STS, 16 de Diciembre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 858/2002, la Sección de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de junio de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Peñasco Rodilla, S.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 28 de febrero de 2002, que declaramos ajustada a derecho en los extremos examinados.

Sin expresa imposición de costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil PEÑASCO RODILLA, S.L. recurso de casación, que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 12 de septiembre de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente PEÑASCO RODILLA, S.L. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de octubre de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, tener por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2006 ; admitir dicho recurso a trámite y en su día, previos los trámites legales pertinentes, dictar Sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la referida sentencia y, acto seguido, dictar otra en su lugar declarando no ajustada a Derecho la Resolución de la OEPM de 5 de septiembre de 2000 y, consecuentemente, concediendo el registro del Nombre Comercial nº 221.523 "PEÑASCO RODILLA, S.L.".

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La Sala, por providencia de fecha 16 de mayo de 2007, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 6 de septiembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil RODILLA SÁNCHEZ, S.L.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 5 de octubre de 2007, tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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2. - El Procurador Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en representación de la Entidad Mercantil RODILLA SÁNCHEZ, S.L., en escrito presentado el día 15 de octubre de 2007, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   tenga por presentado este escrito y por evacuado por esta parte el trámite de oposición al recurso de casación interpuesto por PEÑASCO RODILLA, S.L. contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2006 dictada en el recurso nº 858/2002 y en su momento, tras los trámites legales pertinentes, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar y por lo tanto se desestime el recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

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Por providencia de fecha 19 de junio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 26 de noviembre de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil PEÑASCO RODILLA, S.L., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 28 de febrero de 2002, que denegó el registro del nombre comercial número 221.523 "PEÑASCO RODILLA, S.L.", para distinguir la actividad empresarial de negocio de cafetería y otros, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de septiembre de 2000.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de conformidad a derecho de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de febrero de 2002 impugnada, en la apreciación de que concurren los requisitos de aplicación de la prohibición de acceso al registro contenida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debido a la notoriedad de la marca oponente "RODILLA", la similitud denominativa y la coincidencia de los productos amparados y las actividades reivindicadas en el sector de la restauración, que evidencia el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria, a lo que no es óbice el uso extrarregistral del nombre comercial solicitado, según se refiere, sustancialmente, en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] A la hora de decidir este litigio tenemos especialmente en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, de fecha 23 de julio de 2003 (recurso 916/2001), sobre similar cuestión a la que ahora se debate, y entre las mismas partes.

La cuestión objeto de debate se centra en decidir si es ajustada a derecho la Resolución que se impugna y que deniega la inscripción del nombre comercial solicitado, "Peñasco Rodilla, S.L.", para las actividades de cafetería, comercio al por menor de pan, pasteles, confitería y lácteos, elaboración de otros productos alimenticios y máquinas recreativas y de azar. Se denegó el nombre comercial solicitado por aplicación del artículo 13 c) de la LM.

El artículo 76 LM define el nombre comercial como el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. El artículo 81 LM añade que serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la LM relativas a las marcas.

Por su parte, el artículo 13 c) LM, dispone que "....no podrán registrarse como marcas...c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados....".

El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto la doble finalidad de la protección registral, así en sentencia de 19 de diciembre de 1995 (RJ 1995\9337), evitar que un tercero se aproveche del crédito o reputación industrial del titular de la prioritariamente registrada, difundida o usada en el tráfico mercantil, y defender a los consumidores de errores de procedencia respecto de los productos que adquieren en el mercado.

En el caso de autos, concurren los requisitos para la aplicación de la prohibición de acceso del artículo 13 c) LM. En primer término, la parte codemandada es titular de la marca "Rodilla", a la que cabe atribuir el calificativo de notoria, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 2004 (RJ 2004\8183 ), que considera marca notoria la que es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. En segundo término, el nombre comercial solicitado, de "Peñasco Rodilla, S.L.", guarda una evidente similitud o nexo de unión, constituido por la palabra "Rodilla"; que es de uso muy infrecuente en el sector de restauración. En tercer lugar, el aprovechamiento indebido del prestigio y reconocimiento en el sector de la marca Rodilla, esto es, de su notoriedad, se deriva de la conexión que sin duda haría el consumidor medio entre la marca registrada y el nombre comercial que se pretende registrar. Finalmente, en último término, tanto los productos de la marca "Rodilla" como los productos a que se refiere el nombre comercial solicitado de "Peñasco Rodilla, S.L." coinciden en el mismo sector de la restauración y alimentación, lo que acrecienta las posibilidades de confusión de los consumidores y, en último término, de aprovechamiento de la reputación alcanzada por la marca registrada.

[...] Sobre la alegación del uso extraregistral por la parte actora, desde el año 1965, la Sala no comparte el argumento de la demanda de que el nombre comercial usado extraregistralmente y el nombre comercial inscrito se equiparan absolutamente cuando se trata de obtener la nulidad de un signo confundible registrado con posterioridad. Pero, en todo caso, este no es el objeto de este recurso, que como hemos visto está constituido por la Resolución de la Administración denegatoria del registro de un nombre comercial por concurrir la prohibición del artículo 13, letra c) de la LM, que no contempla en este concreto supuesto el uso extraregistral como excepción a la prohibición de inscripción.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PEÑASCO RODILLA, S.L., se articula en la formulación de tres motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

El primer motivo de casación denuncia que la sentencia recurrida infringe los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y el artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ), en relación con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la LM, al ignorar la Sala de instancia las consecuencias jurídicas que se derivan del reconocimiento del uso extrarregistral del nombre comercial aspirante "PEÑASCO RODILLA, S.L.", de forma pacífica y continuada desde el año 1965, eludiendo los dos sistemas de adquisición del nombre comercial y la protección que se merece por el hecho de su uso.

El segundo motivo de casación imputa a la sentencia recurrida que incurre en una aplicación e interpretación errónea del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, puesto que aplica la prohibición de registro por aprovechamiento indebido de la reputación de la marcas anterior, sin tener en cuenta la circunstancia de que el nombre comercial que se pretende registrar se viene usando en el mercado de forma pacífica y continuada desde hace 40 años, con anterioridad al registro de los nombres comerciales y las marcas oponentes, gozando de notoriedad, prestigio y reputación en la ciudad de Madrid, por el establecimiento de la calle Fuencarral.

El tercer motivo de casación reprocha a la sentencia recurrida la infracción, por falta de aplicación, del artículo 7.1 del Código Civil, que reconoce el principio de buena fe, al no tener en cuenta que la oposición de la sociedad RODILLA SÁNCHEZ, S.L. al registro del nombre comercial aspirante constituye una actuación contraria a este principio, que aparece como límite al ejercicio de todo derecho subjetivo.

Sobre el primer motivo de casación: La infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París.

El primer motivo de casación debe ser rechazado. Apreciamos que la Sala de instancia no ha realizado una interpretación irrazonable o arbitraria del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con lo dispuesto en los artículos 10.3, 77 y 78 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al desestimar la pretensión de acceso al registro del nombre comercial solicitado "PEÑASCO RODILLA, S.L.", que se sustentaba en la alegación de su uso extrarregistral desde 1965, puesto que consideramos que no desconoce la ratio del precepto convencional, cuya aplicación debe ser acorde con el Derecho español de propiedad industrial, acogiendo los razonamientos expuestos en la sentencia de esta Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2006, en la que, en relación con la inscripción de la marca "PEÑASCO RODILLA, S.L.", dando respuesta a los mismos argumentos expuestos en este recurso de casación, dijimos:

Aduce la parte actora en este motivo la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con el 10.3 de la Ley de Marcas, en tanto que de los mismos se deriva la protección de los nombres comerciales. Dicha protección se extiende a los nombres comerciales no registrados ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la citada Ley de Marcas, el registro de los nombres comerciales es potestativo, y entiende la entidad actora que dicha protección legal de los nombres comerciales no inscritos ha sido desconocida por la Sentencia impugnada.

El motivo debe ser desestimado. La falta de fundamento del motivo se constata de forma clara desde el momento en que no nos encontramos ante ningún problema relativo a la protección del nombre comercial no registrado "Peñasco Rodilla" que la actora ha venido usando durante largos años, sino frente a su pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. Y es evidente que del uso previo de un nombre comercial no registrado no se deriva ninguna limitación a la capacidad obstativa de marcas registradas prioritarias frente a la inscripción de las marcas pretendidas. El nombre no registrado usado por la actora podrá disfrutar de la protección legal que corresponda, pero en ningún caso dicha protección comprende el derecho a inscribir marcas coincidentes con su denominación con independencia y por encima del derecho de prioridad de otras marcas previamente inscritas

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A estos efectos, resulta oportuno recordar la doctrina de esta Sala, formulada en relación con la delimitación de las facultades que corresponden al titular extrarregistral de un nombre comercial unionista, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París y en los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, expuesta en la sentencia de 23 de mayo de 2005 (RC 4086/2002 ), en la que manifestamos:

«[...] cuando el artículo 77 de la Ley de Marcas establece que el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París, para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España, y añade que cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente, está regulando expresamente la extensión de la protección registral del nombre comercial extranjero en nuestro ordenamiento jurídico, y completando y concretizando el contenido de las facultades del titular extraregistral unionista y nacional.

La finalidad tuitiva nuclear que inspira la redacción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París es la de garantizar a los empresarios de un Estado unionista la protección de los nombres comerciales que distinguen su actividad empresarial en otro país de la Unión sin necesidad de depósito o de registro, que concuerda con el régimen originario imperante en casi todas las legislaciones de mantener la prioridad en el uso del signo como forma de adquisición del nombre comercial, así como de equiparar el nombre comercial unionista al nombre comercial nacional en el reconocimiento a su titular de las mismas facultades que integran el contenido de propiedad industrial distinguiendo según se haya registrado el nombre comercial en el país de origen o simplemente haya sido usado.

El artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que preceptúa que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, no condiciona la potestad de configuración normativa que corresponde al legislador español en el respeto a las fuentes del Derecho internacional para regular el régimen jurídico de los nombres comerciales, al deber coincidir en que su significado institucional no es el de conseguir la plena uniformidad de las legislaciones nacionales de propiedad industrial en todos los Estados miembros adheridos al referido Convenio, sino propiciar la extensión de la protección de los nombres comerciales usados o registrados en el país de origen conforme a su legislación interna a los demás Estados.

El legislador español, al aprobar la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que introduce en la regulación del nombre comercial innovaciones sustanciales respecto de la precedente normativa integrada por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, promulgada en consonancia con los compromisos asumidos en el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, y la Ley de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, procede a establecer un régimen jurídico dual de adquisición del nombre comercial que determina el contenido de los derechos vinculados a su protección efectiva, al distinguirse la protección de los nombres comerciales usados (artículo 77 LM ) y los nombre comerciales registrados (artículo 78 LM ), que no se revela incompatible con las prescripciones establecidas en el Convenio de la Unión de París, que se fundamenta en el principio de independencia de los registros, que no expresa en su artículo 8 de forma precisa el alcance que la protección debía revestir.

Así se deduce de la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de noviembre de 2004, cuando refiere que la imposición de determinados requisitos por una legislación de Derecho interno, concernientes a la adquisición del nombre comercial relativos a la exigencia de un uso mínimo o de un conocimiento mínimo del nombre comercial en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza, no se opone a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París.

[...]

El artículo 77 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según hemos referido, regula la protección del nombre comercial usado, no puede ser desvinculado en su aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la citada Ley marcaria, que establece los efectos que el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial confiere a su titular al reconocer el derecho de utilización en exclusiva en el tráfico económico, tras reafirmar el carácter potestativo de la inscripción.

El principio de aplicabilidad directa del Convenio de la Unión de París, que se deriva de formar parte del ordenamiento jurídico interno, tras ser ratificado por España el 13 de diciembre de 1971, y publicarse dicha norma en el Boletín Oficial del Estado de 1 de febrero de 1974, en razón de la posición normativa que el artículo 96 de la Constitución confiere a los Tratados internacionales, no resulta en este supuesto invocable, al deber ponerse en relación con el artículo 10.3 de la Ley de Marcas, que establece que las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley, ya que el artículo 8 del citado Convenio carece de un contenido preciso del ámbito de protección del nombre comercial, que se defiere al propio Derecho interno.

Esta Sala, en la sentencia de 10 de mayo de 1990 (RA 600/1989 ), afirmó que el Convenio de la Unión de París, en virtud del principio de primacía, prevalece en su aplicación, en caso de contradicción o conflicto, sobre la legislación española de Marcas - declaración, que cabe matizar, según se refiere en la sentencia de 30 de noviembre de 2004 (RC 6244/2001 ), en el sentido de que se extiende también a integrar las lagunas normativas del Derecho interno, y que cabe subsumir en el marco de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -:

Efectivamente, como ya hemos puesto de manifiesto en nuestra anterior sentencia de 30 de enero de 1990, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado en Bruselas el 20 de marzo de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967), fue ratificado por España el 13 de diciembre de 1971, cuyo instrumento fue publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 1 de febrero de 1974, formando así parte de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 96.1 de la Constitución y artículo 1.5 del Código Civil ) con primacía, en caso de conflicto o contradicción, con las normas de derecho interno que pudieran diferir de lo estipulado en el mismo como venía manteniendo la común tradición legal, jurisprudencial y doctrinal española y se acepta implícitamente en el párrafo final del artículo 96.1 de la Constitución y el artículo 10.4 del Código Civil, a cuyo tenor los derechos de propiedad industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley española, sin perjuicio de lo establecido por los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte.

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Debe significarse la pretensión uniformadora de la regulación jurídica de los derechos de propiedad industrial, que se advierte en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en lo referente a sus diferentes modalidades -marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento-, y que se refiere de forma expresa en el artículo 81 de la citada Ley en lo que concierne a los nombres comerciales, al afirmar que "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas", que se centra en el reforzamiento de la función institucional del registro como instrumento esencial en la adquisición de los derechos sobre los signos y elementos distintivos de la empresa, que es presupuesto determinante de su prioridad, en aras de promover la claridad y la seguridad jurídica del sistema, como refiere la Exposición de Motivos, y que se articula en un reconocimiento limitado de las titularidades extraregistrales, aunque se mantenga el carácter potestativo de la inscripción del nombre comercial.[...]».

La proyección de la doctrina jurisprudencial expuesta al caso examinado permite declarar que, no obstante el reconocimiento como hecho probado del uso extrarregistral del nombre comercial aspirante "PEÑASCO RODILLA, S.L.", esta circunstancia no tiene la virtualidad y alcance jurídico que pretende la entidad mercantil recurrente de equiparación con el nombre comercial registrado, y, en consecuencia, de conferir un derecho de exclusividad. Por ello, porque la protección jurídica del nombre comercial extrarregistral se desenvuelve en el ámbito de la competencia desleal, no excepciona la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, de aprovechamiento indebido de la reputación de signos anteriores, como razona, con convincente rigor jurídico, la Sala de instancia, al deber respetar el principio de prioridad registral.

Debe significarse, en último término que, en virtud de la regulación del nombre comercial establecida en el artículo 77.2 de la Ley de Marcas, no se confiere al titular extraregistral un derecho de prohibición del nombre comercial posterior en que se aprecie identidad o similitud en los signos distintivos de la actividad empresarial y coincidencia en el sector reivindicado, sin que se acredite que la inscripción del signo en conflicto se ha promovido de modo desleal, ya que el derecho exclusivo de utilización del nombre comercial en el tráfico económico, que conlleva como facultad inherente esta facultad de interdicción erga omnes, se otorga al titular registral, según refiere el artículo 78 de la Ley de Marcas.

La recurrente no puede invocar por tanto, a su favor, un derecho de exclusividad del signo distintivo que forma su nombre comercial, derivado de su uso pacífico notorio, cuando este derecho surge de forma plenaria, del acto de concesión del registro del nombre comercial.

Sobre el segundo motivo de casación: La infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El segundo motivo de casación debe ser rechazado. Consideramos que la sentencia recurrida acierta al estimar que concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados», puesto que no incurre en error de derecho en la aplicación e interpretación de la citada disposición legal, al tomar en consideración el elevado carácter distintivo de las marcas y nombre comercial prioritarios en cuya configuración se incluye la denominación "RODILLA", que amparan servicios y actividades en el sector de la hostelería y la restauración, que origina que los consumidores puedan creer que las actividades reivindicadas por el nombre comercial solicitado número 221.523 "PEÑASCO RODILLA, S.L.", están relacionadas con los servicios que tienen notoriedad en el mismo ámbito comercial, de modo que su registro produce la obtención de un beneficio o ventaja desleal para el solicitante.

En efecto, cabe acoger la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2004 (RC 1315/2002 ), que reconoce la protección jurídica reforzada de aquellos signos que identifiquen a marcas notorias o renombradas, que determina la aplicación de la prohibición relativa contemplada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, frente al registro de aquellas denominaciones que, por su estructura lingüística idéntica o semejante, evocan los productos o servicios designados por las marcas prioritarias, generando riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común, que quiebra el principio de especialidad y promueve extremar el rigor comparativo con el objeto de garantizar que no se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria, con base en los siguientes razonamientos:

Partiendo de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina, en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwil). Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino que también supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, que se proyecta, como dijimos en la sentencia de 12 de Diciembre de 2.003, en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación.

A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La marca renombrada viene a ser así una especie del género "marca notoria" pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca.

En la vigente Ley de Marcas, su artículo 3º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en el. Y aunque no parece establecerse una específica protección, desde el punto de vista puramente registral de la marca renombrada (una alusión a ella puede verse en el artículo 38.3 de la propia Ley, cuando a efectos de indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la marca"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una marca y cuando la marca se erige en uno de los principales activos de su titular. Esa marca renombrada, por vía interpretativa, tiene su protección en el artículo 13.c), que habla ya específicamente del aprovechamiento indebido de la "reputación" de otros signos o medios ya registrados; reputación que se extiende a todos los ámbitos y no a específicos sectores del artículo 3º de la Ley de Marcas.

Protección que ha de ser considerada desde la perspectiva del consumidor medio, entendiendo como tal, como hace la jurisprudencia europea - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, la persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

Por ello, en cuanto la Sala de Instancia rechaza ese aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aunque reconozca que parte de los productos afectados - más propiamente serían servicios - coincidan, al afirmar que "pueden coincidir en el mercado sin problemas de comercialización" sin detenerse a examinar el efecto que en la comparación entre los signos produce el elemento aplicativo, está infringiendo por inaplicación el artículo 13.c), de la Ley de Marcas y la jurisprudencia relativa a la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena a que se refiere el precepto, en el que se protege, como hemos dicho, la marca renombrada más allá del principio de especialidad.

[...]

Sólo queda por añadir que, en este caso, dado ese renombre de la marca prioritaria, la prohibición relativa del artículo 12.1.a), no puede aplicarse mediante una mera comparación nominal entre los signos y gráficos enfrentados, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo Dómina y la expresión latina que se inserta en el gráfico, aporta a la marca solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una marca concreta el derecho de marcas trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las marcas renombradas; pues a partir de su inscripción la marca renombrada cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma.

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Sobre el tercer motivo de casación: La infracción del artículo 7.1 del Código Civil.

El tercer motivo de casación debe ser desestimado, acogiendo los razonamientos expuestos en la citada sentencia de esta Sala de 14 de junio de 2006, en la que declaramos:

Sostiene en este motivo la actora que se ha desconocido igualmente la exigencia del artículo 7 del Código Civil y de la jurisprudencia aplicativa del mismo. Según argumenta, la oposición por parte de la sociedad codemandada a su pretensión de registro de las marcas solicitadas es contraria a la buena fe, ya que ha conocido y consentido el uso de las marcas "Peñasco Rodilla" desde los años 60, con mucha anterioridad al registro en 1.990 de las marcas "Rodilla", sin que en ningún caso haya ejercido acción alguna contra dicho uso.

El motivo debe ser igualmente rechazado. Basta para ello considerar que no estamos ante un intento de la codemandada de actuar frente a lo que anteriormente había consentido, el uso no registrado del nombre comercial y de las marcas "Peñasco Rodilla", sino de la legítima oposición que ejerce frente a la pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. El argumento empleado por la actora podría tener virtualidad, en su caso, frente a una actuación de la codemandada que alterase una situación de convivencia entre el nombre comercial y las marcas no registradas "Peñasco Rodilla", por un lado, y las marcas registradas "Rodilla", por otro, pero en modo alguno cuando la modificación del status quo se debe a la pretensión de registro de marcas con la mentada denominación por parte de la propia entidad recurrente

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Por ello, compartimos el criterio jurídico de que no se infiere que el comportamiento de la entidad mercantil recurrida RODILLA SÁNCHEZ, S.L., al oponerse al registro del nombre comercial "PEÑASCO RODILLA, S.L.", pueda ser tachado de actuación de mala fe, por ser expresión de una voluntad consciente y deliberada de eludir el cumplimiento de las normas, que vicia la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, porque dicha acción se produce en el ejercicio legítimo del ius prohibendi derivado de la protección jurídica que se desprende del registro del nombre comercial y de marcas con el distintivo "RODILLA", que goza de notoriedad en el sector de los servicios de cafetería y hostelería, cuya convivencia con el nombre comercial aspirante genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los tres motivos de casación articulados, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PEÑASCO RODILLA, S.L. contra la sentencia de la Sección de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 858/2002.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PEÑASCO RODILLA, S.L. contra la sentencia de la Sección de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2006, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 858/2002.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.