STS, 4 de Diciembre de 2002
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2002:8125 |
| Número de Recurso | 508/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 4 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Diciembre de dos mil dos.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 508/1997, interpuesto por AMWAY CORPORATION, representada por la Procuradora Dª. Almudena González García, asistida de Letrado, contra la sentencia nº 1505 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 7 de noviembre de 1996 recaída en el recurso nº 2571/1994, sobre denegación de inscripción de la marca nº 1.557.867, demoninada "AMWAY", clase 16º del Nomenclátor; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y ARBORA HOLDING, S.A., representada por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, asistido de Letrado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 2571/94, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de noviembre de 1996, dictó sentencia nº 1505 cuyo fallo es del siguiente tenor literal: FALLAMOS: que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto en representación de la entidad AMWAY CORPORATION contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (antiguo Registro de la Propiedad Industrial) de 5 de octubre de 1992, confirmada en reposición con fecha 11 de abril de 1994, por la que se deniega el registro de la marca nº 1.557.867 "AMWAY" para designar productos de la clase 16ª del Nomenclátor, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de AMWAY CORPORATION formalizándolo, al amparo del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción, en base al siguiente motivo de casación: por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate. Y termina suplicando a la Sala que dicte "... casando la sentencia recurrida y declarando la pertinencia de que se conceda la solicitud de marca interesada nº 1.557.867 AMWAY en la clase 16".
El Abogado del Estado y el Procurador Sr. Sorribes Calle, en la representación que ostentan se opusieron al recurso de casación interpuesto y suplicaron en sus escritos a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante providencia de fecha 10 de septiembre de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 28 de noviembre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
El recurrente articula un único motivo de casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988 y jurisprudencia de la Sala aplicable al caso.
"[...] El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas).
A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error.
A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.
Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable [...]".
La aplicación al caso de autos de tales razonamientos conduce claramente a la misma conclusión que obtuvo la Oficina Española de Patentes y Marcas y, por tanto, a la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra sus resoluciones y, en consecuencia, la desestimación del recurso de casación que examinamos. De un lado, porque existe semejanza fonética, como es obvia, entre las denominaciones de las dos marcas a comparar ("AMWAY", marca aspirante nº 1.557,867; y "ALWAYS", marcas oponentes números 531.229 y 1.148.087, pues suenan al oído de forma muy parecida). Y, por otro lado, también es de apreciar la relación de similitud entre los productos designados por una y otra marca, incluidos todos en la misma clase 16ª del Nomenclátor "artículos de papel en forma de toallitas, y material promocional y ayudas impresos a las ventas para uso por terceros en las ventas de artículos, bolsas para la compra, bolsas de papel y cartón, tarjetas, pegatinas, etiquetas de la aspirante, y papel y cartón, pañales de papel y celulosa de las oponentes, pues unos y otros, íntimamente relacionados en el papel y cartón, pertenecen y se suministran por las mismas áreas comerciales y utilizados en unas mismas actividades, se aproximan comercialmente y se hallan relativamente cercanos desde el punto de vista del público consumidor.
Nada significa en contrario la alegación que hace el recurrente relativa a que ya tiene concedida con anterioridad otras marcas AMWAY para la clase 16ª, pretendiendo que se le conceda la marca solicitada en base a la existencia de un precedente administrativo totalmente inadmisible, pues aparte de que el precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni a la Jurisdicción contencioso-administrativo, lo cierto es que la Administración y la sentencia de instancia sí tienen en cuenta el precedente administrativo de que el recurrente es titular de las marcas números 1.266.216 AMWAY, ANAGRAM, clase 16ª, revistas e imprenta, y nº 1.303.467 AMWAY, con diseño, clase 16ª, pero no la concede al efecto pretendido por el recurrente porque todas las marcas inscritas a nombre del mismo, además del elemento denominativo AMWAY, figura otro elemento, bien nominativo como ANAGRAM o bien gráfico, que le concede a tales marcas fuerza diferenciativa suficiente, lo que no sucede en el caso de autos en el que solamente figura la leyenda AMWAY, y no existe ningún otro elemento con fuerza diferenciativa suficiente para distinguirla, con lo cual, no existe la menor duda que la preferencia que pretende el recurrente es totalmente inaplicable por tratarse de marcas diferentes a las examinadas en el presente recurso.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la anterior Ley de la Jurisdicción, procede hacer especial imposición de las costas al recurrente de las ocasionadas por el presente recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que declaramos no haber lugar y por tanto desestimamos el presente recurso de casación nº 508/1997 que la representación procesal de AMWAY CORPORATION interpone contra la sentencia nº 1505 que con fecha 7 de noviembre de 1996 dictó la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 2571/1994. Con expresa imposición de costas del presente recurso al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 853/2003, 16 de Julio de 2003
...dándose la circunstancia de la total identidad de los productos a los que protegen las marcas enfrentadas. Recuerda la sentencia del TS de 4 de diciembre de 2002 A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella......