STS 1777/2020, 17 de Diciembre de 2020

Ponente:DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
Número de Recurso:7586/2019
Procedimiento:Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Número de Resolución:1777/2020
Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2020
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

MARCA DE CAVA. INCLUSIÓN DE ELEMENTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN. No procede que acceda al Registro la marca solicitada, que designa vinos espumosos, amparados en la Denominación de Origen Cava, por cuanto existe el riesgo de que puede inducir a error al público acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico, en la medida que los consumidores podrían entender que los productos amparados por la marca cuentan con el respaldo de la Denominación de Origen Cava. Se desestima el recurso de casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1.777/2020

Fecha de sentencia: 17/12/2020

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 7586/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 24/11/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por: AVJ

Nota:

R. CASACION núm.: 7586/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1777/2020

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas

Dª. María Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

D. Fernando Román García

En Madrid, a 17 de diciembre de 2020.

Esta Sala ha visto por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7586/2019, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 18 de septiembre de 2019 dictada en el procedimiento ordinario número 605/2018.

Ha sido parte recurrida, el procurador de los tribunales don Anibal Bordallo Huidobro en nombre y representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, bajo la dirección letrada de don Carles Prat Masip.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Abogado del Estado interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de septiembre de 2019 (procedimiento ordinario 605/2018), que estimó el recurso interpuesto por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava contra la resolución de 1 de junio de 2018, dictada por la Oficina de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada contra la resolución de 17 de noviembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número M-3635805 (3) "CAVA BROT VINS DE TALLER"(mixta) en la clase 33. La sentencia impugnada anuló y dejó sin efecto la inscripción.

El Abogado del Estado preparó recurso de casación contra la referida sentencia, en el que denuncia como norma infringida el artículo 5, apartados g) y h), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM) -el último apartado modificado por el artículo 1.3 del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sin alterarse su contenido-, y cita, asimismo, los artículos 12 y 13 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, así como los artículos 13.1 y 14.1 del Reglamento 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Considera que lo discutido en el pleito radica en determinar si es susceptible de registro como marca un nombre (CAVA BROT VINS DE TALLER) que contiene una denominación de origen protegida y que se solicita para identificar un producto amparado por dicha denominación de origen, sin autorización del Consejo Regulador. Argumenta que, conforme a la sentencia que se pretende recurrir, para poder registrar una marca que incluya un nombre protegido por una denominación de origen protegida (referida a la identificación de productos amparados por esa misma denominación) se requiere la autorización del Consejo Regulador; lo cual excede, según alega, de la prohibición contenida en el artículo 5.1.h) LM. Añade que la jurisprudencia invocada en la sentencia ha sido erróneamente traída al caso, pues se refiere a supuestos en los que el solicitante hace uso de un signo distintivo confundible con una Denominación de Origen, que puede producir error en los consumidores, pero que no identifica productos amparados por tal denominación de origen.

Como supuestos de interés casacional invoca la circunstancia prevista en el apartado a) del artículo 88.3 LJCA, manifestando que el mismo radica en determinar que el uso de una denominación que sea contraria a la marca que ha sido registrada es objeto de un control posterior y no previo como se desprende de la sentencia al exigir la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, sobre cuyo extremo no existe jurisprudencia. Y, asimismo, invoca la circunstancia prevista en el artículo 88.2.c) del mismo texto legal, al poder afectar la sentencia cuestionada a un gran número de situaciones y por trascender del caso objeto del proceso.

La Sala de instancia, con alusión a jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como a su precedente sentencia de 19 de junio de 2019 (recurso 361/2018), consideró, en síntesis, que en la solicitud de inscripción de la marca concurría la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) LM, al ser susceptible el signo solicitado de inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos. Así, los consumidores pueden creer que los vinos amparados por la marca tienen el respaldo de la denominación de origen protegida Cava y no consta que el recurrente cuente con autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida.

SEGUNDO

Mediante Auto de 14 de febrero de 2020 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, consiste en determinar si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen - en el presente caso Denominación de Origen CAVA-, y si, en ese caso, tal uso ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

TERCERO

El Abogado del Estado formalizó la interposición de su recurso de casación argumentando que la cuestión debatida en la instancia fue si es susceptible de registro como marca un nombre (CAVA PROT VINS DE TALLER) que contiene una denominación de origen protegida -cava- para identificar un producto amparado por esa denominación de origen, sin contar con la autorización del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida.

La sentencia entiende que, a efectos del registro de marcas, el respaldo de una denominación de origen solo se tiene si el uso del nombre de la denominación de origen ha sido previamente autorizado por su Consejo Regulador.

El Abogado del Estado invoca, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación:

  1. Infracción del art. 5.1 apartados g) y h) de la Ley 17/2001, de Marcas.

En estos preceptos, en la redacción existente en el momento de la solicitud de la marca, se disponía:

"1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

  1. Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

  2. Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas".

    La marca cuyo registro de anula comprende exclusivamente el producto "vinos espumosos amparados por la denominación de origen cava" y al contener el signo que identifica a tal denominación de origen -"CAVA"-, resulta de todo punto imposible que se induzca a error alguno en el público. Y al mismo tiempo tampoco infringe el apartado h) porque contiene precisa y exclusivamente vinos que tengan la procedencia protegida.

    A su juicio, carece de todo fundamento legal la aseveración que hace la sentencia de que sea necesaria la autorización del Consejo Regulador de la DOP para usar la denominación protegida.

    El apartado h) fue modificado por el artículo art. 1.3 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que no altera su contenido, como señala su exposición:

    Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación. Y pasa a tener la redacción siguiente: "h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas".

    La legislación española en esta materia está representada por la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico (aplicable al supuesto controvertido al estar en vigor desde el 2 de junio de 2015).

    En su artículo 12 dispone:

    "Titularidad, uso y gestión de los nombres protegidos por una DOP o IGP de ámbito territorial supraautonómico:

    1. Los nombres protegidos por estar asociados con una DOP o IGP supraautonómica son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.

    2. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos para cada DOP o IGP, salvo por sanción de pérdida temporal del uso del nombre protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida".

      Y el artículo 13: Protección.

      "De conformidad con la protección ofrecida por la normativa de la Unión Europea: 1. Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.

    3. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. La protección se aplica contra cualquier uso indebido, imitación o evocación e implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen geográfico, la naturaleza o las características esenciales de los productos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.

    4. Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de productos de similar especie o servicios, a los que no les haya sido asignado el nombre y que no cumplan los requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como "tipo", "estilo ", "imitación" u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo "producido en [...]", "con fabricación en[...]" u otras análogas.

    5. Los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables no amparados por ellas. A estos efectos, los nombres objeto de una DOP o IGP están protegidos frente a su uso en nombres de dominio de internet que consistan, contengan o evoquen dichas DOP o IGP.

    6. No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas.

    7. Los operadores agrarios y alimentarios deberán introducir en las etiquetas y presentación de los productos acogidos a una DOP o IGP elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de protección y su origen geográfico o procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.

    8. No podrá exigirse a los operadores de una determinada DOP o IGP el uso de marcas en exclusiva para los productos de dicha DOP o IGP. En cualquier caso, la designación y presentación de los productos de dicho operador contendrá elementos identificativos suficientes para evitar que se induzca a error o confusión al consumidor [...]".

      Los preceptos indicados no establecen el requisito de autorización previa por parte del Consejo Regulador de la DOP. Autorización (en cuanto verificación del cumplimiento de requisitos o condiciones) que no es necesaria siquiera para la elaboración o comercialización de los vinos o productos acogidos a una DOP o IGP. Y no está recogida dentro de las funciones propias de los Consejos Reguladores en los artículos 16, 17, 22, 23 y 24 de la Ley.

      En el mismo sentido la Directiva 2015/2436 de Marcas, en sus artículos 28.4 y 29.3. E igualmente, en relación a las DOP vinícolas, el Reglamento 1308/2013:

      Artículo 102. Relación con las marcas registradas.

      "1. El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se:

  3. rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección".

    Artículo 103. Protección

    "1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

    1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

  4. todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

  5. por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

  6. toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos;

  7. cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

  8. cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto".

    El auto de admisión plantea dos cuestiones (i) si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen y si (ii) tal uso ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

    La primera de las cuestiones no se suscita en la sentencia objeto de recurso. En cualquier caso la respuesta ha de ser positiva, en el sentido que sí pueden incluirse los signos protegidos por una DOP o IGP formando parte de una marca que ampara productos acogidos a esa DOP o IGP. En cuanto, negativamente, no pueden incorporarse los signos protegidos por una DOP o IGP para designar productos que no cumplen las condiciones para acogerse a esa DOP o IGP. Y, positivamente, porque su uso está permitido y no puede negarse.

    Y la segunda cuestión debe resolverse negando que sea necesaria o preceptiva la previa, o ulterior, autorización de la entidad de gestión -Consejo Regulador-. Por la razón simple que no está previsto, y la Ley atribuye el legítimo uso a los operadores de los productos que cumplan las condiciones de la DOP o IGP, sin necesidad de que sea previamente verificado por nadie.

    Por todo ello, solicita la anulación de la sentencia recurrida fijado como doctrina que se permite que los signos protegidos por una denominación de origen protegida puedan incorporarse a una marca que designe productos que cumplen las condiciones de tal denominación de origen protegida, sin que sea necesario que tal uso de los signos protegidos la autorización del Consejo Regulador.

CUARTO

El representante legal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAVA se opone al recurso.

Como cuestión previa destaca que a solicitud de la marca "CAVA BROT VINS DE TALLER" se regía por la versión de los artículos 5º. g) y h) de la Ley de Marcas, anterior a la reforma operada por el art. 1.3 del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre.

La modificación es fruto de la trasposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 ("Segunda Directiva de Marcas").

El principal efecto de esta modificación legislativa es clarificar y completar el marco jurídico aplicable al régimen de registro de las marcas que consisten o contiene una denominación de origen protegida. El nuevo marco normativo es más exhaustivo que el que brindaba la versión anterior. En particular, el artículo 13 del Reglamento 1151/2012 contempla un elenco de conductas prohibidas más amplio y completo del hasta ahora existente en la norma nacional.

En materia de DOP e IGP toda la materia se rige en la actualidad por la letra h). Por una parte, esta constituye lex specialis. Por otra parte, la norma de remisión incluye ya los dos supuestos que contemplaban las antiguas letras g) (actualmente, apartado d) del art. 13 del Reglamento 1151/2012) y h) (actualmente, apartado b) del propio art. 13), que añade, además, los supuestos a) y c). Como resultado, en definitiva, la respuesta a la cuestión de interés casacional debe ahora considerarse circunscrita al apartado h) del art. 5.1 LM y a la legislación a que este se remite, que sustituye y completa los anteriores apartados g) y h) en esta materia.

El régimen jurídico al que debe acudirse para dar respuesta a la cuestión planteada en este recurso es el compuesto por el art. 5.1 LM, Ley 6/015, el Reglamento 1308/2013 y, con carácter supletorio, el Reglamento 1152/2012.

La Ley 6/2015 se dicta con el objetivo explícito de establecer un régimen jurídico complementario (art. 1) al Derecho de la Unión europea en todas aquellas materias en que existen ámbitos o márgenes de apreciación para los Estados miembros. Es decir, complementa al Derecho europeo en lo no regulado por este.

Por otra parte, si bien es cierto que el Reglamento UE 1308/2013 rige en un ámbito material diverso al del Reglamento UE 1151/2012 (aquel vinícola, este el resto), no deja de ser cierto también que este último -denominado por la doctrina "Reglamento horizontal"- disciplina, con carácter supletorio, el sector vitivinícola como así resulta de su Considerando 92.

No obstante, como veremos las diferencias entre los arts. 102.1 y 103.2 del Reglamento UE 1308/2013 y los arts. 12.1 y 14.1 del Reglamento Horizontal no son, al menos en lo que a la cuestión debatida en el presente recurso concierne, relevantes en modo alguno. Por ello, hecha esta necesaria precisión, podemos avanzar que la respuesta que la Sala brinde sería homogénea bajo uno u otro régimen. En definitiva, se trata de interpretar gramatical, lógica y sistemáticamente el conjunto normativo que componen los arts. 5.1 h) LM, 102 y 103 del Reglamento (UE) 1308/2013 y 12 y 13 de la Ley 6/2015, en el contexto del Reglamento (UE) 1151/2012.

Considera que la primera cuestión de interés casacional debe reformularse en el siguiente sentido: La cuestión debatida sería si cabe apreciar la existencia de riesgo de error no porque la marca se haya solicitado para productos de una determinada DOP, sino en aquellos casos en que el solicitante de la marca no ha acreditado su condición de operador de esa DOP.

La segunda cuestión -y de mayor importancia- procede tener en cuenta que, bajo el nuevo régimen del art. 5.1 h) LM, la incompatibilidad de una marca con una DOP previamente registrada (o solicitada) no se limita a aquellos casos en que el signo que pretende acceder al registros pueda inducir a error (antiguo art. 5.1 g) LM).

Bajo el nuevo régimen legal, el precepto a interpretar (el art. 5.1 h) LM) cubre un haz de situaciones para proteger a estos enérgicos títulos de propiedad industrial más amplio. En concreto, las recogidas en los arts. 102.1 y 103.2 del Reglamento 1308/2013 (y sus "equivalentes" los arts. 12 y 13 del Reglamento 1251/2016):

- Según el artículo 102.1:

"1. El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se:

  1. rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección [...].

    o b) suprimido".9

    - Según el artículo 103.2:

    "2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

  2. todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

  3. por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

    ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

  4. toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos;

  5. cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

  6. cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.".

    Por consiguiente, los motivos de rechazo no están en la actualidad limitados al mero error, sino que abarcan un conjunto de prácticas consideradas deshonestas mucho más amplio, que incluso cubre los "términos tradicionales" (art. 120.1 d)). Ello enlaza -y tiene directa relevancia para la resolución del recurso como más tarde expondremos- con la naturaleza de estos títulos de propiedad industrial y su particular finalidad socio-económica. Todo ello significa, en suma, que a fin de dar respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, habrán de tomarse en consideración todas estas situaciones -no únicamente el potencial error- frente a las cuales, se confiere protección.

  7. Sobre la primera parte de la cuestión de interés casacional.

    La recurrente sostiene que ha de resultar posible el registro de una marca que consista o contenga una DOP o IGP para productos cuando el solicitante declare que cumple con los requisitos del Pliego de Condiciones. Ello sobre la base de una interpretación del art. 12.2 Ley 6/2015 (que contempla el derecho de uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos para cada DOP o IGP) y del art. 13.1 Ley 6/2015 (interpretado a contrario).

    Sin embargo, considera que el recurso incurre en confusión en torno a las nociones de registro y uso de una marca. Para la recurrente, la solicitud de un signo constituiría -y este es el error- "uso" del mismo y, por ello, a estar este permitido, habría de considerarse permitido aquel.

    Sin embargo, ello no es en absoluto así.

    Lo que caracteriza al derecho sobre signos distintivos no es que confiera un derecho de uso o ius utendi sino que solo atribuye un ius prohibendi o ius excludendi alios. Se trata de una cuestión actualmente zanjada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") en particular en su sentencia Federación Canina12 y posteriormente por nuestro Tribunal Supremo (Sala 1ª) en su sentencia núm. 520/2014 de 14 de octubre de 2014.

    Dicho ius excludendi se manifiesta en un doble plano: permite, por una parte, impedir el acceso al registro a todo signo incompatible con aquel o suprimirlo ( arts. 6 a 9 y 52 LM) y, por otra parte, faculta a prohibir el uso en el tráfico económico -en el mercado- de ese signo o de cualquier otro que incida dentro de su círculo de exclusiva ( art. 34 y ss. LM).

    Así pues, cuando el art. 12.2 Ley 6/2015, dispone que "no podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos" no está reconociendo un ius utendi (y, en la tesis de la recurrente, por extensión, un derecho al registro), sino que lo que se está haciendo es simplemente señalar cuáles son las limitaciones del ius prohibendi del titular de las DOP e IGP.

    Es un precepto paralelo a las llamadas limitaciones al derecho de marca incluidas en el art. 37 LM (" Limitaciones del derecho de marca"), e incluso en los arts. 62.3 y 68.3 LM referidos a las marcas colectivas y de garantía, cuya correcta lectura avala precisamente lo expuesto ( ad ex. art. 62.3 LM): "No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.".

    Partiendo de esta afirmación, analiza si la norma reconoce un "derecho al registro". La respuesta, a su juicio, se encuentra en el art. 13.5 de la Ley 6/2015 y es negativa: "No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas."

    Es decir, la opción del legislador español es diáfana. No es posible el registro de una marca que contenga una DOP para productos amparados por la misma o similares. Por el contrario, también deja claro en el art. 12.2 Ley 6/2015, que no podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos de la DOP. Un sistema en definitiva plenamente coherente con la dogmática expuesta.

    Por otra parte, analiza la compatibilidad de nuestra norma con el régimen comunitario. En particular, con los arts. 102.1 y 103.2 del Reglamento (UE) 1308/2013.

    Bajo el régimen del art. 102.1 debe rechazarse el registro de una marca "que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2".

    Esta regla viene formulada únicamente en sentido negativo y no en sentido positivo. Dicho de otro modo, obliga a los Estados miembros a rechazar el registro de las marcas que no se ajusten a la especificación del producto, pero no necesariamente a registrar el de aquellas que sí lo hagan. Y la Segunda Directiva de Marcas -posterior en el tiempo al Reglamento- tampoco obliga a ello, puesto que su art. 4.1 i) tiene exactamente el mismo contenido que nuestro art. 5.1 h) LM. Existe, pues, para los Estados miembros, un margen de apreciación sobre la forma cómo permitirán la protección de las DOP e IGP dentro de su espacio normativo en lo que a permitir el registro de las marcas para productos que cumplan con las prescripciones técnicas de las DOP o IGP.

  8. sobre la segunda cuestión de interés casacional.

    Por lo que respecta a la alegada falta de obligatoriedad de la autorización -registro- para el ejercicio de una actividad amparada por una DOP o IGP, se aduce que la Orden Ministerial APM/111/2918, de 25 de enero, por la que se aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la DOP "Cava" atribuye al consejo regulador, como una de sus funciones, "llevar y mantener los registros oficiales exigidos por las normas de aplicación de la DOP "Cava" incluidos los registros de operadores (art. 5.a) y "emitir certificados de producto u operador acogido a la DOP "cava" a requerimiento del interesado. Y, por otra parte, el pliego de condiciones de la DOP "cava", aprobado por la Comisión Europea, establece "todas las explotaciones vitícolas cuya uva vaya destinarse a la elaboración de vino base, las bodegas elaboradoras de vino base, las de almacenamiento y las empresas elaboradoras de vino base, las de almacenamiento y las empresas elaboradores de "cava" deberán figurar inscritas en el registro o registros correspondientes. Será condición necesaria para la inscripción que se cumplan los requisitos establecidos, las normas técnicas que resulten aplicables de acuerdo con la regulación específica y las condiciones técnicas complementarias".

    Y todo ello con fundamento legal en los artículos 16 y 17 de la Ley 6/2015 que establece que serán funciones de las entidades de gestión, las siguientes: "c) llevar los registros de carácter interino exigidos por las normas técnicas de cada entidad, así como colaborar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el mantenimiento de los registros oficiales relacionados con la DOP o IGP (art. 16.c)" y "llevar los registros oficiales exigidos por las normas de aplicación, incluidos los registros de operadores [...]" y "emitir certificado de producto u operador acogido a la DOP o IGP a requerimiento del interesado que lo solicite" (art. 17.h).

    Y en el art. 94.2 del Reglamento (UE) 1308/2013, que regula los Pliegos de condiciones de las DOP e IGP, exige que los mismos contenga los "requisitos aplicables establecidos en las legislaciones de la Unión o nacionales o, cuando así lo prevean los Estados miembros, por un organismo que gestione la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, teniendo en cuenta que dichos requisitos deben ser objetivos, no discriminatorios y compatibles con la normativa de la Unión". Y en el art. 97 del mismo, que sujeta la aprobación final del expediente técnico (incluido el Pliego de Condiciones) a la propia Comisión Europea (tras un largo y complejo proceso de aprobación, que incorpora una fase nacional (art. 96), una posterior comunitaria (art. 97) y un procedimiento de oposición). En definitiva, que dicho registro obligatorio ha sido aprobado por la Comisión Europea.

    Las DOP y las IGP es el sistema de verificación y control asociados a las mismas, con el objetivo de que los consumidores puedan depositar su confianza en aquellas, resulta fundamental tanto la instauración de un sistema de control que garantice las características de los productos protegidos (Considerandos 46 y 47) como un sistema amplio de protección contra las eventuales y múltiples formas de defraudación que la realidad pone de manifiesto.

    Y finalmente destaca que la marca solicitada contiene un término "Vins de Taller" ("vinos de taller") que no forma parte de ninguno de los términos de calidad admitidos por el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida "CAVA" y la estricta regulación a que se somete la protección de la veracidad de la información.

QUINTO

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 24 de noviembre de 2020, fecha en que se deliberó por vía telemática, conforme a lo previsto en el artículo 19.3 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente recurso de casación impugna la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de septiembre de 2019 (procedimiento ordinario 605/2018).

La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca número "CAVA BROT VINS DE TALLER" (mixta) en la clase 33, al considerar que no se contravenía lo dispuesto en los apartados f) y h) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, pues, en el caso examinado, la marca solicitada no podía dar lugar a error a los consumidores por cuanto se solicitó para identificar "vinos de taller amparados por la Denominación de Origen protegida Cava Brut Nature elaborado con uvas Parellada y 40% Macabeu", estando el producto amparado por dicha denominación de origen.

La Sala de instancia con alusión a jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a su precedente sentencia de 19 de junio de 2019 (recurso 361/2018) consideró, en síntesis, que en la solicitud de inscripción de la marca concurría la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) LM, al ser susceptible el signo solicitado de inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos. Así, los consumidores pueden creer que los vinos amparados por la marca tienen el respaldo de la denominación de origen protegida "Cava" y ello pese a que el solicitante ha limitado los productos a los vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen "Cava", pues no consta que el recurrente cuente con autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida.

SEGUNDO

Procede que entremos a examinar las cuestiones suscitadas en casación, en particular las señaladas en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 14 de febrero de 2020: a) si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen - en el presente caso Denominación de Origen CAVA-, b) si, en ese caso, tal uso ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

TERCERO

La primera entra de lleno en lo que constituye el núcleo de la controversia, esto es, si debe considerarse ajustada a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida -en este caso, la Denominación de Origen CAVA- como parte de una marca que designa productos que encuentran amparo en dicha DOP al contener entre sus ingredientes uno amparado por la denominación de origen.

Se trata de determinar si procede la inscripción de la marca número "CAVA BROT VINS DE TALLER" (mixta) en la clase 33 para identificar "vinos de taller amparados por la Denominación de Origen protegida Cava Brut Nature elaborado con uvas Parellada y 40% Macabeu" o si contraviene los apartados f) y h) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.

La cuestión ha sido analizada por esta Sala en reciente sentencia nº 1568/2020, de 20 de noviembre (casación 6495/2019), relativa a la marca nº 3644406 "DEEPSECAVA (mixta), para clase 33ª, y por la sentencia nº 1695/2020, de 10 de diciembre (rec. nº 796/2020) para la inscripción de la marca nº 3663235 "CAVARQUIA BARCELONA", nº clase 33. En ellas se abordaba la misma cuestión controvertida y también en relación con la Denominación de Origen "CAVA".

Dado que la cuestión se planteaba allí en términos sustancialmente coincidentes con los del caso que ahora nos ocupa, procede reiterar lo razonado en el fundamento jurídico tercero de la citada sentencia de 20 de noviembre de 2020:

"[...] TERCERO.- Sobre las infracciones del ordenamiento jurídico en que se funda el recurso de casación, referidas a la vulneración del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

[...]

En términos más precisos, tal como se refiere en el Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2020, la cuestión planteada en el recurso de casación que presentan interés casacional objetivo para la formulación de jurisprudencia, consiste en determinar si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen -en el presente caso Denominación de Origen CAVA- , y si, en ese caso, tal uso ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta jurisdiccional que demos a estas cuestiones comporta resolver si, tal como propugna el Abogado del Estado, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada ha infringido el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al sostener que no puede registrarse la marca nacional "Deepseacava" para designar productos de la clase 33, por cuando induce a error a los consumidores sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto, en la medida que pueden creer que los vinos espumosos amparados por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava-.

Esta Sala considera, al respecto, que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación adecuada y razonable de la prohibición absoluta de registro tipificada en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del citado texto legal, al sostener que no procede que acceda al Registro la marca solicitada número 3.644.405 "DEEPSEACAVA" (mixta), que designa vinos espumosos, amparados en la Denominación de Origen Cava, en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por cuanto estimamos que existe el riesgo de que puede inducir a error al público acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico, en la medida que los consumidores podrían entender que los productos amparados por la marca cuentan con el respaldo de la Denominación de Origen Cava, ya que no podemos desconocer que, en la composición de la marca aspirante se incluye, además de vocablos de origen anglosajón "deep" y "sea", el término "cava", que identifica a una renombrada Denominación de Origen Protegida de vinos espumosos producidos en España, conforme a estrictos controles de calidad, establecidos en el Reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Cava, cuyo cumplimiento es supervisado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

[...]

En efecto, debemos manifestar que no compartimos la tesis argumental que desarrolla la Abogacía del Estado, respecto de que la sentencia impugnada no debió declarar la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca número 3.644.405 "DEEPSEACAVA" (mixta), en clase 33, al limitarse a amparar vinos espumosos amparados por la denominación de origen Cava "por cuanto a su juicio resultaría de todo punto imposible que se induzca a error alguno en el público", ya que se limita a cuestionar una apreciación valorativa del Tribunal de instancia acerca del eventual error sobre la verdadera naturaleza, calidad u origen geográfico, sin incidir en el alcance jurídico de la prohibición contenida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Debe significarse que el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, prohíbe el registro de aquellas marcas que pueden inducir al público a error, por ejemplo, respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto, debe interpretarse en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen que designan productos vinícolas en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto o acerca de su calidad o la procedencia geográfica, sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca nacional se persiga un interés ilegítimo, puesto que la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor.

La circunstancia de la persona física o jurídica solicitante de la inscripción de la marca pretendiera con su registro o con la utilización de la marca aprovecharse ilícitamente de la reputación de la Denominación de Origen, incurriendo en una conducta desleal o anticompetitiva, no es un requisito exigido para la aplicación de la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, aunque constituye una causa de legitimación de las Entidades Gestoras de la Denominación de Origen concernida para oponerse o entablar, en su caso, acciones para reclamar la nulidad o invalidez del registro de la marca ante los tribunal de la jurisdicción civil o de la jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, procede señalar que cuando el solicitante de la marca novel que incluye términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen, sin poseer ningún título legitimador que demuestre su capacidad de disposición de los productos protegidos por dicha Denominación de Origen, y reivindique exclusivamente productos amparados por la propia Denominación de Origen habría que valorar si se produce fraude de ley, dada la relación de interdependencia existente entre el signo cuyo registro se pretende y los productos que se designan, por cuanto puede ser uno de los elementos determinantes del juicio sobre el error que es susceptible de producir en el público acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto designado, cuya valoración corresponde, en primer término, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, en último término, a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En suma, estimamos que el Tribunal de instancia no ha infringido el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del citado texto legal, al apreciar que concurre el presupuesto de aplicación de la citada prohibición absoluta, puesto que partiendo del contexto interpretativo de la referida disposición marcaria que hemos expuesto, entendemos que no resulta irrazonable la valoración del riesgo de error que se puede producir en el público interesado, que consume vinos espumosos que podría entender que los productos ofrecidos bajo la marca "Deepseacava" están elaborados de acuerdo con los métodos tradicionales, auspiciados por el Consejo Rector de la Denominación de Origen Cava, y que, en consecuencia, gozan de una calidad equivalente a los elaborados conforme a los pliegos de condiciones de la citada Denominación de Origen Protegida.

Debemos precisar, además, que la aplicación de prohibición absoluta de acceso al registro de marcas de aquellas marcas aspirantes contempladas en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tiene un carácter autónomo respecto de la aplicación de las demás causas de prohibición absoluta prevista en la referida disposición legal, en cuanto gozan de sustantividad propia, el presupuesto de poder inducir al público a error [...]".

Esas consideraciones, expuestas en nuestra sentencia nº 1568/2020, de 20 de noviembre (casación 6495/2019) -allí en relación con la marca nº 3644406 "DEEPSECAVA (mixta)-, son trasladables al caso que ahora nos ocupa.

Al igual que en aquel caso, consideramos ajustada a derecho la denegación de la marca controvertida por estar incursa en la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; y ello porque, como señala la sentencia recurrida, la marca solicitada "CAVA BROT VINS DE TALLER" (mixta) puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava, siendo así que no solo no consta la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida sino que fue dicho Consejo Regulador quien interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa que había autorizado el registro de la marca.

Como señala nuestra sentencia nº 1568/2020, de 20 de noviembre (casación 6495/2019), debemos recordar que el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, prohíbe el registro de aquellas marcas que pueden inducir al público a error, por ejemplo, respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto. Y tal prohibición debe interpretarse en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto o acerca de su calidad o su procedencia geográfica; sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca nacional se persiga un interés ilegítimo, pues la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor.

CUARTO

Sobre la formación de jurisprudencia acerca de la interpretación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Procede reiterar lo declarado por esta Sala en nuestra reciente sentencia nº 1568/2020, de 20 de noviembre (casación 6495/2019), en cuyo F.J. 4º queda recogida la siguiente interpretación:

La prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido; y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida.

QUINTO

Por las razones que hemos expuesto, queda establecido que consideramos ajustada a derecho la denegación de la marca controvertida por estar incursa en la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; prohibición ésta cuyo significado y alcance hemos perfilado en el F.J. 4º. Y de todo ello se deriva con claridad que habremos de declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Administración del Estado.

Ahora bien, el auto de admisión del recurso de casación plantea otra cuestión que debemos abordar: Si el uso de la marca que incluye la mención a una Denominación de Origen Protegida ha de venir precedido por la autorización del correspondiente Consejo Regulador.

Conviene empezar por aclarar que el auto de admisión del recurso de casación induce al equívoco cuando plantea la cuestión preguntando "si, en ese caso, tal uso ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen"; por cuanto la controversia no versa sobre el uso de un producto sino sobre el registro de una marca.

Antes hemos señalado que el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.g) de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, prohíbe el registro de aquellas marcas "que pueden inducir al público a error, por ejemplo, respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio". Pues bien, ahora debemos añadir que la procedencia de esa denegación de registro de la marca solicitada basada en esa prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas y del artículo 4.1.g) de la Directiva queda plenamente corroborada si atendemos a lo dispuesto en otros textos normativos, tanto de ámbito interno como del ordenamiento europeo.

Así, es obligado tener presente la protección que se dispensa a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.

En lo que aquí interesa, los citados artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 establecen lo siguiente:

"Artículo 102. Relación con las marcas registradas.

  1. El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se:

    1. rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección. (...)

    Artículo 103. Protección

  2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

  3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

    1. todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

    2. toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos;

    3. cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

    4. cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

    [...]".

    De igual modo, aquella prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, que hemos considerado aplicable al caso, resulta plenamente concordante con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Baste recordar aquí el contenido de algunos de los apartados de esos preceptos, en concreto el artículo 12.1 y los apartados 1 y 5 del artículo 13.

    "Artículo 12. Titularidad, uso y gestión de los nombres protegidos por una DOP o IGP de ámbito territorial supraautonómico.

  4. Los nombres protegidos por estar asociados con una DOP o IGP supraautonómica son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen [...].

    Artículo 13. Protección. De conformidad con la protección ofrecida por la normativa de la Unión Europea:

  5. Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.

    [...]

  6. No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas".

    Vemos así que la denegación de registro de la marca aquí controvertida encuentra respaldo en los preceptos de diferentes cuerpos normativos. Ahora bien, de ninguno de los preceptos que acabamos de reseñar se desprende que la virtualidad o efectividad de la prohibición de registro de la marca quedaría enervada en caso de mediar la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida.

    No se excluye que, en caso de que la autorización de registro de la marca viniese acompañada de esa autorización del Consejo Regulador, tal documento de conformidad o visado podría ser tomado en consideración por la Oficina Española de Patentes y Marcas - y luego, en su caso, por el órgano jurisdiccional- a la hora de dilucidar si concurre o no el supuesto de prohibición del artículo 5.1.g/ de la Ley de Marcas, esto es, si el registro de la marca puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos. Pero, desde luego, la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca; ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SEXTO

Sobre la resolución del presente recurso y sobre las costas procesales.

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, debe declararse no haber lugar al recurso de casación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4, 139.1 y 139.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes; debiendo mantenerse, en cuanto a las costas del proceso de instancia, el pronunciamiento de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento jurídico cuarto.

  1. Desestimar el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de septiembre de 2019 (procedimiento ordinario 605/2018).

  2. No imponer las costas del recurso de casación a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Eduardo Espín Templado D. José M. Bandrés Sánchez Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas Dª. María Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor D. Diego Córdoba Castroverde

D. Fernando Román García

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D.Diego Córdoba Castroverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico. Doy Fe.