STS, 22 de Marzo de 2006

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 18 de septiembre de 1998, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otras de 6 de abril de 1998, que concedió la inscripción de las marcas nº 2.093.854 y 2.093.855 "CORREO AMARILLO", la primera para designar productos de la clase 36ª y la segunda de la clase 38ª del Nomenclátor internacional.

Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

"Con estas pautas la comparación de las denominaciones CORREO AMARILLO, por una parte, y CORREOS Y TELÉGRAFOS por otra, permite apreciar grandes diferencias que excluyen todo riesgo de confusión y de asociación. El hecho de que en ambas figure el vocablo "correo", palabra genérica y no acaparable, no altera aquella apreciación de diferencias de conjunto. El gráfico de cornamusa constituye otro elemento diferencial sobreañadido. Tampoco altera la apreciación de diferencias el hecho de que la marca oponente sea notoria. Ciertamente la notoriedad obliga a que los signos que puedan aproximársele estén a la mayor distancia distintiva de la que es ordinariamente exigible, ello a fin de contrarrestar la fuerza identificadora de la notoria, esa vis atractiva que podría arrastrar al consumidor o usuario a atribuir a aquella un producto o servicio extraños; pero esa eficacia invierte su signo cuando entre las marcas en contraste no existen aquellas aproximaciones de parecido, casos en que resalta toda la fuerza inconfundible de la notoriedad, esto es, de la marca conocida por todos. A lo cual tampoco afecta en este caso el que la marca impugnada incluya la palabra "amarillo" y la notoria oponente venga usándose con el color amarillo, pues ese color no aparece reivindicado en su registro.

Apreciadas estas diferencias, carecen de efecto obstativo las semejanzas de los productos.

[...] La entidad recurrente ha invocado el artículo 19.2 d) de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales , a cuyo tenor, "para garantizar la prestación del servicio postal universal, se otorgan al operador que apreste dicho servicio los siguientes derechos exclusivos: (...) d) El derecho a la utilización exclusiva de la denominación ´Correos`, del término ´España` o de cualquier otro signo que identifique al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal o al carácter de los servicios que, dentro de su ámbito, éste preste. Reglamentariamente se desarrollará el citado régimen de exclusiva".

La Ley que establece tal derecho exclusivo es posterior a la solicitud de la marca, por lo que no le es aplicable, como tampoco la jurisprudencia que declara que son de aplicación a una solicitud de marca determinadas circunstancias sobrevenidas, tales como la caducidad o la autorización del titular de la marca oponente aunque tales circunstancias se hayan producido en vía de recurso o incluso en sede jurisdiccional ( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1988, 17 de septiembre de 1990 y 30 de diciembre de 1992 ), pues esa doctrina se refiere a circunstancias de hecho y no a modificaciones legales; ello aparte de que a lo que el precepto legal se refiere es al uso del notorio e inconfundible vocablo plural "Correos" y no al singular "correo", nombre sustantivo común no acaparable y que figura como uno de los términos de la marca impugnada"

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Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad Pública Empresarial, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de mayo de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 4 de julio de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a), 11.1.f) de la Ley 32/88, de Marcas , en relación con la jurisprudencia contenida en diversas sentencias del Tribunal Supremo.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art. 4 del Real Decreto 1145/1992, de 25 de septiembre , por el que se regula la prestación de determinados servicios rápidos internaciones de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas y con el art. 99 de la Ley 31/1990, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 , todo ello en relación con el art. 25 del Decreto 113/1960, de 19 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Postal , y con el art. 21.2 del Reglamento de los Servicios de Correos aprobado por Decreto 1653/1964 , y con el art. 19.2.d) de la vigente Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales Universales , todo ello en relación con lo dispuesto en los arts. 11.1.e), 13 b) y c) de la Ley 32/1988, de Marcas .

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que estimándose los motivos del recurso, case y anule el mencionado fallo, en el sentido de revocar y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de septiembre de 1998, por las que se desestiman expresamente los recursos ordinarios interpuestos por la recurrente, y se confirman las resoluciones de 6 de abril de 1998, de concesión del registro de las marcas 2.093.854 CORREO AMARILLO, clase 36 y 2.093.855 CORREO AMARILLO, clase 38, y acuerde en su lugar, la denegación de las referidas marcas.

Por providencia de la Sala, de fecha 25 de enero de 2005, la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 21 de febrero de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (TELEFÓNICA PUBLICA DE INFORMACIÓN, S.A. y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 6 y 8 de abril de 2005 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de fecha 21 de octubre de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de febrero de 2006, dictándose otra en fecha 23 de noviembre de 2005, en la que con suspensión del señalamiento acordado, por Pleno de la Sala, se vuelve a señalar para el día 15 de marzo de 2006, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción solicitada por Telefónica de España S.A. de las marcas 2.093.854 y 2.093.855 "CORREO AMARILLO" para la clase 36 -"seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios"- y para la clase 38 -"servicios de telecomunicaciones"-, respectivamente, pese a la oposición formulada por el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos con sus marca 2.091.228 y 2.091.230 CORREOS Y TELÉGRAFOS con gráficos, para las mismas clases y productos.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en que entre las marcas enfrentadas existen grandes diferencias que excluyen todo riesgo de confusión y de asociación, sin que el término genérico "correo" usada por ambas altere aquella apreciación de diferencias de conjunto, siendo el gráfico de cornamusa un elemento diferencial sobreañadido, y sin que la notoriedad de la marca opuesta pueda tenerse en cuenta cuando se producen diferencias apreciables. Se añade que el derecho a la utilización exclusiva del término "correos" por la entidad recurrente, según se desprende del art. 19.2 d) de la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales , no es aplicable a este caso por ser la Ley posterior a la solicitud de la marca, aparte de que la prohibición se refiere al término "correos" y no al singular correo, que es nombre sustantivo común no acaparable y que figura como uno de los términos de la marca impugnada.

Contra esta sentencia se ha formulada la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

En el presente caso no se ha producido error o arbitrariedad en la valoración que de los signos ha realizado la Sala de instancia en su sentencia, cuyos fundamentos jurídicos se aceptan, pues de la comparación gráfica y fonética de las marcas enfrentadas resultan notorias disparidades de conjunto. El uso del término correo, en singular, es suficiente para que los consumidores no incurran en confusión sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia de los productos, por lo que tampoco puede apreciarse la infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas , máxime cuando el signo de la oposición tiene un gráfico característico que la hace inconfundible. Debe por ello rechazarse el primer motivo de casación.

En su siguiente motivo de casación el recurrente aduce que el uso del término "correos" está reservado legalmente a favor de la "Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos", por lo que le corresponde su utilización en exclusiva. Cita como infringidos los siguientes preceptos: Art. 4 del Real Decreto 1145/1992, de 25 de septiembre , por el que se regula la prestación de determinados servicios rápidos internaciones de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas y con el art. 99 de la Ley 31/1990, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 , todo ello en relación con el art. 25 del Decreto 113/1960, de 19 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Postal , y con el art. 21.2 del Reglamento de los Servicios de Correos aprobado por Decreto 1653/1964 , y con el art. 19.2.d) de la vigente Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales Universales , todo ello en relación con lo dispuesto en los arts. 11.1.e), 13 b) y c) de la Ley 32/1988, de Marcas. Esta Sala en relación con este tema ha señalado en sus sentencias de 8 de junio de 2004 y 10 de noviembre de 2005 que:

"La reserva legal que antes hemos transcrito tiende a garantizar la prestación del servicio postal universal, de modo que el operador que lo preste no se encuentre perjudicado por la actuación de otros intervinientes en el mismo mercado, lo que sucedería si suministradores de servicios postales o de otros análogos de diversa naturaleza pudieran comercializar aquéllos o éstos últimos bajo las denominaciones de 'Correos', o acompañados del término 'España' o de cualquier otro signo que identificara a la entidad pública recurrente o se confundiera con sus servicios propios. Todo ello en el buen entendimiento de que la reserva se aplica al sector postal o a sectores conexos en los que pudiera existir confusión, no en ámbitos absolutamente distintos en los que no existe tal riesgo. Entender la reserva de aquellos términos en términos absolutos implicaría el absurdo de prohibir, por ejemplo, que el "Banco de España" mantuviese esta denominación pues el término "España" también figura entre los expresamente comprendidos en el citado artículo 19.2 de la Ley 24/1998, de 13 julio 1998, de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales ".

Cuando, como en este caso, la utilización del término "correo" se lleva a cabo en un contexto totalmente diferente al de los servicios postales cual es el de determinados instrumentos que nada tienen que ver con tales servicios, y por parte de una empresa o entidad que ninguna conexión tiene ni pretende tener con los servicios postales o asimilados, debe mantenerse la inaplicabilidad del artículo citado en los términos en que lo hizo el tribunal de instancia, aún para la dudosa hipótesis de que los servicios de giro postal puedan incluirse dentro de los negocios financieros que se amparan para la marca solicitada. Cabe señalar que las disposiciones que se citan como infringidas se refieren al término "correos" en plural, y no afectan a "correo" en singular, por lo que aún en este caso serían inaplicables esas normas. Bien es verdad que el Real Decreto 1145/92 si lo refiere a éste término, pero la prohibición sólo la extiende a su uso por empresas que presten "servicios rápidos internacionales", entre las que no se encuentra la solicitante.

También al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la entidad recurrente imputa a la sentencia la "infracción de la prohibición de registro contenida en el art. 13, apartados b) y c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ". En realidad todo el peso de la argumentación recae sobre esta última letra (c) pues la tesis de la recurrente es que el "público consumidor" será inducido a error y asociará indebidamente el origen empresarial de los servicios amparados por la nueva marca con los de la Entidad Correos y Telégrafos, aprovechándose del prestigio de ésta. No hay referencias específicas a la prohibición inserta en la letra b), inaplicable al caso de autos ya que no se ha demostrado que "correos" por si sólo sea nombre, apellido, seudónimo, imagen o medio de identificación usual de la referida Entidad.

La segunda razón que impediría en todo caso el éxito del motivo es que parte de un presupuesto de hecho rechazado por la Sala de instancia, a saber, la existencia de riesgo de error o confusión en el público a causa de la nueva marca concedida. El tribunal sentenciador sostuvo, por el contrario, que no concurría riesgo alguno de asociación.

Se ha dicho antes que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho determinantes del acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Entre dichos elementos se encuentra el relativo a la capacidad de una nueva marca para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, capacidad que corresponde apreciar a los tribunales de instancia cuyo parecer sobre estos factores no puede, en principio, ser sustituido por el del tribunal de casación.

En último término, no se ha producido infracción del artículo 13 b) de la Ley de Marcas que prohibe registrar como marcas "El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley".

En efecto, los términos empleados por la marca solicitada no identifican en su conjunto a la entidad recurrente. La simple coincidencia de uno de ellos no permite darle la suficiente sustantividad como para que se produzca la identidad requerida por el precepto, por lo que también debe desestimarse este motivo.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,