ATS, 8 de Mayo de 2019

La representación procesal de Sidamsa Continente Hipermercados S.A., Carrefour Société Anonyme y Centros Comerciales Carrefour S.A. presentó escrito formulando recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava), de fecha 17 de octubre de 2016, en el rollo de apelación núm. 601/2014 , dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 402/2008, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid.

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

La procuradora D.ª María Isabel Campillo García presentó en representación de Sidamsa Continente Hipermercados S.A., Carrefour Société Anonyme y Centros Comerciales Carrefour S.A. escrito de fecha 11 de enero de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.

El procurador D. Felipe Juanas Blanco presentó en representación de Modelo Continente Hipermercados S.A. escrito de fecha 23 de enero de 2017 personándose en concepto de parte recurrida.

Por providencia de fecha 20 de marzo de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

La parte recurrente formuló alegaciones mediante escrito presentado el 9 de abril de 2019. La parte recurrida formuló alegaciones por medio de escrito presentado en fecha 8 de abril de 2019.

La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

La parte recurrente interpuso recurso de casación contra una sentencia, dictada en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ), lo que determina que el cauce de acceso al recurso de casación sea el previsto en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , acreditando el interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

La Audiencia desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida.

Se reconoce la legitimación activa de la sociedad recurrida para instar la caducidad de la marca por falta de uso, y así se declara. Ello debido a que las recurrentes dejaron de utilizar la marca "Continente" en el año 2000, sin que se haya vuelto a utilizar. Se descarta la existencia de mala fe en el registro, como consecuencia de dicha falta de uso. Por último, se desestima la existencia de una conducta desleal por parte de la recurrida.

La parte recurrente considera que no está legitimada la recurrida para entablar la acción de caducidad porque no tiene un interés legítimo. Además, ha existido un aprovechamiento por su parte de la marca notoria no registrada "Continente" ya que los consumidores recuerdan y asocian la misma a la marca "Carrefour" cuya titularidad ostentan, por lo que se ha actuado de mala en el registro. Por último, se considera que la conducta de la recurrida es un acto de competencia desleal, puesto que al ser conocido el signo por el sector nacional, se produce una ventaja competitiva a su favor.

El recurso de casación se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC , por razón de interés casacional y se estructura en cuatro motivos.

En el primer motivo, se denuncia la infracción del art. 59 a) LM , sobre la legitimación precisa para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso de una marca, por oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, contenida en las sentencias de fecha 28 de diciembre de 2012 , 22 de septiembre de 1999 , 2 de diciembre de 1991 o 29 de enero de 1996 , que requiere la existencia de un interés legítimo y rechaza la existencia de una acción popular.

La parte recurrente considera que la recurrida no ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, porque no tiene un interés legítimo que la ampare. La interpretación realizada por la Audiencia, respecto de la legitimación de la recurrida, supone convertir la acción de caducidad, en una acción popular.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición a la doctrina jurisprudencial de la sentencia recurrida, en atención a las circunstancias fácticas del caso y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento.

En relación con la legitimación activa, la sentencia núm. 776/2012, de 27 de diciembre , explicábamos:

"A mayor abundamiento, dando respuesta a la cuestión planteada, debemos recordar que hay intereses que el ordenamiento, sin conceder derecho alguno al sujeto, ampara como un efecto indirecto o reflejo de sus normas. En concreto, el artículo 59, letra a), precisó el ámbito de la legitimación que había establecido el artículo 56 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - interpretado estrictamente en la sentencia 323/1994, de 5 de abril -, al reconocerla, expresamente, además de a los afectados y a los titulares de un derecho subjetivo, a los meros portadores de un interés legítimo. Condición, la última, que no cabe negar a quien - además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo - busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro".

El motivo carece de fundamento ya que se basa en negar la existencia de un interés legítimo por la recurrida, en contra de lo estimado por la Audiencia. Las valoraciones defendidas por la recurrente relativas a un supuesto aprovechamiento de la marca cuya caducidad se insta, por parte de la recurrida, así como la doctrina americana, ya fueron descartadas por la resolución - párrafo núm. 46-. Así en el fundamento de derecho tercero se analiza la legitimación de la recurrida y se consigna la doctrina anteriormente expuesta. El interés legítimo es más amplio que un interés directo y hay que tener en cuenta la condición de competidor de la sociedad recurrente. Por ello se expone que:

"Atendiendo a la naturaleza de la acción, no puede negarse la existencia de interés legítimo en el competidor que pretende extender su actividad en España y encuentra el obstáculo de dichos registros".

Por todo ello, debe inadmitirse el motivo ya que se basa en negar la razón decisoria de resolución, que reconoce la existencia de interés legítimo por parte de la demandante y recurrida.

En el segundo motivo, se denuncia la infracción de los arts. 6 bis CUP y del art. 34 LM , y de la jurisprudencia de esta sala, sobre los requisitos de protección de la marca notoriamente conocida no registrada ( que no exige el uso actual en España de la marca notoriamente conocida), contenida en las sentencias del Tribunal Supremo núm. 105/2009, de 26 de febrero , núm. 873/2009, de 20 de enero y núm. 768/2000, de 21 de julio .

La parte recurrente considera que no es posible exigir que necesariamente la marca notoria, sea una marca utilizada; y por tanto, es posible que la marca sea notoria en un Estado y por tanto susceptible de protección conforme al CUP, sin que sea previamente utilizada en otro Estado.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento, por incurrir en supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril ; 329/2013, de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo ).

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 504/2017, 15 de septiembre , en relación con el concepto de marca notoria, explica:

"1.- El art. 8.2 LM define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios. Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella.

"El conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que habrá de ser objeto de prueba. Igual sucede si tomamos como referencia el art. 6 bis CUP , el art. 16 ADPIC, el art. 4.4 de la Directiva 95/2008/CEE o los arts. 8.5 y 9.1.c del Reglamento de Marca Comunitaria . Es decir, aunque la notoriedad tenga efectos jurídicos es un hecho que requiere prueba, en tanto que no hay autoridad -aparte de la judicial con ocasión de un proceso- que atribuya la notoriedad a una marca. [...]

"2.- Como dijo la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla".

La parte recurrente incurre en supuesto de la cuestión ya que se basa en una premisa que no se ha acreditado, que es la existencia de una marca notoria. La Audiencia rechaza expresamente que pueda admitirse que las sociedades recurrentes sean titulares de una marca notoria no registrada. Y ello, precisamente porque la marca no ha sido utilizada desde el año 2000. Tal y como se resalta en la sentencia, necesariamente se exige para su protección, tanto la notoriedad como el uso de la marca. La fundamentación del motivo se opone a la interpretación realizada por la Audiencia, sin que sea posible defender la protección de una marca que no está siendo utilizada y sin que exista el concepto de "marca recordada" o "marca notoria no usada".

En el motivo se alega que ni la doctrina comunitaria ni la de esta sala exigen la utilización o uso de una marca para que pueda considerarse notoria. Sin embargo, tales manifestaciones como se ha expuesto, no son admisibles, precisamente porque para acreditar la notoriedad de una marca, deben valorarse distintos factores- tales como cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, duración del uso, entre otros- como se ha expuesto, que están ligados a la utilización de la misma.

Por ello la sentencia explica, en el fundamento de derecho cuarto:

"Por ello se precisa el uso de la marca como presupuesto de protección, además de la notoriedad. Es más, si no se precisara de ese requisito de uso se daría la paradoja de establecer una sanción por falta de uso para las marcas registradas de la que carecería la marca notoria no registrada, que podría mantener su protección indefinidamente aún no siendo usada, de manera que su titular disfrutaría de una ultraprotección respecto a las marcas registradas, sometidas a caducidad por falta de uso".

En el tercer motivo, se denuncia la infracción del art. 51.1 LC y de la jurisprudencia de esta sala, sobre el concepto de mala fe, contenido en las sentencias del Tribunal Supremo, núm. 988/2011, de 13 de enero , núm. 22/2012, de 7 de febrero , núm. 448/2013, de 9 de julio , núm. 302/2016, de 9 de mayo , núm. 414/2011, de 22 de junio , núm. 503/ 2013, de 30 de julio , núm. 508/2013, de 2 de septiembre y núm. 521/2013, de 5 de septiembre .

Se defiende que el registro de la marca por la recurrida se efectuó de mala fe. Su concurrencia debe valorarse globalmente y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes; y la mala fe se produce al registrarse la marca pues la recurrida es consciente del conocimiento de la marca "Continente" por parte del público español y es vinculada de forma mayoritaria a la marca "Carrefour".

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

La parte recurrente se opone a la motivación de la resolución, que no aprecia la existencia de mala fe en el registro de la marca "Continente" por la sociedad recurrida. Así se obvia dos hechos; en primer lugar, que la marca "Continente" no es usada por ella desde el año 2000; y, en segundo lugar, que la sociedad recurrida utilizaba el signo "Continente" en Portugal.

La razón decisoria de la sentencia radica en estimar la existencia de un interés de un competidor - Modelo Hipermercados- en obtener la caducidad de una marca que no se ha utilizado, y además hay que tener en cuenta que en el momento del registro, Modelo utilizaba el signo "Continente" para sus establecimientos en Portugal.

Las alegaciones sostenidas en el recurso relativas al recuerdo de la marca "Continente" en los consumidores y las consecuencias que pudieran derivarse, son descartadas por la Audiencia que considera que no es un elemento suficiente que permita atribuir la mala fe al solicitante, y así explica que:

"El conocimiento del uso anterior en España no altera la lógica comercial que impera en la actuación de Modelo, que evidencia que su intención no es otra que extender su actividad con el mismo signo ya utilizado en Portugal, ni basta dicho conocimiento para atribuir mala fe a la solicitante, más cuando el signo dejó de usarse por voluntad de su titular con las consecuencias inherentes a la falta de uso".

Como se ha expuesto, la razón decisoria de la resolución es la falta de uso de la marca "Continente", sin que se pueda proteger un signo por el mero hecho de que pueda ser recordado, ya que resultaría contrario al sistema marcario no utilizar una marca, y que ésta tampoco sea usada por terceros interesados. Por tanto, la falta de uso por el titular durante cinco años está sancionado con la caducidad de la marca, y esta conoce las consecuencias de la falta de uso, a las que debe atenerse.

En definitiva, tal y como se expone en la sentencia en su párrafo núm. 98, a pesar de que se niegue por la recurrente:

"Las demandantes pretenden convertir en mala fe lo que no es sino consecuencia:

(i) De la propia y consciente voluntad del titular anterior de acuerdo con su política comercial.

(ii) Del cumplimiento de los fines del sistema marcario, que es la disponibilidad de los signos para su uso.

(iii) Del legítimo interés de un competidor que ya usa la marca en Portugal de extender su actividad a España con el mismo signo".

En el cuarto motivo, se denuncia la infracción del art. 6 LCD y de la jurisprudencia de esta sala, por la cual se considera desleal cualquier conducta susceptible de generar riesgo de confusión en el público, por considerarla perniciosa para el mercado y los consumidores, a los que se quiere proteger con la norma, contenida en las sentencias núm. 83/2015, de 3 de marzo , núm. 19/2011, de 11 de febrero , núm. 888/2010, de 30 de diciembre , entre otras.

Se considera que la utilización de la marca "Continente" por parte de la entidad Modelo Hipermercados para iniciar la actividad de distribución en España, ajeno al Grupo Carrefour - que ostentaba la titularidad de la marca Continente-, producirá error en los consumidores que creerán que Carrefour ha reabierto y dirige los establecimientos bajo la denominación de "Continente"; se produce una ventaja competitiva en favor de la recurrida y un aprovechamiento indebido y ello supone, que se produzca un acto de competencia desleal.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta sala, en atención a las circunstancias fácticas y en la causa del art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

La sentencia núm. 504/2017, de 15 de septiembre , explica respecto de la aplicación de LM y la LCD y el principio de complementariedad relativa, que:

2. - También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre :

"[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

La parte recurrente pretende obtener la protección de un signo mediante el ejercicio de una acción de competencia desleal, cuando se ha rechazado la protección marcaria, al invocar el principio de complementariedad relativa. Por lo tanto, el fundamento del motivo se aleja de la razón decisoria de la resolución recurrida, que se descarta la aplicación de la LCD.

En primer lugar, se obvia que el signo utilizado en el mercado por la recurrente es "Carrefour" y no "Continente", que es decisivo para realizar un juicio comparativo.

En segundo lugar, no resulta admisible obtener la protección de un signo al amparo del a LCD, en contra de la protección obtenida por un registro de marca, legítimamente obtenido. Admitir lo contrario supone generar un nuevo ius prohibendi a favor de quién dejó caducidad su marca.

Admitir las alegaciones defendidas por la parte recurrente, supone dejar sin efecto la protección legítimamente obtenida por el nuevo titular marcario.

Y en tercer lugar, no se estima que exista el aprovechamiento de una marca anterior, porque la implantación en el mercado nacional de los nuevos hipermercados supone necesariamente importantes inversiones económicas.

Por tanto, no se aprecia contradicción entre la valoración de la Audiencia que no aplica la LCD y la doctrina jurisprudencial de esta sala, en atención a las circunstancias concurrentes, ya que sostener la concurrencia de un acto de competencia desleal necesariamente supone indebidamente atribuir a la recurrente un derecho sobre un signo del que carece.

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC .

Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.

En consecuencia, procede declarar inadmisible los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC , cuyo siguiente apartado, el 5, deja sentado que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y en tanto que se ha presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada, procede imponer las costas a la parte recurrente.

La inadmisión del recurso conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15ª.9 LOPJ ).