ATS, 8 de Mayo de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:4822A |
| Número de Recurso | 1625/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
AUTO
Fecha del auto: 08/05/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 1625 / 2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 9 DE VALENCIA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: LMO/MJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 1625/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
AUTO
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 8 de mayo de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
La representación procesal de la entidad Schweppes, S.A. y de la entidad Alcoldis Bebidas y Licores S.L., interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 28 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en el recurso de apelación 2295/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario 1144/2014 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia.
Remitidas las actuaciones a esta Sala Primera del Tribunal Supremo, se han personado la procuradora Dña. Fuencisla Almudena Gozalo Sanmillán, en nombre y representación Schweppes, S.A., como parte recurrente/recurrida, y el procurador D. Guillermo García en nombre y representación Alcoldis Bebidas y Licores S.L. como parte recurrida/recurrente.
En cumplimiento del art. 483.3 LEC , por providencia de 13 de marzo de 2019 se acordó poner de manifiesto a las partes recurrente y recurrida personadas ante esta sala la posible concurrencia de causas de inadmisión del recurso de casación de Alcoldis, que consta notificada.
Mediante escrito que consta en autos la parte recurrente alegó lo que tuvo por pertinente respecto a la admisión del recurso, mientras que la parte recurrida mostró su conformidad con la causa de inadmisión puestas de manifiesto, y solicitó la inadmisión del recurso.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ .
Son antecedentes necesarios de la presente resolución los siguientes:
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El litigio se inició en virtud de demanda formulada por Schweppes, S.A contra Alcoldis Bebidas y licores S.L., en el que se ejercitó una acción de infracción marcaria y la correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios.
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La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda y, recurrida en apelación, la sentencia de segunda instancia estimó parcialmente las pretensiones de la parte recurrente. Esta sentencia de la audiencia, en lo que ahora interesa concluye que no hay agotamiento al entender que no se prueba la vinculación entre ambos titulares marcarios. Y ello porque: a) el consentimiento tácito entre Cadburys y Cocacola no ha quedado probado- no se admitió la prueba en la audiencia previa, y no se volvió a recurrir a pesar de la protesta, en la apelación. B) La carga de la prueba del agotamiento marcario, recae sobre quien lo invoca, C) Las alegaciones de vinculación entre ambos grupos societarios realizadas por Alcoldis Bebidas y Licores, son novedosas y, por tanto, extemporáneas.
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Tanto Schweppes, S.A. como Alcoldis Bebidas y licores S.L. han interpuesto recurso de casación.
Alcoldis Bebidas y Licores S.L. interpone recurso de casación basándose en un único motivo. En él se denuncia la infracción del artículo 36 de la Ley de Marcas , en relación con los artículos 30 y 36 del TFUE , y se invoca la jurisprudencia del agotamiento marcario.
El recurrente niega la infracción marcaria, defendiendo que concurre el consentimiento tácito del titular, en virtud de la cesión realizada tiempo atrás entre Cadbury y Coca-Cola.
El recurso de casación, incurre en la causa de falta manifiesta de fundamento, pues el recurrente pretende- de manera artificiosa- que se realice una nueva valoración probatoria a la efectuada por la sentencia recurrida. En ella se clarifica que no puede tenerse en cuenta la calificación del negocio jurídico ni la extensión del mismo, al no haber sido aceptado como prueba en la audiencia previa, ni haberse reproducido la denuncia en el recurso de apelación.
En este supuesto, la cuestión jurídica se centra en la existencia de agotamiento cuando existe fragmentación marcaria. Concretamente en si Schweppes, S.A. puede oponerse a la importación o comercialización en España de botellas de tónica Schweppes procedentes de RU, donde esta marca pertenece a Coca-Cola.
El TJUE, se pronunció sobre la misma materia en Sentencia de 20 de diciembre de 2017, y en ella matizó, por un lado:
"No obsta a esta tesis el mero hecho de que la marca del titular y la marca que figura en el producto cuya importación el titular pretende que se prohíba hayan pertenecido inicialmente al mismo titular, con independencia de si la fragmentación de esas marcas obedece a una expropiación, y en consecuencia a un acto de poder público, o a una cesión contractual voluntaria, y siempre que en todo caso, a pesar de su origen común, cada una de las marcas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359 , apartados 17 y 18, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93 , EU:C:1994:261 , apartados 46 a 48).".
Y por otro, concluyó que: "Tal como ha señalado el Abogado General en los puntos 72 a 82 de sus conclusiones, resulta de esta jurisprudencia que el concepto de "vínculo económico", en el sentido de la misma jurisprudencia, no alude a un criterio formal, sino a un criterio material, que no se limita en absoluto a las situaciones mencionadas en el apartado 44 de la presente sentencia y que, en particular, se cumple cuando, tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión territorialmente limitada, los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad. (...).
"En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99 , EU:C:2001:617 , apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00 , EU:C:2003:204 , apartados 37 y 38).
Esta modificación de la carga de la prueba se impone en caso de fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales, dado que es difícil, cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vínculos económicos entre los titulares de esas marcas, ya que esos vínculos son por lo general el resultado de acuerdos comerciales o pactos informales entre estos titulares a los que el operador no tiene acceso.
Dicho esto, y como también ha señalado el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, incumbe al operador aportar un conjunto de indicios precisos y concordantes de los que se pueda inferir la existencia de tales vínculos económicos. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los hechos resumidos en el anterior apartado 14 constituyen indicios de esa naturaleza.".
Aunque la sentencia recurrida no contempla esta modificación de la carga de la prueba, la misma no se opone a la jurisprudencia más reciente del TJUE, ya que el operador debe aportar un conjunto de indicios de los que inferir los vínculos económicos, y tal como se recoge en la sentencia las alegaciones de vinculación entre ambos grupos societarios realizadas por Alcoldis Bebidas y Licores, fueron novedosas y, por tanto, extemporáneas.
Por las razones expuestas, procede inadmitir el recurso interpuesto por Alcoldis Bebidas y Licores S.L.
Cuando se ha expuesto impide tener en consideración las alegaciones efectuadas por el banco recurrente en el trámite de audiencia previo a esta resolución.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en el artículo 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones Schweppes, S.A., procede condenar en costas a la -en este caso- parte recurrente.
La inadmisión del recurso de Alcoldis determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
Schweppes, S.A. interpuso recurso de casación articulándolo en un único motivo, en el que se invocaba la modalidad de interés casacional por oposición a la doctrina del TS en relación con los daños in re ipsa. Denuncia como preceptos infringidos los artículos 42.2 , 43.2 , 45.2 , 43.5 de la Ley de Marcas , y el artículo 13 de la Directiva 48/2004 .
Examinando este recurso de casación, procede su admisión al no advertirse en esta fase causa legal de inadmisión. Y de conformidad, y a los fines dispuestos en el art. 485 LEC , la parte recurrida podrá formalizar su oposición a dichos motivos por escrito en el plazo de veinte días desde la notificación de este auto.
LA SALA ACUERDA :
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) Admitir el recurso de casación interpuesto por Schweppes, S.A. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 28 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en el recurso de apelación 2295/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario 1144/2014 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia.
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) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso admitido. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Alcoldis Bebidas y Licores S.L., contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 28 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en el recurso de apelación 2295/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario 1144/2014 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia. Con imposición costas al recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Declarar firme dicha sentencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
