STS, 27 de Enero de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:142 |
| Número de Recurso | 2829/2008 |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2829/2008 interpuesto por la compañía mercantil "GTFM, INC.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 659/2005, sobre concesión del nombre comercial número 254.413, "Fuku", con gráfico y reivindicación de colores, en clase 25 del Nomenclátor Internacional; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y Dª. Visitacion , representada por la Procuradora Dª. María Isabel Torres Ruiz.
Primero.- "GTFM, Inc." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 659/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de octubre de 2004, confirmado en alzada el 14 de febrero de 2005, que accedió al registro del nombre comercial número 254.413 "Fuku" (mixta), para identificar a una empresa dedica a actividades relacionadas con determinados productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.
Segundo.- En su escrito de demanda, de 24 de abril de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el presente Recurso, se declare que las resoluciones registrales anteriores son totalmente nulas y que en su lugar procede sea revocada la inicial concesión, trocando la misma en denegación del registro de nombre comercial nº 254413 'Fuku', y gráfico aplicado a productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional Oficial".
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 16 de abril de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ."
Cuarto.- Dª. Visitacion no presentó escrito de contestación a la demanda.
Quinto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de diciembre de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Javier Ungría López en nombre y representación de la entidad 'GTFM Inc' contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de Febrero de 2.005, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 6 de Octubre de 2.004 que acordó la inscripción del nombre comercial nº 254.413 'Fuku' (gráfico-denominativo) en la clase 25 del Nomenclátor solicitado por Visitacion sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes."Sexto.- Con fecha 10 de junio de 2008 el Procurador D. Javier Ungría López, en representación de "GTFM, Inc.", interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2829/2008 contra la citada sentencia fundado en el siguiente motivo: Único: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por aplicación indebida del artículo 88 .c) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas .
Séptimo.- El Abogado del Estado formuló escrito de oposición con fecha 12 de junio de 2009 y solicitó la desestimación del recurso con costas.
Octavo.- Por providencia de 9 de septiembre de 2009 se declaró caducado el trámite de oposición de la parte recurrida Dª. Visitacion .
Noveno.- Por providencia de 2 de diciembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de enero de 2010, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 12 de diciembre de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "GTFM, Inc." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito el nombre comercial número 254.413, "Fuku", con gráfico, para designar actividades correspondientes a productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "ropa de vestir y zapatos. Ropa y zapatos con diseño y/o materiales japoneses: Kimonos, Yukatas, Haoris, Obis, Getas, Settas, accesorios con diseño y/o materiales japoneses: Pañuelos, cinturones y bufandas."
A la inscripción del nombre comercial número 254.413, solicitado por Dª. Visitacion , se había opuesto, entre otros, "GTFM, Inc." en cuanto titular de la marca comunitaria número 448.738, "Fubu", que ampara productos de la misma clase.
Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. artículo 6.1 en relación con el 88 .c, ya citados, por existir entre Fuku y gráfico y su oponente Fubu, disparidades denominativas fonéticas y gráficas que resultan más que suficientes para garantizar su recíproca diferenciación evitando todo riesgo de confusión y haciendo posible su convivencia pacífica pues el examen de los signos distintivos debe efectuarse sobre el signo tal como fue solicitado; y tal como lo percibe el consumidor a primera vista, teniendo en cuenta el conjunto de sus elementos y no el análisis aislado de uno de ellos. En este sentido la solicitud es una marca mixta que contiene un elemento gráfico de gran tamaño, en relación con el denominativo, y que es, tanto por ello, y por su carácter expresivo el que llame la atención en un primer momento y por el que va a identificar la marca el consumidor -que representa unos caracteres japoneses enmarcados en un rectángulo, todo ello reivindicando colores- y en relación al elemento de conflicto debe señalarse que las denominaciones enfrentadas son dos términos breves que por ello necesitan menores diferencias que otros más complejos para diferenciarlos, y que la solicitud contiene el grafema 'k' que gráficamente es muy característico".
Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:
"La Sala entiende que no existen los factores de riesgo alegados por la entidad recurrente pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.
En el caso presente el Tribunal comparte la opinión expresada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el sentido de que entre las expresiones 'Fuku' y 'Fubu', aún cuando pretendan proteger productos similares en 'vestido calzado y sombrerería' existen suficientes diferencias fonéticas para distinguirlas, puesen nuestro idioma el fonema K otorga a la expresión Fuku tal fuerza, con un sentido orientalizante muy evocador que la distingue perfectamente de la expresión Fubu y ello es suficiente para que el consumidor medio pueda diferenciarlas. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho."
Cuarto.- "GTFM, Inc." limita su recurso de casación a un motivo único, deducido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , en el que alega la aplicación indebida del artículo 88 .c) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia de esta Sala en la materia.
En los dos apartados del motivo la compañía recurrente considera infringida la doctrina según la cual, con independencia de que hayan de compararse en conjunto los signos en pugna, la comparación debe prestar especial atención al elemento cuya preponderancia sea manifiesta en cada signo.
Igualmente considera infringida la doctrina jurisprudencial relativa a la comparación de signos, doctrina a tenor de la cual no han de mezclarse elementos heterogéneos, como son los gráficos y los fonéticos, sino que cada uno de ellos es independiente del otro, de modo que la semejanza fonética que pueda haber entre signos que cuenten con gráficos adicionales es eficaz para hacerlos incompatibles si concurre afinidad aplicativa.
Respecto del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 la recurrente afirma que la sentencia no ha hecho una aplicación fiel de su contenido porque basta que se genere confusión por semejanza fonética entre los signos comparados para que sea aplicable la prohibición. A su juicio resulta patente el parecido fonético de los vocablos "Fubu"-"Fuku", por: a) coincidencia en 3 de las 4 letras que los integran; b) coincidencia en la misma sílaba inicial; c) coincidencia en el factor tópico, sílaba inicial "Fu"; y d) identidad en la secuencia o situación relativa de las letras y sílabas de los conjuntos denominativos comparados.
Quinto.- El recurso debe ser desestimado pues ninguno de los argumentos en que se basa demuestra la infracción del precepto legal aducido o de la jurisprudencia invocada. En efecto, la Sala de instancia ha efectuado la comparación de los signos siguiendo las pautas establecidas en la Ley de Marcas y en la doctrina jurisprudencial recaída sobre ella. No habiendo debate sobre el ámbito aplicativo, el contraste entre los elementos denominativos y gráficos de los signos enfrentados ("Fubu" y "Fuku") permite concluir razonadamente que resultan compatibles.
La discrepancia de la recurrente con el juicio de la Sala territorial sobre la existencia de suficientes diferencias entre los signos no basta para que su recurso de casación tenga éxito y declaremos que el tribunal de instancia aplicó indebidamente los artículos 88.c) y 6.1.b) de la Ley 17/2001 . Las razones que aduce la parte para sostener que existe riesgo de confusión por semejanza fonética entre "Fubu" y "Fuku" no pueden sustituir a la valoración del tribunal de instancia cuando éste ha apreciado las circunstancias singulares del caso de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, tras haber valorado que, a pesar de existir concurrencia aplicativa entre los signos enfrentados, resultan diferenciables.
En efecto, puede considerarse que el nombre comercial registrado presenta una suficiente diferenciación fonética pues el cambio de la segunda consonante tiene sin duda relevancia, en palabras de cuatro letras. A ella se añade, también con la misma relevancia, el grafismo presente en aquél. Como bien destaca la Oficina registral, el elemento gráfico constituye en este signo un factor de indudable importancia, dado su tamaño, en relación con la denominación "Fuku", y su fuerza expresiva original derivada de incluir caracteres japoneses enmarcados en un rectángulo, todo ello con reivindicación de ciertos colores. Siendo el nombre comercial (artículo 87 de la Ley de Marcas ) un signo "susceptible de representación gráfica" que identifica a una empresa en el tráfico mercantil, el conjunto formado por "Fuku" más aquel gráfico muy característico hace que la empresa de la que es titular se distinga con facilidad de la marca opuesta.
La Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta, pues, de modo correcto los artículos 6.1 y 88 de la Ley 17/2001 y los aplica tras apreciar fundada y racionalmente los factores que han de ser valorados en el proceso comparativo. No cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia que no han sido apreciados por la sentencia de instancia. Las apreciaciones de hecho en los litigios sobre marcas no son revisables en casación salvo que se trate de errores manifiestos o el tribunal incurra en vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no sucede en el presente supuesto.
Sexto.- En lo que se refiere a la denunciada infracción de jurisprudencia, las sentencias invocadas por la recurrente reflejan ciertos criterios generales sobre el modo de efectuar la comparación de distintivos en conflicto. Más en concreto, "GTFM, Inc." aduce varias que sientan como tales que el examen ha de teneren cuenta todos los elementos de los signos contrapuestos, que predomina el elemento denominativo sobre el gráfico y, en fin, cómo han de valorarse la identidad o similitud de ámbitos y la existencia de los riesgos de confusión y asociación.
Tampoco esta parte del motivo puede dar lugar a la casación de la sentencia. Hemos afirmado reiteradamente que para juzgar sobre la existencia o no de semejanzas entre los distintivos enfrentados el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, dado el casuismo imperante. Y hemos afirmado asimismo que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas tiene poca utilidad invocar declaraciones generales que pudieran resultar aplicables de modo indiscriminado a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias singulares en él concurrentes. Cabe, pues, afirmar que ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.
Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente avalan cómo el juicio del tribunal de instancia ha respondido a la utilización correcta de los criterios supuestamente desconocidos en su sentencia, de modo que la mera cita de otras en que aquéllos se plasman no puede servir de base para casar la ahora impugnada.
Séptimo.- Procede pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Primero.- No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "GTFM, Inc." contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 659 de 2005.
Segundo.- Imponemos las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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STS, 12 de Febrero de 2014
...días si se observaran deficiencias en las aportaciones (jurisprudencia recogida en las SSTS, Sala Tercera, de 4 de febrero de 2003 y 27 de enero de 2010 ). Esgrime que los tres cursos valorados como uno eran realmente tres y que si la administración tenía dudas debía requerir para que se ju......