ATS, 23 de Enero de 2019

La representación procesal de la Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona, de don Carlos Francisco y de don Luis Andrés interpuso sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, contra la sentencia dictada, con fecha de 6 de mayo de 2016, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 .ª), como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en el rollo de apelación n.º 54/2016, dimanante del juicio ordinario n.º 12/2014 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, como Juzgado de Marcas de la Unión Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios.

Formado el rollo de sala, la procuradora doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación dela Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona, de don Carlos Francisco y de don Luis Andrés presentó escrito, personándose en concepto de parte recurrente. La procuradora doña Fuencisla Gozalo Sanmillán, en nombre y representación de S Tous, S.L. presentó escrito, personándose en concepto de parte recurrida.

Por providencia de 11 de julio de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

Mediante escrito de 30 de julio de 2018, la representación procesal de la recurrente mostró su disconformidad e interesó la admisión del recurso; La parte recurrida, por escrito de fecha 27 de julio de 2018, mostró su conformidad con las causas de inadmisión.

La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ .

Los presentes recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, sobre marcas, tramitado en atención a la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .

La representación procesal de la Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona, de don Carlos Francisco y de don Luis Andrés , ha interpuesto recurso de casación por interés casacional. El recurso se articula en cuatro motivos.

El motivo primero se funda en la infracción de la doctrina de la sala y del TJUE, en cuanto a la función indicadora del origen empresarial de la marca.

A lo largo del desarrollo del motivo aduce que la sentencia recurrida infringe la doctrina de la sala y del TJUE sobre la aplicación al caso del art. 13.2 RMUE, a partir de la alteración detectada en lo códigos de trazabilidad de los productos comercializados por los demandados, y por confundir la función de la marca como indicadora del origen empresarial con la función del código de trazabilidad como indicador del origen geográfico o lugar de primera comercialización de un concreto producto.

Seguidamente cita las SSTS 1229/2008, de 22 de diciembre , 82/2011, de 28 de febrero , en cuanto a la función indicadora del origen empresarial de la marca. Asimismo, cita la sentencia del caso Bristol Myers de 11 de julio de 1996 ( STJUE C-427/93 ).

También pone de manifiesto su discrepancia sobre la relación que plasma la sentencia recurrida entre el principio de agotamiento y la función esencial de la marca como origen empresarial.

El motivo segundo se funda en la infracción del art. 42 LM , en cuanto la sentencia recurrida interpreta tal precepto de forma no acorde a la Directiva 2004/48 CE del Parlamento y del Consejo, ya que aplica la notoriedad de las marcas Tous, como criterio de atribución de responsabilidad indemnizatoria.

A lo largo del desarrollo del motivo, solicita la interposición de cuestión prejudicial ante el TJUE, respecto de la interpretación que debe darse a tal precepto. Y también cita las SSTJUE de 10 de abril de 1984 (C-14/83 ), de 8 de octubre de 1997 (C-80/86 ) y de 13 de noviembre de 1990 ( C-106/89 ).

El motivo tercero en que se articula el recurso de casación se funda en la infracción del art. 43.2.b) LM , y de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 131/2004, de 3 de marzo , 550/2006, de 8 de junio , 384/2008, de 21 de mayo , 21 de abril de 1992 , 11 de diciembre de 1996 , 20 de julio de 2000 y 8 de febrero de 2007 , en cuanto a la no exigencia de la acreditación de los daños y perjuicios sufridos, e infracción de la doctrina "in re ipsa".

El motivo cuarto en el que se articula el recurso de casación se funda en la infracción del art. 43.1 LM , y la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 98/2016, de 19 de febrero , 706/2010, de 18 de noviembre , 936/2009, de 2 de marzo y 40/2008, de 5 de febrero , en cuanto al criterio de la regalía hipotética, como criterio que responde a la necesidad de poder resarcir al perjudicado en aquellos supuestos de dificultad probatoria de los beneficios obtenidos por el infractor, no eximiendo de la prueba de su cuantificación.

Así planteado el recurso, no procede su admisión, según se razona seguidamente:

1. A la vista del planteamiento que se hace en el primer motivo del recurso de casación, éste debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2. 4.º de la LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la razón decisoria de la sentencia recurrida ( art. 483.2. 3.º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ).

   En concreto, la parte recurrente aduce que la sentencia recurrida infringe la doctrina de la sala y del TJUE sobre la aplicación al caso del art. 13.2 RMUE, a partir de la alteración detectada en los códigos de trazabilidad de los productos comercializados por los demandados, y por confundir la función de la marca, como indicadora del origen empresarial, con la función del código de trazabilidad, como indicador del origen geográfico o lugar de primera comercialización de un concreto producto. También pone de manifiesto su discrepancia sobre la relación que plasma la sentencia recurrida entre el principio de agotamiento y la función esencial de la marca como origen empresarial.

   Así, la sentencia recurrida, pone de manifiesto que la ahora recurrente adujo que, en todo caso, la manipulación de los perfumes Tous comercializados por los demandados no tenía la suficiente entidad como para que resultase de aplicación la excepción de agotamiento art 13-2 RMU y, a este respecto, analiza la cuestión referida a la concurrencia (o no) de la excepción al agotamiento como fuente de recuperación del ius prohibendi por el titular de la marca comercializada -art 13-2º RMU. Y, razona que:

   "Y siendo así entendemos que hay base para la pretensión de condena que se formula pues cuando un comerciante elimina, con cualquier técnica -raspado, recorte físico o superposición de etiquetas-, sin el consentimiento del titular de una marca, los códigos utilizados por esta marca en los embalajes de sus productos, bien para su definitiva eliminación o para su sustitución por una etiqueta equivalente pero distinta, de manera que el código del fabricante de los productos de que se trata quede completamente disimulada, sustituido o suprimido, o cuando un comerciante comercia con productos con tales alteraciones, el titular de la marca está facultado para oponerse a que el comerciante utilice dicha marca para comercializar la reventa.

   "Y es que en tal caso se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca, que es la de indicar y garantizar la procedencia del producto, lo que incluye el lugar de la primera comercialización en tanto circunstancia íntimamente vinculada al principio del agotamiento que está connaturalmente conectado con el fundamento del derecho sobre la marca[...]".

   Y seguidamente cita la STJUE C-427/93, caso Bristol - Myers de 11 de julio de 1996 y la STTJUE C-16/03 , Peak Holding AB, de 30 de noviembre de 2004. Para concluir que:

   "Desde esta perspectiva, un código de trazabilidad de un fabricante que exporta y comercializa sus productos por múltiples mercados internacionales, incluyendo aquellos que son externos al Espacio Económico Europeo, es factor dominante del envasado en tanto permite garantizar para el titular de la marca el propio ejercicio de los derechos que tiene imputados en tanto titular de dicho signo como es la persecución, por infracción, de las importaciones paralelas no consentidas por él.

   De tales consideraciones deriva que la supresión del código de que se trata, si no es equivalente a la supresión y/o sustitución de la marca, sí está vinculado a una conducta vinculada a la funcionalidad misma de la marca, lo que constituye, dice la STJUE, C-379/97, de 12 de octubre de 1999 en relación a la sustitución de una marca por otra, una utilización por parte del importador paralelo de una marca que no le pertenece, lo que es extensivo al caso de la eliminación de los elementos que permiten el desarrollo del objeto de la marca, como es el ejercicio del ius prohibendi."

2. El motivo segundo en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y a la razón decisoria de la sentencia recurrida.

   En efecto, el motivo segundo se funda en la infracción del art. 42 LM , en cuanto la sentencia recurrida interpreta tal precepto de forma no acorde a la Directiva 2004/48 CE del Parlamento y del Consejo, ya que aplica la notoriedad de las marcas Tous, como criterio de atribución de responsabilidad indemnizatoria.

   A lo largo del desarrollo del motivo, la recurrente aduce que los criterios de atribución de responsabilidad subjetiva deben interpretarse conforme a la Directiva 2004/48 CE del Parlamento y del Consejo, y, en concreto al considerando 26 y a su art. 13.1 , de los que se deduce que la responsabilidad no nace de conocer la existencia de la marca, o de que esté registrada o pudiera estarlo, sino del hecho de tener consciencia o conocimiento, o deber de tenerlo, de la infracción de tal derecho.

   De forma que elude que la sentencia recurrida, tras poner de manifiesto que los demandados reconocen expresamente que las marcas son notorias, razona que:

   "[...] se trata de un caso de un supuesto de responsabilidad de naturaleza objetiva y normativa dada la cualidad de notorias que tienen las marcas.

   "Consecuentemente, no es valorable el conocimiento, la intención ni desde luego la culpa de los autores de la infracción.

   "Si la marca es notoria -como se reconoce-, y hay infracción de la marca, hay responsabilidad.".

   En consecuencia, se elude la razón decisoria de la resolución recurrida.

3. El motivo tercero en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional y carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la base fáctica y la razón decisoria de la misma.

   El motivo tercero en que se articula el recurso de casación se funda en la infracción del art. 43.2.b) LM , y de la doctrina de la sala, en cuanto a la no exigencia de la acreditación de los daños y perjuicios sufridos, e infracción de la doctrina "in re ipsa".

   A lo largo del desarrollo del motivo aduce que la sentencia recurrida vulnera la doctrina de la sala sobre la necesidad de acreditar los daños y perjuicios, pues una cosa es la dificultad de acreditar los daños y perjuicios, y otra liberar de la prueba de su existencia, asumiendo que se acreditan "con la prueba de la explotación infractora". Asimismo, cita las SSTS 131/2004, de 3 de marzo , 550/2006, de 8 de junio , 384/2008, de 21 de mayo , 21 de abril de 1992 , 11 de diciembre de 1996 , 20 de julio de 2000 y 8 de febrero de 2007 .

   En efecto, la STS 131/2004, de 3 de marzo , al ponderar la aplicabilidad a aquel supuesto de los arts. 36 y 37 LM de 1988 , razona que:

   "[...]Es cierto que en algunas Sentencias de esta Sala, entre ellas la citada en el escrito de recurso y las más recientes de 10 de octubre de 2.001 y 3 de febrero de 2.004, se ha admitido la aplicación de la doctrina "in re ipsa", pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general ( Sentencia 29 septiembre 2.003 ), sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso, como por lo demás es consustancial a dicha doctrina; de ahí que si no hay base fáctica apropiada resulta razonable no tomarla en consideración.".

   Y la STS 384/2008, de 21 de mayo , también se funda en el art. 37 de LM de 1988 .

   Ahora bien, la sentencia recurrida parte de la violación de una marca, que conceptúa de notoria. Y, seguidamente razona que:

   "[...] En relación al punto segundo - apreciación de daños ex re ipsa y al principio de proporcionalidad-, hemos de tener en cuenta una serie de criterios que particularizan el caso de la indemnización sustentada en el criterio de la regalía o licencia hipotética y que trataremos de resumir en una serie numerada de criterios resultantes de las apreciaciones que iremos haciendo al respecto.

   "Es cierto que la regalía hipotética tiene el alma propia del enriquecimiento injusto y que desde esta perspectiva, su finalidad no debería ser tanto la reparación de un quebranto como la restitución de lo indebidamente obtenido por un tercero que hace uso inconsentido de un derecho ajeno, obteniendo una ventaja económica que no le corresponde y que debe restituir al titular del derecho hubiera o no sufrido daño con ocasión del uso del derecho por el tercero.

   "Pero no puede obviarse que en la ley -como corolario de la Directiva 48/2004- la regalía no es sino un criterio de cuantificación de daños y perjuicios y en tal sentido se regula en nuestro art. 43-2 LM .

   "Se trata así de un instrumento para fijar un importe por razón de un quebranto, en un método propio de una acción de daños y perjuicios a diferencia, por ejemplo, del caso de la competencia desleal donde se mantienen autónomas -y separadas- la acción indemnizatoria de la de enriquecimiento injusto prevista para los casos de conductas vinculadas a derechos de exclusiva - art 32- 1-5º LC -. Método que se sustenta en una ficción jurídica consistente en presumir un contrato de licencia no realizado y en fijar como daño el precio no pagado pero debido.

   "Y se trata de un criterio electivo, sólo dependiente de la voluntad del titular de la marca.".

   Por lo tanto, la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendiendo a su base fáctica y razón decisoria.

4. El motivo cuarto en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional y carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2. 3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la base fáctica y la razón decisoria de la misma.

   El motivo cuanto en que se articula el recurso de casación se funda en la infracción del art. 43.1 LM , y la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 98/2016, de 19 de febrero , 706/2010, de 18 de noviembre , 936/2009, de 2 de marzo y 40/2008, de 5 de febrero , en cuanto al criterio de la regalía hipotética, como criterio que responde a la necesidad de poder resarcir al perjudicado en aquellos supuestos de dificultad probatoria de los beneficios obtenidos por el infractor, no eximiendo de la prueba de su cuantificación.

   De forma que procede la cita de la STS 706/2010, de 18 de noviembre :

   "Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 -responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción- " manifesta non egent probatione " -.

   "Y, en la sentencia de 5 de febrero de 2.008 , que el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, siguiendo el ejemplo del 66, apartado 2, letra c), de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de patentes, parte -para reconocer al perjudicado por la infracción, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho- de la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una no consentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, ha concedido una licencia. Y que eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado.

   "Como quedó expuesto, en la sentencia recurrida se declaró probada la infracción de la marca de que es titular ZAPF Creation AG -también consta efectuada la intimación a que se refiere el artículo 37 de la misma Ley -, por lo que la opción que dicha sociedad ejercitó oportunamente en el proceso a favor de la aplicación de la fórmula del repetido artículo 38, apartado 2, letra c), no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia " ex re " del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia.".

   Así, la sentencia recurrida, tras razonar que la prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora y que, si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca, concluye que, en tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

   Por lo tanto, la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendiendo a su base fáctica y razón decisoria.

La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafos primero y segundo, de la LEC . Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal no puede ser admitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada disposición.

Las alegaciones efectuadas por las recurrentes en el trámite de audiencia, previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos.

Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.

La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .