STS, 19 de Diciembre de 2002
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 19 Diciembre 2002 |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil dos.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, en el recurso de casación 1128/1997, interpuesto por LUIS CABALLERO, S.A., representado por la Procuradora Dª. Mª Isabel Campillo García, asistida de Letrado, contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 1996, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contenicoso-administrativo nº 236/1995, que declara conformes a derecho los Acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de diciembre de 1993 y el de fecha 14 de noviembre de 1994, de la misma Oficina, que en reposición otorgaron las inscripciones de las marcas números NUM000 , NUM001 y NUM002 , mixta, de un gráfico con una Virgen y la leyenda "ANTONIO CABALLERO, S.A.", para productos de las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 .
Con fecha 21 de octubre de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la entidad LUIS CABALLERO, S.A. contra las resoluciones de la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS de 14 de noviembre de 1994 desestimatorias de los recursos de reposición deducidos contra otras de 3 de diciembre de 1993 que acordaron la inscripción de las marcas nº NUM000 , NUM001 y NUM002 "Antonio Caballeros, S.A." para distinguir los enunciados generales de productos alimenticios de las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 . Sin costas".
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad LUIS CABALLERO S.A., quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la sentencia recurrida y se declarase la denegación de las marcas nº NUM000 , NUM001 y NUM002 .
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 2 de junio de 1997, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 23 de junio de 1997, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de diciembre de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, (Sección 1ª), del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de fecha 21 de octubre de 1.996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy recurrente en casación contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de diciembre de 1.993 y 14 de noviembre de 1.994, desestimatoria de los tres recursos de reposición interpuestos contra las primeras, que habían concedido a ANTONIO CABALLERO, S.A., la inscripción de las marcas números NUM000 , NUM001 y NUM002 , consistentes en la denominación ANTONIO CABALLERO, S.A. y gráfico de una virgen, para proteger productos de las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 del Nomenclátor, concesión otorgada pese a la oposición de la oponente LUIS CABALLERO, S.A., recurrente en la instancia y hoy en este recurso de casación, titular de las marcas denominativas nº NUM006 "LUIS CABALLERO" y nombre comercial nº NUM007 "LUIS CABALLERO, S.A.", y marcas nº NUM008 , NUM009 y NUM010 "CABALLERO", para proteger productos de las clases NUM011 y NUM003 , NUM004 , NUM005 y NUM012 del Nomenclátor.
Con fundamento en el ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, se articulan ocho motivos de casación. El primero, porque la sentencia recurrida contiene tacha de genericidad del apellido "Caballero" desproveyendo al mismo del carácter y función distintiva a la que se refiere el artículo 1 de la Ley de Marcas 32/1988; el segundo, porque la sentencia infringe el artículo 2-a) de la Ley de Marcas; el tercero, por inaplicación del artículo 12.1 de la Ley, en cuanto al concepto de identidad en el elemento nuclear y la jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo; el cuarto, por inaplicación de las prohibiciones del artículo 12.1 a) de la Ley, y jurisprudencia aplicable sobre el predominio del elemento verbal sobre el gráfico de las marcas mixtas; el quinto, por infracción del apartado a) del artículo 13 de la Ley y jurisprudencia en los casos de homonimia parcial; el sexto, por inaplicación de las prohibiciones del artículo 12.1 a) de la Ley al descartar que el riesgo de confusión venga agravado por la identidad de productos y jurisprudencia aplicable sobre la regla de la especialidad; el séptimo, por infracción por inaplicación del artículo 12.1 a) de la Ley y jurisprudencia sobre el riesgo de asociación; el octavo, por infracción por inaplicación de la prohibición del artículo 13 c) de la Ley 32/88.
En efecto, el artículo 12.1.a) de la expresada Ley dispone que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.
Así pues, tal como hemos dicho reiteradamente, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada y c) que como consecuencia de ello, resulte un riesgo de error o confusión con la marca anterior.
Como criterios generales aplicables a todos los motivos articulados, hemos de decir, con el fin de evitar repeticiones inútiles que en el caso de autos, las marcas aspirantes amparan productos de las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 , y las oponentes de las clases NUM003 , NUM004 , NUM005 y NUM011 , lo determinante no es ya sólo establecer, si existe o no semejanza la semejanza fonética, gráfica o conceptual entre ellas, sino si esos productos que pretenden amparar se encuentran en aquella situación a que el propio precepto se refiere, de forma que, además, a consecuencia de ello se pueda inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación, porque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo determinante, como también hemos dicho anteriormente, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable.
La sentencia de instancia efectúa la comparación apreciando la totalidad de los elementos concurrentes, tanto en lo que respecta a la identidad o semejanza entre los signos como de los productos a que se refiere, rechaza la identidad o similitud denominativa, valorando y aun teniendo en cuenta que se trata de servicios incluidos en las mismas clases del Nomenclátor, no estima que pueda producirse error o confusión entre los consumidores.
A partir de ahí, hemos de reiterar, como en otras muchas sentencias, que en sede de un recurso extraordinario de casación como es este, al Tribunal Supremo no le es posible alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, ni cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, de ahí el escaso valor que, en materia tan casuística como es esta, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, - sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Marzo, 4 de Abril, 25 de Octubre, 12 de Diciembre de 2000, 11 de Julio de 2.001 y 30 de Abril de 2.002 y como más recientes las de 27 de Mayo y 3 y 10 de Junio del corriente año, entre otras muchas -, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para acreditar que la decisión del Tribunal "a quo" ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido.
De ahí que la apreciación de cualquiera de los factores, (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, queda reservada, en cada caso concreto, a los Tribunales de Instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación más que en aquellos supuestos concretos a que nos hemos referido, doctrina aplicable no sólo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos, sino también al juicio de similitud de los productos que con ellos se trata de proteger.
Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de que es posible la convivencia en el mercado sin riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas y no siendo esa conclusión, en el caso de autos, ilógica ni arbitraria ni contraria al buen sentido, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y en consecuencia procede rechazar los motivos articulados en los números dos, tres, cuatro, seis y siete, dado que en todos ellos, se pretende sustituir el criterio de la Sala de instancia por el suyo propio discrepando de la apreciación de la prueba hecha por la Sala de instancia, si bien debemos aclarar, por lo que se refiere al uso de los apellidos como elementos de las marcas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 a) de la Ley, se prohibe el registro como marca, a los apellidos, siempre que estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12, y que esta Sala ha venido declarando recientemente, en sentencias anteriores a la vigente Ley de Marcas a los que sea aplicable el Estatuto de la Propiedad Industrial, pero que la aplicación del artículo 13 a) de la nueva Ley 32/1988, permite estudiarlo como doctrina aplicable a la nueva Ley, que toda persona tiene derecho a usar sus propios apellidos como marcas, sin incurrir en la prohibición del artículo 12.1 a), antes en el 124.1º del E.P.I., siempre que el uso de los apellidos vayan acompañados de otros elementos identificativos que los distingan de otros similares anteriormente inscritos, es decir, que tratándose del uso de apellidos, todo el mundo tiene derecho a usar los suyos como marcas, puesto que se trata del principal elemento identificativo de cada persona, siempre que el uso de las marcas no suponga una confrontación directa e identidad absoluta con otras marcas registradas, permitiéndose la concurrencia de apellidos cuando la marca aspirante vaya acompañada de otros elementos identificativos distintos del apellido que lo distinga de otras similares anteriormente registradas, supuesto que concurre en el caso de autos, en el que la marca aspirante ANTONIO CABALLERO, S.A. aparece acompañado de un gráfico muy significativo a modo de etiqueta en la que aparece una figura de una virgen sobre un pedestal, con lo cual puede asegurarse, que no existe semejanza gráfica y que existen diferencias suficientes para diferenciarla de sus oponentes LUIS CABALLERO o CABALLERO, dado que no existe riesgo de confusión entre ellas. Procede desestimar el motivo de casación articulado en el ordinal quinto.
Una vez declarado por la Sala de instancia que no existe riesgo de confusión entre las marcas, al no existir la semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las mismas, la naturaleza de los productos ya no cuenta sino como factor complementario del primero para acentuar o aumentar la diferenciación, pero nunca como elemento susceptible de aumentar la confusión, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, exige la agregación de los dos elementos para que de su resultado se produzca o genere el riesgo de confusión en el mercado. En el caso presente la identidad de productos de ambas marcas en las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 no pueden correr un riesgo de confusión entre ella, al ser diferentes denominativamente. Procede desestimar el primer motivo de casación articulado por el recurrente.
En el quinto y octavo motivos de casación articulados, alega el recurrente que la sentencia recurrida del artículo 13 c), de la expresada Ley, en cuanto prescribe que: "No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados ".
Ciertamente, la sentencia no tiene en cuenta para nada el precepto citado ni se refiere a él en ningún momento, pese a haber sido alegado por la parte actora en su escrito de demanda por lo que su denuncia, en cualquier caso no debía haber venido a través del ordinal concreto articulado sino del ordinal 3º, del propio artículo 95.1 en su caso, por incongruencia, deficiencia, que dada la naturaleza estrictamente formal de este recurso de casación, sería suficiente para su desestimación.
Mas, en cualquier caso, también este motivo ha de ser desestimado. Cita en su apoyo la jurisprudencia anterior de esta Sala sobre las marcas notorias, en evitación de que el público consumidor pueda atribuir una común procedencia, de tal forma que estime que la nueva marca pretende aprovecharse así de forma ilegítima el crédito y reputación de que gozan las marcas de su representada en el mercado, como consecuencia de su constante esfuerzo para conseguirlo.
Sin embargo, ha de considerarse que esa notoriedad en un sector determinado específico no tiene porqué, por sí y en cuanto a su propia naturaleza ampliar esa misma notoriedad a otros sectores comerciales ajenos, sin que pueda impedir que cualquier otra marca también pueda gozar de una reputación comercial, asimismo legítimamente obtenida, fuera de aquel sector en que la marca oponente tiene ese carácter de notoriedad, como sucede en el caso de autos con los productos de la clase NUM011 , vinos y licores del recurrente, únicos en los que se podría producir un carácter notorio, por sus vinos, y sobre todo por su coñac y ponche caballero, pero no guardan relación alguna con los productos del aspirante, que no reivindica ninguno de la clase NUM011 , y se limita a los alimentos de las clases NUM003 , NUM004 y NUM005 , por lo cual, se trata de productos totalmente diferentes de los que el propio recurrente considera notorios y cuando ya la sentencia de instancia ha descartado el riesgo de confusión en el mercado por no existir semejanza fonética entre ellas, no es posible apreciar, porque no existe, el riesgo de asociación entre las marcas.
Procede por todo ello la desestimación del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación nº 1128/1997 interpuesto por la representación legal de LUIS CABALLERO, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 1.996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo número 236 de 1.995; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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