STS 295/2018, 26 de Febrero de 2018

Los representantes legales de la Sociedad Anónima DAMM y de la sociedad mercantil "Hijos de Rivera SA" interponen sendos recursos de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014 ) por la que estimó el recurso contencioso interpuesto por doña Estibaliz contra las resoluciones dictadas el 21 y el 23 de mayo de 2014 por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se estimaron sendos recursos de alzada contra la concesión de la marca nº 3078330 "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

La sentencia de instancia anuló las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y acordó la inscripción de la marca solicitada para amparar los productos de la clase 32.

La sentencia consideró que la marca "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas), en una comparación global con las marcas enfrentadas, no tenía similitudes de tipo denominativo, fonético o conceptual suficientes para apreciar riesgo de error o asociación indebidos por parte del consumido. Argumenta que si bien las marcas enfrentadas «son coincidentes en el vocablo "ESTRELLA" dicho término es relativamente común en el sector de los alcoholes ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ) de ahí que a la hora de evaluar la compatibilidad de las marcas enfrentadas no sea dicho término el único a valorar» [...]. «Si observamos, todas la marcas oponentes, junto al vocablo ESTRELLA, añaden otro. Así, en relación con las marcas de titularidad de hijos de Rivera SA, resulta frecuente encontrar el vocablo GALICIA, vocablo donde reside el elementos individualizador y diferenciativo de la marca» [...]. «Otro tanto cabe señalar respecto de las marcas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM en las que junto al vocablo ESTRELLA se acompaña el vocablo "DAMM, vocablo donde reside la fuera distintiva de las marcas de su titularidad. En la solicitada, la fuerza distintiva no pues, tampoco, residenciarse en el vocablo ESTRELLA, sino en el vocablo MADRID (al igual que sucede con la prioritaria ESTRELLA GALICIA»).

La sentencia también añade que desde un punto de vista gráfico, es cierto que en la solicitada se incorpora una estrella, al igual que sucede con algunas de las marcas oponentes, pero considera que dicho elemento gráfico no puede ser monopolizado por nadie y que existen elementos diferenciadores respecto del gráfico de las prioritarias en cuanto a la disposición de la estrella, color y contenido.

Por todo ello concluye afirmando que se advierten entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades denominativas, fonéticas y gráficas como para garantizar la convivencia pacífica entre todos ellos, sin que se advierta riesgo de confusión o asociación

El recurso interpuesto por la sociedad DAMM se funda en los siguientes motivos de casación:

1. El primer motivo, planteado al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , denuncia la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas . Para el Tribunal de instancia la aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas viene supeditada a la previa aplicación del artículo 6 de dicha norma , considerando que si no existe riego de confusión entre marcas no hay porque entrar a valorar la aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas .

   Considera que la sentencia infringe la jurisprudencia del TJUE en la que se establece que no es necesaria la existencia de riesgo de confusión para que opere la protección del art. 8.1 de la Ley de Marcas .

2. El segundo motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) denuncia la infracción del art 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas . Considera que el tribunal de instancia no realiza un juicio comparativo entre las marcas en conflicto y los productos protegidos, pues no existe convivencia pacífica entre marcas "ESTRELLA" para identificar cervezas en el mercado sino que solo el grupo DAMM e HIJOS DE RIVERA son las únicas que pueden comercializar cerveza mediante el término ESTRELLA gracias a un acuerdo de convivencia y ambas mantienen una defensa activa contra terceros que pretenden valerse de la notoriedad del término "ESTRELLA" que es el relevante pues la utilización de un término geográfica (Galicia, Madrid, Levante) son descriptivos de un lugar de procedencia sin que posean carácter dominante sobre el conjunto del signo y así lo consideró el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de diciembre de 2013 (rec. 172/2013 ). Y no siempre el término estrella utilizado para identificar cervezas contenía el término DAMM (ESTRELLA LEVANTE, ESTRELLA DORADA, ESTRELLA DEL SUR, ESTRELLA ROJA). Aduce que el tribunal de instancia ha incurrido en un error en la valoración de la prueba sobre el juicio de confundibilidad.

3. El tercer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.c) de la LJ , considera infringido el art. 218 de la LEC por incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia. El tribunal con su argumentación desconoció lo alegado en el recurso de alzada y en la contestación del recurso afirmando que además de la marca "estrella DAMM" es titular de otras denominaciones "Estrella Levante", "Estrella Sur" etc por lo que no todas las marcas están compuesta por los términos "Estrella" y "DAMM" y porque existen decisiones de la OEPM y de expertos que valoran la existencia de riesgo de confusión sin que la sentencia ofrezca una motivación suficiente que ofrezca una valoración subjetiva opuesta.

El recurso interpuesto por la sociedad "Hijos de Rivera SA" se funda en los siguientes motivos de impugnación:

1. El primer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , denuncia la vulneración del art. 6.1.d) de la Ley de Marcas 17/2001 por no ponderar globalmente y de forma independiente los factores que pueden determinar la existencia de un riesgo de confusión, prescindiendo de la similitud conceptual entre las marcas enfrentadas, la identidad aplicativa concurrente y la notoriedad de las marcas oponentes.

2. El segundo motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , denuncia la infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas en relación con los artículos 4.4 a ) y 5.2 de la Directiva de Marcas , por estimar exigible la existencia de un riesgo de confusión para otorgar protección reforzada a una marca notoria.

3. El tercer motivo, formulado al amparo del art.88.1.c) de la LJ , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por incurrir la sentencia en falta de motivación al concluir que no existe riesgo de asociación en los plazos denominativo, fonético, conceptual y gráfico sin haber realizado análisis conceptual.

Mediante Auto de la Sección Primera de 21 de junio de 2017 se acordó "Inadmitir el motivo tercero de sendos recursos de casación interpuestos por las respectivas representaciones procesales de las entidades "Hijos de Rivera SA" y "Sociedad Anónima DAMM" contra la sentencia de 24 de febrero de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso nº 412/2014 " y admitir los motivos primero y segundo de ambos recursos.

La representante legal de doña Estibaliz presentó escrito, fechado el 25 de septiembre de 2017, oponiéndose a los recursos de casación.

Argumenta que la sentencia recurrida procedió a una correcta aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , acorde con la jurisprudencia dictada por los tribunales de justicia en supuestos análogos.

Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 20 de febrero de 2018, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Los representantes legales de la "Sociedad Anónima DAMM" y de la sociedad mercantil "Hijos de Rivera SA" interponen sendos recursos de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014 ). La sentencia de instancia anuló las resoluciones administrativas de 21 y el 23 de mayo de 2014 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y acordó la inscripción de la marca solicitada nº 3078330 "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

La sentencia consideró que la marca solicitada, en una comparación global con las marcas enfrentadas, no tenía similitudes de tipo denominativo, fonético o conceptual suficientes para apreciar riesgo de error o asociación indebidos por parte del consumidor. A tal efecto razona que si bien las marcas enfrentadas «son coincidentes en el vocablo "ESTRELLA" dicho término es relativamente común en el sector de los alcoholes ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ) de ahí que a la hora de evaluar la compatibilidad de las marcas enfrentadas no sea dicho término el único a valorar» [...]. «Si observamos, todas la marcas oponentes, junto al vocablo ESTRELLA, añaden otro. Así, en relación con las marcas de titularidad de hijos de Rivera SA, resulta frecuente encontrar el vocablo GALICIA, vocablo donde reside el elementos individualizador y diferenciativo de la marca»[...]. «Otro tanto cabe señalar respecto de las marcas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM en las que junto al vocablo ESTRELLA se acompaña el vocablo "DAMM", vocablo donde reside la fuera distintiva de las marcas de su titularidad. En la solicitada, la fuerza distintiva no pues, tampoco, residenciarse en el vocablo ESTRELLA, sino en el vocablo "MADRID", al igual que sucede con la prioritaria "ESTRELLA GALICIA».

La sentencia también añade que desde un punto de vista gráfico, es cierto que en la solicitante se incorpora una estrella, al igual que sucede con algunas de las marcas oponentes de Damm, pero considera que dicho elemento gráfico no puede ser monopolizado por nadie y que existen elementos diferenciadores de la solicitada respecto del gráfico de las prioritarias en cuanto a la disposición de la estrella, color y contenido.

Por todo ello concluye afirmando que se advierten entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades denominativas, fonéticas y gráficas como para garantizar la convivencia pacífica entre todos ellos, sin que se advierta riesgo de confusión o asociación.

Las cuestiones que es preciso analizar han quedado circunscritas a las infracciones sustantivas planteadas por ambos recurrentes, que, en esencia, resultan coincidentes, y pueden sintetizarse en las siguientes:

1. por un lado, la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas , por entender que la sentencia infringe la jurisprudencia del TJUE en la que se establece que no es necesaria la existencia de riesgo de confusión para que opere la protección del art. 8.1 de la Ley de Marcas ;

2. por otro, en la infracción del art. 6.1.b) de la Ley de marcas por entender que la sentencia no ha ponderado correctamente el riesgo de confusión existente entre la marca solicitada y las marcas prioritarias opuestas, en las que se incorpora también el vocablo "estrella" que ha de considerarse el vocablo predominante para identificar el producto y la procedencia comercial y que tan solo lo utilizan pacíficamente las dos empresas recurrentes en virtud de un acuerdo comercial oponiéndose a su utilización por terceros, sin que los vocablos geográficos sean suficientemente distintivos al hacer referencia a una procedencia geográfica del producto.

Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias.

El art. 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas establece que «No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores».

Las resoluciones administrativas consideraron que las marcas oponentes tienen carácter notorio en el sector de la comercialización de cervezas. La sentencia de instancia no cuestionó el carácter notorio de las marcas opuestas pertenecientes a la Sociedad DAMM ("Estrella Damm") o de la empresa Hijos de Rivera (las marcas "Estrella especial" "Estrella Extra" "Estrella Pilsen" "Estrella Galicia", entre otras) para comercializar cerveza, si bien consideró que entre las marcas enfrentadas existían elementos denominativos y fonéticos diferenciadores, destacando el vocablo "DAMM" o la denominación geográfica ("Galicia" entre otras) que acompaña al término "Estrella" añadiendo «sin que se advierta, por otra parte, riesgo alguno de confusión o asociación, lo que excluye la aplicación de la invocada protección de las marcas notorias oponentes, que requiere, inexcusablemente, la existencia de riesgo de confusión o asociación ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ), que en el caso presente no advertimos».

En definitiva, las marcas opuestas por las empresas hoy recurrentes, que incorporan el término "Estrella", se consideran tanto por la Administración como por la sentencia de instancia marcas notorias, valoración que ha de ser asumida en casación.

La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que «[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas- Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]»,

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que «La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A . -, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella».

Y en dicha sentencia se concluía «[.. . ] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla».

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar «En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido . Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección».

En el supuesto que nos ocupa las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Estrella", que se constituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar una categoría de cervezas que gozan de una reputación entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con el origen empresarial y la calidad de los productos protegidos por las marcas notorias. En contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia y en cierta forma con la STS de 21 de julio de 2015 (rec. 3082/2013 ), el vocablo que se añade en estos casos al término "Estrella" (en el caso enjuiciado "de Madrid") no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas notorias, pues al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto en el caso de las marcas notorias, tal y como hemos afirmado anteriormente, debe añadirse que también en el caso de las marcas notorios opuestas junto con el término "Estrella" también incorporan otros vocablos, algunos de ellos de carácter geográfico (como "Estrella Galicia", "Estrella de Galicia") y otros que no lo son ("Estrella Damm" o "Estrella Pilsen"), de modo que en el sector de la comercialización de las cervezas la utilización como elemento relevante del vocablo "Estrella" puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación.

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación por entender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por las empresas recurrentes, por lo que procede casar la sentencia sin necesidad de entrar a conocer el resto de los motivos planteados.

Costas.

Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso de casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ .

Por lo que respecta a las costas causadas en la instancia no procede imponerlas pues el asunto planteado planteaba a la vista de los antecedentes jurisprudenciales serias dudas de derecho.

Que debemos estimar y estimamos los recursos de casación interpuestos por la "Sociedad Anónima DAMM" y por la sociedad mercantil "Hijos de Rivera SA" contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014 ) que se casa y anula.

Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña Estibaliz contra las resoluciones dictadas el 21 y el 23 de mayo de 2014 por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se estimaron sendos recursos de alzada contra la concesión de la marca nº 3078330 "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas Dª. Maria Isabel Perello Domenech

D. Diego Cordoba Castroverde D. Angel Ramon Arozamena Laso

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D.Diego Cordoba Castroverde , estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.