ATS, 9 de Febrero de 2018
| Ponente | JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR |
| ECLI | ES:TS:2018:1138A |
| Número de Recurso | 6064/2017 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 09/02/2018
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 6064/2017
Materia: PROPIEDAD INTELECTUAL
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor
Letrada de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 103
Secretaría de Sala Destino: 003
Transcrito por:
Nota:
R. CASACION núm.: 6064/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor
Letrada de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 103
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente
Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce
D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor
Dª. Ines Huerta Garicano
En Madrid, a 9 de febrero de 2018.
El Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre de la mercantil Société des Produits Nestlé S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 23 de abril de 2015, que acordó la concesión de la marca española n.º 3532871 "Once mini sueldo de tu vida " mixta, en las clases 16, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, solicitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y contra la posterior resolución de 26 de noviembre de 2015, desestimatoria del recurso de alzada.
El recurso, tramitado con el n.º 96/2016, fue estimado parcialmente por el mencionado órgano judicial en sentencia de 21 de junio de 2017 . La Sala de instancia considera, en primer lugar, que el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM) impide el registro de la marca " Once mini sueldo de tu vida " solicitado por la ONCE al constatarse un riesgo de confusión con la marca prioritaria " Un sueldo para toda tu vida" de Nestlé, puesto que existe una clara similitud fonética y conceptual así como una semejanza de campo aplicativo por lo que concierne a la clase 35 (frases o servicios de publicidad). En relación con el resto de campos aplicativos (clase 16 -productos de papelería- y clase 41-servicios de educación y entretenimiento-) para los que está registrada la marca concedida que se impugna, el Tribunal a quo no aprecia identidad ni similitud, sin que, a su juicio, la clase registrada por Nestlé posea la entidad suficiente como para tener capacidad obstativa de todo tipo de clases sino sólo de aquellas directamente relacionadas con aquélla.
En segundo lugar, por lo que concierne a la alegada vulneración del artículo 8.1 LM y la protección de la marca notoria o renombrada en aquellos campos aplicativos o servicios protegidos no similares, la Sala de instancia parte de la premisa de que "la protección de las marcas notorias (...) no es absoluta, sino que sigue exigiendo, no identidad de servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión o asociación, y así lo precisa la Sentencia del Tribunal Supremo (...) de fecha 21 de julio de 2015 " en la que se afirma que "la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa dicha protección". De lo anterior concluye la Sala de instancia que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado al no verificarse un riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos puesto que la disparidad de campos aplicativos (juego, uno; productos alimenticios, otro) y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada marca excluye el riesgo de que el público o los consumidores puedan creer que los productos proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.
Notificada la sentencia, la representación procesal de la mercantil Nestlé S.A. ha preparado contra la misma recurso de casación, exponiendo en su escrito - elaborado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (en adelante, LJCA) en su redacción aplicable dada por la L.O. 7/2015 de 21 de julio- que la sentencia impugnada infringe el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas , que es transcripción del artículo 4.4 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 22 de octubre, y del artículo 5.3 de la actual Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
Argumenta en síntesis la mercantil recurrente que la sentencia yerra al no estimar la pretensión basada en el artículo 8.1 LM por considerar que no existe riesgo de confusión o asociación que haga necesaria dicha protección, ya que la existencia de ese riesgo es presupuesto de aplicación del artículo 6.1 b) LM , pero no del régimen de protección de la marca notoria. Añade la recurrente que, contra lo sostenido en la sentencia impugnada, lo único que exige el artículo 8 LM , tal como se desprende de su tenor literal, es una similitud de signos (similitud que, en este caso, ha sido reconocida por la propia sentencia) sin exigir un riesgo de confusión o asociación.
La referida interpretación, sigue alegando la recurrente, infringe la jurisprudencia comunitaria que cita y expone en el escrito de preparación; en particular, y entre otras, la Sentencia del TJUE, de 27 de noviembre de 2008 ( Intel Corporation, C-252/2007). Subraya la mercantil que el TJUE ha reiterado en numerosas ocasiones que, para la aplicación del régimen de protección de la marca notoria, no es preciso constatar un riesgo de confusión sino un grado de similitud entre la marca notoria y la posterior, similitud que ha de ser suficiente para que el público relacione ambas marcas estableciendo un vínculo entre ellas. En apoyo de su argumentación señala la recurrente que la reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017 (recurso 1317/2014 ) puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo según la jurisprudencia comunitaria: así, el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo (económico o jurídico).
Por lo que atañe a la justificación del interés objetivo casacional sostiene la parte que es preciso un pronunciamiento del Tribunal Supremo que clarifique la doctrina de la Sala Tercera que parece exigir la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación como presupuesto de aplicación del artículo 8 LM , a fin de adaptarla a la jurisprudencia europea en la materia.
Habiendo dictado el Tribunal de instancia auto teniendo por debidamente preparado el recurso de casación con fecha 10 de noviembre de 2017, con emplazamiento a las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo , la parte recurrente, en la indicada representación procesal, se ha personado en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo.
Se han personado asimismo ante este Tribunal Supremo, en calidad de partes recurridas, el procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en representación de la ONCE y el Sr. abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor, Magistrado de la Sala.
Con carácter previo al análisis del interés casacional que pudiera plantear la cuestión suscitada, cabe señalar que el escrito de preparación cumple suficientemente con los requisitos que el artículo 89.2 LJCA exige al escrito de preparación; eso es, la debida identificación de las normas y la jurisprudencia cuya infracción se imputa a la sentencia de instancia, la justificación, primero , de su incardinación en el Derecho estatal; segundo , de su alegación en el proceso de instancia y/o su toma en consideración por la sentencia impugnada; y tercero , de su relevancia en el sentido del «fallo»; ranzonándose, por último, la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso. Nada puede oponerse, por tanto, a la admisibilidad del recurso desde esta perspectiva.
Despejados los obstáculos formales para la admisibilidad del recurso de casación, hemos de determinar si la cuestión litigiosa reviste interés casacional objetivo para la creación de jurisprudencia.
Como se ha expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución la resolución impugnada, en lo que aquí interesa, considera que la resolución de la OEPM que acuerda la inscripción de la marca " Once mini sueldo de tu vida " -solicitada por la ONCE para los campos aplicativos 16 (papelería) y 41 (educación y entretenimiento)- no infringe lo dispuesto en el artículo 8.1 LM . Razona la Sala a quo que, a diferencia de lo que ocurre con el campo aplicativo 35 -en el que actúan y prestan sus servicios tanto la ONCE como Nestlé-, no existe en las mencionadas clases 16 y 41 ningún riesgo de asociación o confusión, por lo que no concurre el presupuesto para que entre en juego la protección de la marca notoria que dispensa el artículo 8 LM . Argumenta en este sentido la Sala -adoptando el mismo criterio que en un procedimiento anterior- que "[...] la protección las marcas notorias, aun cuando ello esté plenamente acredita (sic), no es absolouta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de servicios, pero sí un cierto riesto de confusión o asociación [...]"
Por su parte, la recurrente señala que, con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, la aplicación de la protección de la marca notoria o renombrada que prevé el citado artículo 8 LM no exige ningún tipo de confusión, bastando la existencia de una similitud entre las marcas que, aunque escasa, sea suficiente para que el público relevante las relacione estableciendo un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda.
Desde la perspectiva apuntada debemos adelantar que el problema jurídico suscitado reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, tal y como hemos señalado en el auto de esta misma Sección de 19 de enero de 2018, recaído en el recurso de casación 5395/2017 , seguido entre las mismas partes.
Siendo el recurso de casación el instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho, como se hace constar en el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, resulta conveniente un pronunciamiento al respecto por parte de esta Sala del Tribunal Supremo. En efecto, de la jurisprudencia comunitaria que se relaciona en el escrito de preparación y de la reciente sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal, de 2 de febrero de 2017 , se desprende que, a la luz de lo dispuesto en las letras a ) y f) del artículo 88.2 LJCA , es preciso aclarar nuestra doctrina en relación con los presupuestos que deben verificarse para que resulte de aplicación la protección que el artículo 8 LM confiere a la marca notoria. Se trata, en particular, de interpretar el citado precepto en orden a determinar si la protección de la marca notoria requiere de un "cierto grado de confusión o asociación" entre las marcas o si basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas y, en ese caso, qué debe entenderse por tal " vínculo ".
Apreciada en la cuestión planteada la concurrencia de ese interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que justifica su admisión, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90.4 LJCA , declaramos que el interés casacional objetivo consiste en interpretar el artículo 8.1 de la Ley de Marcas para aclarar el alcance de la protección de la marca notoria; en particular, si con arreglo a las directivas y a la jurisprudencia comunitarias, su aplicación sólo requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas -y en ese caso, cuándo existe ese vínculo (o conexión, en los términos de nuestra legislación)- o si es preciso que en todo caso se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación aunque no lo sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas .
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA , remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
-
) Admitir el recurso de casación n.º 6064/17 preparado por la representación procesal de Société des produits Nestlé S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de junio de 2017 (procedimiento ordinario n.º 96/2016).
-
) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 8.1 de la Ley de Marcas para aclarar el alcance de la protección de la marca notoria; en particular, si con arreglo a las directivas y a la jurisprudencia comunitarias, su aplicación sólo requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas -y en ese caso, cuándo existe ese vínculo (o conexión, en los términos de nuestra legislación)- o si es preciso que, en todo caso, se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación, aunque no lo sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas .
-
) Se ordena publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
-
) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
-
) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor Dª.Ines Huerta Garicano
