STS 1447/2017, 27 de Septiembre de 2017

En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de fecha 9 de febrero de 2016, ordenándose remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 17 de marzo de 2016, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se estime el recurso contencioso administrativo, y se declare la nulidad de la inscripción de la marca nº 3.038.667.

El recurso de casación fue admitido por auto de esta Sala de fecha 22 de septiembre de 2016 , si bien sólo respecto de los motivos de casación segundo y tercero, ya que el primero fue inadmitido en el mismo auto, en el cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración General del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 8 de noviembre de 2016, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia impugnada, con imposición de costas a la parte contraria.

Por providencia de fecha 13 de septiembre de 2017, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de septiembre de 2017, en que tuvo lugar.

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Se impugna en este recurso de casación nº 8/557/16 la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó en fecha 22 de diciembre de 2015 y en su recurso contencioso-administrativo nº 270/14 , por medio de la cual se desestimó el interpuesto por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria de España contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de abril de 2013 (confirmada en alzada por resolución de fecha 13 de febrero de 2014), por la cual fué concedida la marca nº 3.038.667, denominativa y gráfica, "Agentes Profesionales Inmobiliarios. API", (formando con esa denominación un círculo en cuyo centro existen tres cuadrados con ciertos dibujos, y reivindicando los colores negro, azul oscuro, azul, azul claro y naranja), para la clase 36, (y, en concreto, para seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios), y ello pese a la oposición del Consejo General antes citado, que esgrimió la previa existencia de la marca nº 2.220.456(3), API, y del nombre comercial 290.160(9) "Asociación empresarial de los Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria de España".

La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo, con base, en sustancia, en los siguientes argumentos, que exponemos en lo que aquí importa:

(...) En el primer motivo se alega que la marca concedida "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API", incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1. f) de la Ley de Marcas , al vulnerar lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y otros. Dicho Real Decreto declara que sólo y exclusivamente podrá utilizar en su actividad profesional la denominación de "Agentes de la Propiedad Inmobiliaria", su escudo oficial y logotipos corporativos, entre los que se incluyen las marcas API del recurrente, los Agentes colegiados ejercientes en los distintos Colegios Territoriales, prohibiendo expresamente su uso si se pierde o se suspende tal condición.

Este motivo no puede acogerse.

Tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 22/12/2009, recurso 5747/2008 , que el vocablo "API" que contiene la marca denegada carece de carácter distintivo suficiente pues hace referencia genérica a los servicios propios de los agentes de la propiedad inmobiliaria, siendo "API" el acrónimo de "Agente de la Propiedad Inmobiliaria", esto es, esta constituido por las siglas de una profesión, por lo que no cabe que su utilización se atribuya en exclusiva a una persona en concreto, según razona correctamente la sentencia impugnada.. Esto significa que no cabe acoger que la marca inscrita incurra en la prohibición absoluta invocada ya que la marca inscrita no utiliza la expresión "Agente de la Propiedad Inmobiliaria" sino la de "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API", siendo API un acrónimo tanto de "agente de la propiedad inmobiliaria" como de "agentes profesionales inmobiliarios" que no puede ser apropiado por ninguna persona en concreto, conforme a lo señalado por el Tribunal Supremo. No hay pues, una utilización de marca prohibida por la Ley ya que, tampoco se aprecia que se haga una utilización del logotipo profesional de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados, a que hace referencia el art. 47 del Real Decreto 1294/2007 .

(...) El segundo de los motivos de la demanda se refiere al carácter engañoso de la marca depositada y la incursión de la marca en la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001 de Marcas . Ya hemos dicho que la parte recurrente considera que la marca depositada resulta evocadora de un carácter oficial del servicio que carece y que con la incorporación de la denominación, la entidad depositante pretende atraer la clientela creando una falsa expectativa en el consumidor o usuario que asociará de inmediato con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) colegiados de la recurrente, profesionales con una formación especializada para el ejercicio de la profesión.

Tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de la Sala 3ª de 20/11/2012 (recurso 4129/2011 ), que debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 33612007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas , tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir.

En base a esta doctrina este segundo motivo no puede acogerse. Partiendo de que ninguna persona puede apropiarse del acrónimo API, debemos considerar que ese acrónimo no puede asociarse necesariamente a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados en el Colegio recurrente. Hay que tener en cuenta que no estamos ante el ejercicio de una profesión (negocios inmobiliarios), que exija estar colegiado y ni siquiera estar en posesión del título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, sino que existe libertad de empresa. Por ello, no se puede apreciar, como sostiene la parte recurrente, que la marca depositada resulte evocadora de un carácter oficial del servicio o que se origine una falsa expectativa en el consumidor o usuario de asociación con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que figuren como colegiados en el Colegio recurrente.

(...) Pues bien, teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se aprecia semejanza denominativa pues la marca registrada tiene como título distintivo "AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS-API, mientras que la marca oponente tiene como signo distintivo el vocablo "API". A la vista de ello debemos apreciar que no hay identidad denominativa, ni fonética, ni conceptual, ya que ese vocablo (API) se asocia en el consumidor medio a la dedicación profesional al sector de la propiedad inmobiliaria y ya hemos visto que el TS considera que se trata de una acrónimo no susceptible de ser apropiado por persona alguna. Es significativo lo expresado en la resolución de concesión cuando recoge algunos ejemplos de marcas concedidas en las que se contiene el acrónimo API, indicándose en dicha resolución que ha devenido usual en el sector comercial inmobiliario. Y en cuanto al nombre comercial "ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA", resulta aún más claro que no hay semejanza denominativa alguna.

Esto ya nos debería llevar a desestimar el recurso ya que, como hemos señalado antes, la jurisprudencia, para denegar la inscripción de la marca, exige la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, de modo que al no apreciarse ya semejanza denominativa, resulta innecesario analizar si hay identidad o semejanza en los servicios o productos. Pero es que, además, circunstancia de identidad de campos aplicativos sólo concurre con la marca API, por su referencia a los servicios de la clase 36, pero no con el nombre comercial oponente que tiene como productos y servicios los de la clase 41, 42 y 45, diferentes de los de la clase 36 de la marca registrada impugnada.

Por ello, no cabe estimar riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, a lo que haya que añadir que los precedentes administrativos invocados en la demanda no vinculan la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que "en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción" ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).

(...) El último motivo se refiere a la incursión de la marca registrada en la prohibición del art. 8 de la Ley de Marcas , por la notoriedad de los signos prioritarios.

El motivo también será desestimado por dos motivos.

El primero por cuanto no cabe apreciar debidamente probada la notoriedad de la marca oponente, prueba que incumbe al recurrente. Así lo ha apreciado la Oficina y debe reiterarse en este recurso.

El segundo por cuanto tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 2015 (recurso 1056/2014 ), que es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del artículo 8 de la Ley de Marcas , la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha trascrito el riesgo de confusión prohibido por el artículo 6 de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

En base a esta jurisprudencia, descartado el riesgo de confusión y asociación, no cabe apreciar aprovechamiento de la reputación de la marca cuya notoriedad se opone por el recurrente.

Contra esa sentencia desestimatoria ha interpuesto la parte actora el presente recurso de casación, con tres motivos impugnatorios, de los cuales el primero fué inadmitido por el auto de esta Sala de 22 de septiembre de 2016 , de forma que restan por examinar los motivos segundo y tercero, que estudiaremos a continuación; si bien ya desde ahora anunciamos su desestimación.

En el motivo segundo alega la parte recurrente por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional 29/98, la infracción del artículo 5.1.1) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , en relación con el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 (que aprobó los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).

El artículo 5.1.1) de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, al orden público o a los buenas costumbres, que es lo que, en opinión de la parte recurrente, ocurre en el presente caso, al resultar de aplicación el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 , que prohíbe la utilización de la expresión aquí impugnada, "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API", por corresponder en exclusiva a los colegiados ejercientes de los Colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria el uso del escudo oficial y de los logotipos corporativos, entre los que se incluyen las marcas "API" de la parte recurrente.

Este motivo debe ser rechazado, por las mismas razones que expuso la sentencia impugnada, a saber:

1. ) Que la marca que aquí se cuestiona no utiliza la expresión "Agentes de la Propiedad Inmobiliaria" sino la de "Agentes Profesionales Inmobiliarios.API" , con lo cual resulta sin más inaplicable el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 , que se refiere a la primera.

2. ) Que, tal como dijo nuestra sentencia de 22 de diciembre de 2009 (casación 5747/2008 ), el vocablo API es el acrónimo de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, y no es apropiable por ello por persona alguna, (porque puede ser el acrónimo de otras expresiones, como, por ejemplo, de la expresión Agentes Profesionales Inmobiliarios, en este caso). En efecto, en aquélla sentencia dijimos literalmente que "las razones que aduce la parte recurrente para sostener la impugnación basada en la infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, no pueden ser acogidas. En primer lugar, como reconoce el propio Colegio recurrente, el vocablo "API" que contiene la marca denegada carece de carácter distintivo suficiente pues hace referencia genérica a los servicios propios de los agentes de la propiedad inmobiliaria, siendo "API" el acrónimo de "Agente de la Propiedad Inmobiliaria", esto es, esta constituido por las siglas de una profesión, por lo que no cabe que su utilización se atribuya en exclusiva a una persona en concreto, según razona correctamente la sentencia impugnada."

A estas razones podemos añadir ahora que el logotipo a que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 1294/2007 viene descrito en su artículo 47.b), de la siguiente manera: "Son emblemas, a) El escudo oficial... b) El logotipo profesional formado por el acrónimo API, en color azul, precedido por cuatro barras rojas inclinadas a la derecha sobre la letra «A»". Se trata, en consecuencia, de un símbolo mixto, gramatical y gráfica, que no coincide en su conjunto con el acrónimo que aquí se discute.

En el último motivo de casación, también por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional 29/98, se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , así como la doctrina jurisprudencial que lo aplica. Según sabemos, este precepto prohíbe registrar como marca los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, creen un riesgo de confusión en el público (...).

También aquí hemos de remitirnos, para desestimar el motivo, a las cumplidas razones que dió la Sala de instancia, que, repetimos, son las siguientes:

(...) Pues bien, teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se aprecia semejanza denominativa pues la marca registrada tiene como título distintivo "AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS-API, mientras que la marca oponente tiene como signo distintivo el vocablo "API". A la vista de ello debemos apreciar que no hay identidad denominativa, ni fonética, ni conceptual, ya que ese vocablo (API) se asocia en el consumidor medio a la dedicación profesional al sector de la propiedad inmobiliaria y ya hemos visto que el TS considera que se trata de una acrónimo no susceptible de ser apropiado por persona alguna. Es significativo lo expresado en la resolución de concesión cuando recoge algunos ejemplos de marcas concedidas en las que se contiene el acrónimo API, indicándose en dicha resolución que ha devenido usual en el sector comercial inmobiliario. Y en cuanto al nombre comercial "ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA", resulta aún más claro que no hay semejanza denominativa alguna.

Esto ya nos debería llevar a desestimar el recurso ya que, como hemos señalado antes, la jurisprudencia, para denegar la inscripción de la marca, exige la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, de modo que al no apreciarse ya semejanza denominativa, resulta innecesario analizar si hay identidad o semejanza en los servicios o productos. Pero es que, además, circunstancia de identidad de campos aplicativos sólo concurre con la marca API, por su referencia a los servicios de la clase 36, pero no con el nombre comercial oponente que tiene como productos y servicios los de la clase 41, 42 y 45, diferentes de los de la clase 36 de la marca registrada impugnada.

Por ello, no cabe estimar riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, a lo que haya que añadir que los precedentes administrativos invocados en la demanda no vinculan la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que "en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción" ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).

Y es que, en efecto, entre las marcas enfrentadas (recordemos, "Agentes Profesionales Inmobiliarios. API", que es la marca cuestionada, y las marcas "API" preexistentes) no se da la identidad ni semejanza denominativa, una vez que, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, expresada en la citada sentencia de 22 de diciembre de 2009 -recurso de casación 5747/2008 -, hemos concluido que el vocablo "API" es un mero acrónimo que, según esa sentencia, carece de carácter distintivo suficiente y no es apropiable por nadie. Por si ello fuera poco, ocurre que, como también recuerda la sentencia impugnada, el vocablo "API", como acrónimo, se ha convertido en usual en el sector inmobiliario. En efecto, la resolución administrativa impugnada da como ejemplos de ese carácter usual las marcas nº 1.168.965 ("A.P.I. Norte"), la nº 2.548.286 ("A.P.I. Avilés Agencia de la Propiedad Inmobiliaria") y nº 2.778.357 ("API, Agent Propietat Inmobiliria"), lo cual abunda en la imposibilidad de que ese vocablo pueda constituir por sí sólo un signo distintivo.

Con mucha más razón, el nombre comercial que se opone ("Asociación Empresarial de los Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria de España"), no puede constituir obstáculo a la concesión de la marca pretendida, vistas las diferencias que existen entre ambos signos.

No es cierto, como se alega, que la sentencia impugnada haya "eliminado el vocablo API de la comparativa", sino que, teniéndolo en cuenta, ha concluido, porque así lo dijo la sentencia de este Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 , que carece de carácter distintivo y es inapropiable al constituir un mero acrónimo y haberse convertido en usual en el tráfico comercial inmobiliario.

Procede, en consecuencia, rechazar también este motivo tercero, y, con él, el recurso de casación en su conjunto.

Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo ( artículo 139 de la Ley Jurisdiccional 29/98) si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el párrafo 3 de ese precepto, limita a 4.000Ž00 euros (cuatro mil), la cantidad que, por todos los conceptos puede reclamar la parte recurrida por costas, más el IVA en su caso.