STS 146/2008, 13 de Febrero de 2008

Ponente:IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
Número de Recurso:27/2001
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:146/2008
Fecha de Resolución:13 de Febrero de 2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

Modelo de utilidad. Violación del derecho del titular mediante la comercialización de productos copia de los amparados por el modelo reivindicado. Legitimación "ad causam": hecho nuevo. Indemnización de daños y perjuicios: ganancia dejada de obtener, fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 66.2-b) de la Ley de Patentes de 1986.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Luis Pozas Osset, en representación de la mercantil "Amilibia y De la Iglesia, S.A.", contra la Sentencia dictada en grado de apelación con fecha 27 de octubre de 2000 por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta), dimanante del juicio de menor cuantía número 197/1998 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Bilbao. Es parte recurrida la mercantil Unión Cerrajera Arrasate, S.A.L., representada por la Procuradora doña Olga Rodríguez Herranz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de los de Bilbao conoció el juicio de menor cuantía 197/98, seguido a instancia de la sociedad Unión Cerrajera Arrasate, S.A.L..

Por la representación procesal de la mercantil Unión Cerrajera Arrasate, S.A.L. se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...dicte en su día sentencia por la que estimando en su totalidad los pedimentos realizados en la presente demanda, se declare la actuación de infracción de la Ley 11/86, de 20 de marzo, sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y la Ley 3/1991 de 10 de Enero sobre la Competencia Desleal, condenándose en consecuencia a la demandada: 1º) A cesar en la actividad ilícita que viene realizando, cese que habrá de tener el contenido establecido en la Ley de Patentes y en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal, retirando del mercado, en concreto y como mención no exhaustiva, propaganda, catálogos y cerraduras fraudulentas. 2º) A abonar a mi representada cuantos daños y perjuicios resulten por infracción de los derechos del Art. 64 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y los Art. 1 y 19 de la Ley contra -sic- la Competencia Desleal, que correspondan a mi mandante. El importe indemnizatorio será el que se estime procedente, de acuerdo con lo que resulte en el trámite de prueba o en ejecución de sentencia. E igualmente, se ordene la publicación, a costa del infractor, de la sentencia condenatoria que resulte en los medios en los que se anunció la existencia de las cerraduras comercializadas por la demandada, con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada".

Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la mercantil Amilibia y De la Iglesia, S.A. se contestó a la misma, suplicando al Juzgado, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación:..."dicte sentencia en su día desestimando totalmente la demanda interpuesta y, por ende, absolviendo a mi representada de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la misma, con expresa imposición de costas a la parte actora".

El Juzgado dictó Sentencia con fecha 12 de febrero de 1999 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Apalategui Carasa en nombre y representación de Unión Cerrajera Arrasate, S.A.L. contra Amilibia y De La Iglesia, S.A. Amig, S.A. representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia, debo condenar y condeno a la demandada a: 1º.- A cesar en la actividad ilícita que vienen realizando, cese que habrá de tener el contenido establecido en el art. 63 de la Ley de patentes y en el 18 de la Ley de Competencia Desleal, retirando del mercado, en concreto y como mención no exhaustiva, propaganda, catálogos y cerraduras fraudulentas. 2º.- Indemnizar a la actora en la suma de 42.210.871.- ptas., suma a la que se adicionará el importe de las ventas habidas durante el año 1998 en adelante, a determinar en periodo de ejecución de sentencia. 3º.- Ordenando la publicación, a costa del infractor, de la sentencia condenatoria que resulte en los medios en los que se anunció la existencia de las cerraduras comercializadas por la demandada, con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada".

SEGUNDO

Interpuesto recurso contra la Sentencia del Juzgado, y tramitado con arreglo a derecho, la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta) dictó Sentencia en fecha 27 de octubre de 2000 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Paula Basterreche, en nombre y representación de AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 1999 y dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Bilbao en los autos de juicio de menor cuantía nº 197/98 debemos confirmar y confirmamos la misma, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

TERCERO

Por la representación procesal de la mercantil "Amilibia y De la Iglesia, S.A.", se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo con apoyo procesal en los siguientes motivos:

Primero

Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 62 y 79, apartados 2 y 3, de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Segundo

Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 66, apartados 1 y 2, de la Ley 11/86, de 20 de Marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y del artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal, del artículo 1902 del Código Civil, y de la jurisprudencia que interpreta dichos preceptos.

CUARTO

Por Auto de esta Sala de fecha 7 de enero de 2004 se admitió a trámite el recurso, y, evacuando el traslado conferido, por la representación procesal la parte recurrida se presentó escrito de impugnación del mismo.

QUINTO

Por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso el día seis de febrero del año en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En la demanda que dio origen al juicio del que trae causa este recurso de casación se ejercitó la acción de cesación de las actividades ilícitas realizadas por la mercantil demandada, ahora recurrente, vulneradoras de los derechos del titular del modelo de utilidad que amparaba un mecanismo de condena para cerraduras, y la acción de indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de dichas actividades ilícitas, con apoyo, en ambos casos, en las disposiciones de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó a la mercantil demandada a cesar en la actividad ilícita que venía realizando, cese que debía tener el contenido establecido en el artículo 63 de la Ley de Patentes y en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal, retirando del mercado, en concreto, y con carácter no exhaustivo, la propaganda, los catálogos y las cerraduras fraudulentas comercializadas por ella, condenando a ésta, al mismo tiempo a indemnizar a la actora con la suma de 42.210.871 pesetas, a la que se debía adicionar el importe de las ventas habidas durante el año 1998 en adelante, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia, y ordenándose asimismo la publicación de ésta, a costa de la sociedad infractora, en los medios de comunicación en los que se anunció la existencia de las cerraduras comercializadas ilícitamente.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por la mercantil demandada contra la sentencia de primera instancia, y confirmó íntegramente ésta.

SEGUNDO

En el primer motivo del actual recurso y por el cauce del artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción de los artículos 62 y 79.2 y 3 de la Ley 11/89, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en relación con lo dispuesto en los artículos 152.1 y 154 de la misma Ley.

Argumenta la mercantil recurrente que, tal y como se desprende de tales preceptos, el legislador ha atribuido a la inscripción de la patente en el Registro el carácter de requisito obligado para poder ejercitar las acciones que la ley reserva a quienes hayan vistos lesionados su derechos de patente o de modelo de utilidad, de manera que la falta de inscripción determina la falta de legitimación -falta de acción, se dice en otro lugar- para instarla tutela de tales derechos frente a quien los ha vulnerado, como le sucede al demandante, quien no ha logrado acreditar su titularidad registral sobre el modelo de utilidad objeto de litigio.

Este motivo debe ser desestimado.

En efecto, ya la sentencia de la Audiencia rechazó este mismo argumento por razón de su carácter novedoso, pues fue suscitado por la recurrente por primera vez en la alzada, no habiéndose opuesto al contestar a la demanda la excepción que representa la falta de legitimación -o falta de acción- que se esgrime. Reproduce la recurrente en esta sede el alegato invocando el carácter de orden público de la cuestión suscitada y la posibilidad de apreciar de oficio la falta de legitimación que se predica respecto de la demandante.

Por ello debe significarse que la alegación constituyó una cuestión nueva, introducida sorpresivamente en la segunda instancia, y ese carácter novedoso se proyecta en esta sede, en donde está proscrito plantear, bajo la denuncia casacional, cuestiones que no fueron oportunamente suscitadas en la instancia, dentro de la fase alegatoria, y sobre las que no pudo proponerse la prueba conducente a acreditar los hechos sobre las que versan. Las cuestiones nuevas -dice la Sentencia de 3 de octubre de 2007, con cita de otras anteriores- alteran el objeto de la controversia, atentan contra los principios de preclusión e igualdad de partes -y los principios dispositivo, de contradicción y audiencia de parte contraria, se añade en la Sentencia de 25 de septiembre de 2007 -, y producen indefensión para el otro litigante, que es, precisamente, el odioso efecto que se produciría de atender a la alegación que integra el objeto de la denuncia casacional, pues la mercantil actora se habría visto impedida de acreditar los hechos demostrativos de la legitimación que extemporáneamente cuestiona la recurrente.

TERCERO

El segundo motivo del recurso, que, como el anterior, se ampara en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recoge la denuncia de la infracción del artículo 66, apartados primero y segundo, de la Ley 11/86, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y de los artículos 18 de la Ley 3/91, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal, y 1902 del Código Civil.

Este motivo también debe ser desestimado.

El referido precepto establece que la indemnización de los daños y perjuicios debida al titular de la patente -y, por extensión, al titular del modelo de utilidad- comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho, la cual se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiese existido la competencia del infractor; b) por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado; y c) por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. La recurrente, después de precisar que la acción indemnizatoria ejercitada tenía su apoyo en la Ley de Patentes, y de indicar que, en consecuencia, resultaba de aplicación lo dispuesto en su artículo 66.2, debiendo optar el perjudicado por alguno de los criterios de determinación del lucro cesante indemnizable, sostiene que la sentencia impugnada ha vulnerado el señalado precepto, pues ha identificado erróneamente y contra toda lógica el beneficio obtenido por el infractor con el producto neto de las ventas de las cerraduras que contienen el mecanismo similar al amparado por el modelo de utilidad del que es titular la demandante, siendo así que resulta obvio que una empresa industrial como la recurrente difícilmente puede obtener un margen de beneficio, no ya del 100%, sino incluso superior al 10% respecto del importe total de las ventas.

La sociedad demandante orientó su actividad probatoria a acreditar el beneficio que reportó a la demandada la comercialización de las cerraduras, causante de la lesión de su derecho inmaterial, y a tal efecto, propuso prueba pericial contable, que fue admitida y debidamente practicada, dando como resultado el informe del perito Berrio Nazábal obrante en autos, con arreglo al cual fue fijado el montante indemnizatorio. No hay, por lo tanto, infracción alguna de la carga que implícitamente impone el precepto invocado al titular que ha visto lesionado su derecho para que pueda apreciarse y determinarse el lucro cesante objeto de indemnización. Y tampoco se aprecia la infracción normativa denunciada en su plano material, pues, con independencia de que no se haya denunciado el error en su valoración, la que el órgano de instancia realiza del mencionado informe no contradice las exigencias de la sana crítica, habiéndose ajustado a la estricta literalidad de sus conclusiones, y la significación jurídica que atribuye a las mismas no es errónea ni ilógica, sino que, por el contrario, es la que resulta procedente, toda vez que la identificación de los beneficios a que se refiere la letra b) del apartado segundo, del artículo 66 de la Ley de Patentes de 1986, para determinar el lucro cesante indemnizable -aquí, los beneficios que el infractor hubiera obtenido de la explotación del modelo de utilidad- con el producto neto de las ventas de las cerraduras que incorporaban la invención protegida respeta, en primer lugar y ante todo, la literalidad del precepto, que se refiere a la ganancia dejada de obtener, concepto en cuya significación gramatical fácilmente tiene encaje el producto neto de las ventas, deducidos los costes fijos, el importe de los materiales, mano de obra y costes de comercialización; permite mantener, además, la lógica interna de la norma, pues el beneficio, así considerado, del infractor ha de ser equivalente al beneficio que habría de reportar al titular la explotación de la invención, que naturalmente se origina por el mayor ingreso que representa el producto neto de las ventas en que ésta se resume, so pena de desvirtuar la equivalencia ínsita en los criterios de determinación del lucro cesante que, alternativamente, se establecen en el artículo 66.2 de la Ley de Patentes, orientado a fijar el "quantum" indemnizatorio por este concepto, que, evidentemente, es uno y el mismo; y, en fin, satisface en mayor medida el principio de la plena indemnidad del perjudicado y el resarcimiento del daño efectivamente producido, al no tomar en consideración circunstancias contingentes, como los gastos ocasionales o extraordinarios, eventuales pérdidas acumuladas, o el resultado de actividades ajenas a la explotación de la invención, que pudieran tener incidencia en la cuenta de resultados, y, por lo tanto, en el beneficio contablemente considerado producto de las actividades, ya ordinarias, ya extraordinarias, del infractor.

En definitiva que la sentencia recurrida no vulnera, por lo tanto, el artículo 66.1 y 2 de la Ley de Patentes de 1986, como tampoco infringe el artículo 18 de la Ley sobre Competencia Desleal de 1991, ni el artículo 1902 del Código Civil. Se ha tenido por acreditada la existencia de un lucro cesante en el actor por el órgano de instancia a quien correspondía hacer esa apreciación, tras valorar convenientemente la prueba, y se ha determinado el importe del "quantum" indemnizatorio, también por quien correspondía, aplicando correctamente los criterios establecidos en la norma a tal efecto y respetando los principios indemnizatorios.

CUARTO

La desestimación del recurso conlleva que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proceda imponer las costas a la parte recurrente, quien, además, perderá el depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos acordar lo siguiente:

  1. - No haber lugar al recurso de casación interpuesta por la mercantil "Amilibia y De la Iglesia, S.A.", frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha 27 de octubre de 2000.

  2. - Imponer las costas procesales de este recurso a dicha parte recurrente, con pérdida del depósito constituido.

Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Román García Varela.- José Antonio Seijas Quintana.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.