ATS, 27 de Octubre de 2016

PRIMERO .- Por la representación procesal de la entidad mercantil "IRIHER AUTOMOTIVE, S.L.", se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) el 30 de septiembre de 2015, en el recurso nº 1003/2013 , en materia de marcas, habiéndose personado como recurridos en el presente procedimiento la entidad "OSRAM GmbH" y la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 14 de junio de 2016 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso:

"-Carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998.

-Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, respecto del tercer motivo del recurso, no citarse con la debida precisión las normas jurídicas o la jurisprudencia que se reputan infringidas ( artículo 93.2.b) LRJCA )."

Han presentado alegaciones todas las partes personadas, el Sr. Abogado del Estado y la representación procesal de la entidad "OSRAM GmbH", en su calidad de partes recurridas, y la representación procesal de la entidad "IRIHER AUTOMOTIVE, S.L.", como parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad "OSRAM GmbH" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de julio de 2013 que, estimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de abril de 2013 (aunque, sin duda por error, la sentencia de instancia afirmó en varias ocasiones que se interpuso el citado recurso " contra la resolución dictada el 23 de julio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 4 de abril de 2013" ), concedió el registro de la marca nacional nº 3.052.542 "IHLUX" (mixta) que había sido solicitada por la entidad mercantil "IRIHER AUTOMOTIVE, S.L." para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del Nomenclátor Internacional , "aparatos de alumbrado para vehículos, incluyendo lámparas de tipo LED, halógeno, xenon, faros completos y luz diurna para vehículo", pese a la oposición formulada por la entidad "OSRAM GmbH", basada en la titularidad de la marca comunitaria nº 4.800.868 "BILUX" (denominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la misma clase que la solicitada.

La sentencia de instancia estima el recurso y anula la resolución recurrida por entender que la marca recurrida es incompatible con la marca comunitaria oponente nº 4.800.868 "BILUX" (denominativa), considerando aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001. Contiene la sentencia de instancia la siguiente fundamentación jurídica (que se transcribe a continuación en cuanto ahora interesa):

"[...] teniendo en cuanta que la comparación debe efectuarse desde una perspectiva global y de conjunto, es evidente, a juicio de la Sala, que desde la perspectiva denominativa-fonética existe una gran semejanza entre los signos enfrentados . Ambos tienen idéntica estructura, mostrando un vocablo de dos sílabas, siendo coincidiendo en la segunda de ellas, mediante la inclusión del sufijo. Ciertamente, como señala la codemandada, el sufijo LUX es genérico y descriptivo respecto de los productos que se pretenden amparar, y de ahí que resulta inapropiable y no monopolizable . Ahora bien , no es menos cierto, sin embargo, que el conjunto denominativo resultante de la solicitada es altamente semejante al de la prioritaria-oponente: en realidad, desde un aspecto fonético, la diferencia entre los signos enfrentados radica únicamente en la consonante B, suprimida en la solicitada, dado que la H es muda y por tanto irrelevante a los efectos fonéticos, y de ahí que la pronunciación ILUX y BILUX sea prácticamente idéntica .

La alta semejanza constatada, reiteramos, se obtiene desde una perspectiva global y de conjunto, a través de la cual se obtiene una altísima semejanza denominativa, fonética y hasta conceptual, pues ambas evocan una conexión con productos lumínicos.

Es cierto, como sostiene la codemandada, la existencia de otras marcas que contiene el sufijo LUX, pero no es menos cierto que en los ejemplos por ella reseñados existen otros componentes denominativos y fonéticos susceptibles de dotar al conjunto marcario de una distintividad propia y diferenciada, lo que no se constata, como hemos dicho, en la marca aquí solicitada respecto de prioritaria opuesta.

Alude la codemandada, igualmente, que la marca solicitada debe entenderse vinculada en forma, desarrollo y representación con la familia de marcas titularidad de la solicitante. Ahora bien, sin embargo, el conjunto denominativo obtenido mediante la unción de las sílabas IH - LUX es, como hemos dicho, muy semejante a la prioritaria BI - LUX, obteniéndose una altísima semejanza visual y es dicha semejanza la que, desde la perspectiva expuesta, las hace incompatibles.

Si bien es cierto que a la solicitada la acompaña un diseño, no es menos cierto que el mismo, en el caso presente, no tiene o posee la virtualidad distintiva que le atribuye la recurrente si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo e identidad conceptual existente, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.

Respecto a los ámbitos aplicativos, estos son idénticos, lo que ni tan siquiera discute la codemandada-solicitante, y corrobora la resolución administrativa impugnada.

Por último, como es bien sabido, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Y en el caso concreto, dada la similitud (cuasi-identidad) denominativa, fonética y conceptual, unido la identidad aplicativa apreciada, la Sala concluye que puede derivarse riesgo de confusión o asociación en el mercado, concurriendo así la causa de prohibición relativa invocada en la demanda, lo que supone una estimación del recurso contencioso que aquí nos ocupa .[...]"

(La negrita se añade)

SEGUNDO .- En su escrito de interposición del recurso de casación la parte recurrente articula tres motivos, todos ellos formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional .

En el primer motivo se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas. En su desarrollo argumental, expresa la parte recurrente su discrepancia con el análisis comparativo de los signos en pugna efectuado por la Sala de instancia, aduciendo en esencia que ésta ha descompuesto artificialmente las denominaciones comparadas, pues en primer lugar, -dice la recurrente- la Sala basa la semejanza de conjunto en la existencia de un sufijo genérico "LUX", a pesar de que, como expone la propia sentencia recurrida, se trata de un término "genérico y descriptivo respecto de los productos que se pretenden amparar, y de ahí que resulta inapropiable y no monopolizable", y en segundo lugar, afirma la práctica identidad de conjunto al radicar la única diferencia " en la consonante B, suprimida en la solicitada", obviando que se trata de la primera letra, de mayor intensidad distintiva por ser la dominante, al encontrarse primero en la denominación.

En el segundo motivo, se invoca la infracción de distintos criterios jurisprudenciales que considera la recurrente que deberían haber presidido la comparación de las marcas en cuestión, citando en apoyo de sus alegaciones una serie de precedentes jurisprudenciales (los cuales, sin embargo, no se ponen en relación con su caso y, además, resultan de dudosa aplicación al presente supuesto, dado el carácter casuístico de la cuestión debatida). Así, sostiene la parte recurrente que se ha infringido la jurisprudencia sobre " la disparidad en el factor tópico o inicial de las denominaciones" , la relativa a la " ponderación de los elementos genéricos y descriptivos en la comparación de conjunto entre las marcas" y la referida a " la recta aplicación de las reglas gramaticales y fonéticas en la pronunciación de las marcas ."

Finalmente, en el tercer motivo (sin citar las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas) aduce la recurrente el error manifiesto en que incurrió la Sala al valorar el precedente administrativo (que fue invocado en la demanda) consistente en la marca comunitaria A- 6.294.714 "ILUX", registrada en clase 11, en cuanto a su valor probatorio y demostrativo de la inexistencia de riesgo de confusión y de asociación con la marca denegada, pues sostiene la recurrente que si, como razona la sentencia, en la marca solicitada y denegada, "IHLUX", la H es muda, es evidente que fonética y denominativamente es idéntica al precedente comunitario alegado a favor de la concesión - la marca comunitaria A- 6.294.714 "ILUX"-.

TERCERO .- Se ha suscitado en relación con este recurso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que es, ante todo, incontrovertido que en el caso examinado concurren los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) el escrito de interposición del recurso de casación -los tres motivos en los que se articula- se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Partiendo de esta base, y descendiendo a la contemplación casuística del caso que ahora nos ocupa, hemos de recordar una vez más lo que dijimos en autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 , RRC 3287/2009 y 2785/2009 (en los que se suscitó la concurrencia de la misma causa de inadmisión que aquí aplicamos), a saber, que para responder al interrogante de si concurre o no tal causa de inadmisión resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor, el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

La exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional, debe apreciarse sobre la base de estas consideraciones.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o, aún habiéndola, haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia (si bien no bastará para ello con la cita de ideas generales expuestas en sentencias del Tribunal Supremo); segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí estudiada, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

CUARTO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea en él ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Al contrario, lo que suscita la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del Tribunal de instancia sobre la incompatibilidad de las marcas concernidas (y, más concretamente respecto del juicio casuístico de la Sala al apreciar semejanza entre los signos enfrentados).

Así las cosas, es de recordar, una vez más, que la jurisprudencia ha resaltado una y otra vez la intangibilidad de la aplicación de las máximas de la experiencia hecha por las sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el tribunal a quo. La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando pueda ser discutible la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos ( sentencia de 6 de mayo de 2013, rec. 2107/2012 , por citar una de las últimas).

Habiéndose situado el recurso de casación precisamente en esta perspectiva impugnatoria, su carencia de interés casacional es evidente.

A estas consideraciones no obstan las alegaciones de la recurrente, que en buena medida han quedado contestadas por los razonamientos anteriores. Así, la parte recurrente se muestra disconforme con la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el citado artículo 93.2.e), aduciendo en esencia que las cuestiones suscitadas en el recurso afectan (tanto actual como potencialmente) a un gran número de situaciones -invocando el número de solicitudes de marcas presentadas en los años 2014 y 2015- y poseen suficiente contenido de generalidad -sin mayor argumentación a este respecto-.

Estas alegaciones no pueden tener favorable acogida pues, pese al intento de la parte recurrente por tratar de traducir a unos términos generales las cuestiones planteadas, éstas quedan referidas al fin y a la postre a una valoración casuística (la compatibilidad o no de los concretos signos enfrentados) respecto de la cual difícilmente pueden establecerse y aplicarse reglas generales y, en consecuencia, el pronunciamiento que ahora se pide a la Sala no es susceptible de ser trasladado a otros casos que no sean idénticos al aquí planteado, circunstancia que nos lleva a afirmar la carencia de interés casacional del presente recurso conforme a la doctrina que ha quedado expuesta en los razonamientos precedentes.

En consecuencia, el presente recurso debe declararse inadmisible, por la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional .

QUINTO .- Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se considera que el tercer motivo del recurso se ha interpuesto sin citar en modo alguno las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas, carga que solo a la propia parte actora corresponde y que no puede ser suplida de oficio por la Sala en perjuicio de la parte contraria, por lo que debe ser inadmitido, tal y como ordena el artículo 93.2.b), inciso segundo, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en relación con el artículo 92.1 de dicha Ley ; habiendo expresado su conformidad a este respecto la propia parte recurrente en el trámite de audiencia concedido al efecto.

SEXTO .- Al inadmitirse el recurso de casación no exclusivamente por falta de interés casacional ( artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional 29/98), procede hacer condena en costas, si bien la Sala, usando la facultad que le concede el artículo 139.2, acuerda no imponer costas procesales a la parte recurrente, habida cuenta que el Sr. Abogado del Estado se ha abstenido de formular alegaciones, y que por la representación procesal de la entidad "OSRAM GmbH" no se ha efectuado alegación alguna específicamente referida a la causa de inadmisión recogida en el artículo 93.2.b), inciso segundo, de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 3639/2015 interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil "IRIHER AUTOMOTIVE, S.L." contra la sentencia de 30 de septiembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª), en el recurso nº 1003/2013 ; resolución que se declara firme. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados