ATS, 22 de Septiembre de 2016

PRIMERO .- Por la representación procesal del "CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA", se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 22 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª), en el recurso nº 270/2014 , en materia de marcas, siendo parte recurrida en el presente procedimiento la Administración del Estado.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 17 de mayo de 2016 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso:

"

- En cuanto al primer motivo del recurso, carecer manifiestamente de fundamento, por notoria improsperabilidad de la pretensión deducida en el mismo por la parte recurrente, consistente en la denuncia de incongruencia extrapetita de la sentencia recurrida ( artículo 93.2.d) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998).

- En cuanto al motivo tercero, por carecer de interés casacional, al concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998."

Han presentado alegaciones todas las partes personadas, el Sr. Abogada del Estado, en su calidad de parte recurrida, y la representación procesal del "CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA", como parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de febrero de 2014 que, desestimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 30 de abril de 2013, mantiene la concesión de la marca nacional nº 3.038.667, "AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS-API", mixta, para proteger servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional, concretamente "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios." , pese a la oposición formulada por el "CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA", basada en la titularidad de la marca nacional prioritaria nº 2.220.456 "API", mixta, registrada para distinguir servicios comprendidos en la citada clase, concretamente "los servicios de negocios inmobiliarios", y del nombre comercial prioritario nº 290.160 "ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LOS AGENTES COLEGIADOS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA" registrado en las clases 41, 42 y 45.

La sentencia desestima el recurso al entender esencialmente que no resultan aplicables ni las prohibiciones absolutas de registro invocadas ni tampoco las prohibiciones de registro recogidas en los artículos 6.1.b ) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, esencialmente por no apreciar la existencia de identidad o semejanza entre los signos enfrentados y por no considerar acreditada la notoriedad invocada por la allí demandante.

Contiene la sentencia de instancia la siguiente fundamentación jurídica (que se transcribe a continuación en cuanto ahora interesa):

"[...] La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada en base a cuatro puntos.

En el primero se alega que "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API" incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1. f) de la Ley de Marcas , al vulnerar lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y otros. Dicho Real Decreto declara que sólo y exclusivamente podrá utilizar en su actividad profesional la denominación de "Agentes de la Propiedad Inmobiliaria", su escudo oficial y logotipos corporativos, entre los que se incluyen las marcas API del recurrente, los Agentes colegiados ejercientes en los distintos Colegios Territoriales, prohibiendo expresamente su uso si se pierde o se suspende tal condición.

En segundo lugar alega el carácter engañoso de la marca depositada, incursión de la marca en la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001 de Marcas . Aduce que la marca depositada resulta evocadora de un carácter oficial del servicio que carece y que con la incorporación de la denominación, la entidad depositante pretende atraer la clientela creando una falsa expectativa en el consumidor o usuario que asociará de inmediato con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) colegiados de la recurrente, profesionales con una formación especializada para el ejercicio de la profesión.

En tercer lugar alega la incursión de la marca en la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas . Considera que de un sencillo cotejo u operación comparativa entre el signo solicitado "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API" y los preferentemente protegidos "API" y "Asociación Empresarial de los Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria de España" y todos los pertenecientes a la misma familia o estirpe caracterizados por la voz API, revela su absoluta incompatibilidad denominativa, fonética e identidad conceptual respecto de los signos prioritarios, lo que supone crear en el usuario un grado de confusión, así como de asociabilidad de empresas. Añade que existe riesgo de asociación y que hay identidad aplicativa (clase 36ª del Nomenclátor).

Y en cuarto lugar alega la incursión de la marca registrada en la prohibición del art. 8 de la Ley de Marcas , por la notoriedad de los signos prioritarios.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

No se ha personado la entidad solicitante de la marca.

TERCERO. - En el primer motivo se alega que la marca concedida "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API", incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1. f) de la Ley de Marcas , al vulnerar lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1294/2007 que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y otros. Dicho Real Decreto declara que sólo y exclusivamente podrá utilizar en su actividad profesional la denominación de "Agentes de la Propiedad Inmobiliaria", su escudo oficial y logotipos corporativos, entre los que se incluyen las marcas API del recurrente, los Agentes colegiados ejercientes en los distintos Colegios Territoriales, prohibiendo expresamente su uso si se pierde o se suspende tal condición.

Este motivo no puede acogerse.

Tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 22/12/2009, recurso 5747/2008 , que el vocablo "API" que contiene la marca denegada carece de carácter distintivo suficiente pues hace referencia genérica a los servicios propios de los agentes de la propiedad inmobiliaria, siendo "API" el acrónimo de "Agente de la Propiedad Inmobiliaria", esto es, esta constituido por las siglas de una profesión, por lo queno cabe que su utilización se atribuya en exclusiva a una persona en concreto , según razona correctamente la sentencia impugnada.. Esto significa que no cabe acoger que la marca inscrita incurra en la prohibición absoluta invocada ya que la marca inscrita no utiliza la expresión "Agente de la Propiedad Inmobiliaria" sino la de "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API",siendo API un acrónimo tanto de "agente de la propiedad inmobiliaria" como de "agentes profesionales inmobiliarios" que no puede ser apropiado por ninguna persona en concreto, conforme a lo señalado por el Tribunal Supremo . No hay pues, una utilización de marca prohibida por la Ley ya que, tampoco se aprecia que se haga una utilización del logotipo profesional de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados, a que hace referencia el art. 47 del Real Decreto 1294/2007 .

CUARTO .- El segundo de los motivos de la demanda se refiere al carácter engañoso de la marca depositada y la incursión de la marca en la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001 de Marcas .

[...] Partiendo de que ninguna persona puede apropiarse del acrónimo API, debemos considerar que ese acrónimo no puede asociarse necesariamente a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados en el Colegio recurrente. Hay que tener en cuenta que no estamos ante el ejercicio de una profesión (negocios inmobiliarios), que exija estar colegiado y ni siquiera estar en posesión del título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, sino que existe libertad de empresa. Por ello, no se puede apreciar, como sostiene la parte recurrente, que la marca depositada resulte evocadora de un carácter oficial del servicio o que se origine una falsa expectativa en el consumidor o usuario de asociación con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que figuren como colegiados en el Colegio recurrente.

QUINTO . - En el tercer motivo se alega la incursión de la marca en la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas . Considera el demandante que de un sencillo cotejo u operación comparativa entre el signo solicitado "Agentes Profesionales Inmobiliarios-API" y los preferentemente protegidos "API" y "Asociación Empresarial de los Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria de España" y todos los pertenecientes a la misma familia o estirpe caracterizados por la voz API, revela su absoluta incompatibilidad denominativa, fonética e identidad conceptual respecto de los signos prioritarios, lo que supone crear en el usuario un grado de confusión, así como de asociabilidad de empresas. Añade que existe riesgo de asociación y que hay identidad aplicativa (clase 36ª del Nomenclátor). [...]

Pues bien, teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se aprecia semejanzadenominativa pues la marca registrada tiene como título distintivo "AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS-API, mientras que la marca oponente tiene como signo distintivo el vocablo "API". A la vista de ello debemos apreciar que no hay identidad denominativa, ni fonética, ni conceptual, ya que ese vocablo (API) se asocia en el consumidor medio a la dedicación profesional al sector de la propiedad inmobiliaria y ya hemos visto que el TS considera que se trata de una acrónimo no susceptible de ser apropiado por persona alguna. Es significativo lo expresado en la resolución de concesión cuando recoge algunos ejemplos de marcas concedidas en las que se contiene el acrónimo API, indicándose en dicha resolución que ha devenido usual en el sector comercial inmobiliario. Y en cuanto al nombre comercial "ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA", resulta aún más claro que no hay semejanza denominativa alguna .

Esto ya nos debería llevar a desestimar el recurso ya que, como hemos señalado antes, la jurisprudencia, para denegar la inscripción de la marca, exige la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, de modo que al no apreciarse ya semejanza denominativa, resulta innecesario analizar si hay identidad o semejanza en los servicios o productos. Pero es que, además , circunstancia de identidad de campos aplicativos sólo concurre con la marca API, por su referencia a los servicios de la clase 36, pero no con el nombre comercial oponente que tiene como productos y servicios los de la clase 41, 42 y 45, diferentes de los de la clase 36 de la marca registrada impugnada.

Por ello, no cabe estimar riesgo de confusión (asociación) para los consumidores , a lo que haya que añadir que los precedentes administrativos invocados en la demanda no vinculan la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que "en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción" ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).

SEXTO .- El último motivo se refiere a la incursión de la marca registrada en la prohibición del art. 8 de la Ley de Marcas , por la notoriedad de los signos prioritarios.

El motivo también será desestimado por dos motivos.

El primero por cuanto no cabe apreciar debidamente probada la notoriedad de la marca oponente, prueba que incumbe al recurrente. Así lo ha apreciado la Oficina y debe reiterarse en este recurso.

El segundo por cuanto tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 2015 (recurso 1056/2014 ), que es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del artículo 8 de la Ley de Marcas , la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha trascrito el riesgo de confusión prohibido por el artículo 6 de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

En base a esta jurisprudencia, descartado el riesgo de confusión y asociación, no cabe apreciar aprovechamiento de la reputación de la marca cuya notoriedad se opone por el recurrente.

Por todo ello, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado. [...]"

(La negrita se añade)

Frente a la expresada sentencia, el presente recurso de casación consta de tres motivos casacionales, formulados al amparo del artículo 88.1.c) (motivo primero) y 88.1.d) (motivos segundo y tercero) de la Ley Jurisdiccional .

SEGUNDO .- En el primer motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción de los artículos 33.1 , 65.2 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional , así como del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incurrido la sentencia de instancia en incongruencia extrapetita. Esencialmente sostiene la recurrente que el pronunciamiento de la Sala de instancia declarando la inapropiabilidad en exclusiva del término "API" constituye una modificación sustancial del objeto del proceso, pues se trata de una cuestión que no fue alegada por las partes y que no fue sometida a debate contradictorio.

Este motivo carece manifiestamente de fundamento, pues no concurre el vicio de incongruencia denunciado.

Tal y como recoge la sentencia de esta Sala de 21 de marzo de 2011 (RC 5596/2006 ): " Como ha señalado la jurisprudencia la incongruencia por exceso o extrapetitum es aquella por la que "el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones. La incongruencia extrapetitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). Todo lo cual no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo ( STC 250/2004, de 20 de diciembre , FJ 3)."

Pues bien, en el caso suscitado, no cabe apreciar que se dé en la sentencia objeto de recurso la denunciada incongruencia extrapetita, pues lo cierto es que no se advierte el desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones, que fueron oportunamente debatidas en el proceso. No se trata únicamente de que, como hemos visto, el principio de congruencia no implica que el Juez quede vinculado rígidamente a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas por las partes en apoyo de sus pretensiones, sino que, además, el razonamiento contenido en distintas ocasiones en la sentencia de instancia acerca de la inapropiabilidad en exclusiva del vocablo "API" ha de entenderse como el argumento empleado por la Sala para rechazar las alegaciones vertidas por la recurrente en su demanda sobre la ostentación de un derecho exclusivo a utilizar el signo "API". Así, ninguna desviación del objeto del proceso cabe advertir en la actuación del juzgador de la instancia cuando afirma (acertada o desacertadamente) que nadie puede apropiarse en exclusiva de dicha expresión. Y, en todo caso, el fallo de la sentencia recurrida no ha rebasado el ámbito de decisión que derivaba, directamente, de las pretensiones deducidas en el proceso, pues es claro que si la parte afirmaba que ostentaba un derecho exclusivo sobre el término "API", la contestación de la Sala de que nadie puede apropiarse del término "API" es sólo eso, una contestación al argumento de la parte, y de ninguna forma la introducción de una cuestión nueva. Si las cosas fueran de otro modo, sencillamente los Tribunales no podrían razonar en sus resoluciones sin incurrir en incongruencia.

En consecuencia, por las razones antes expresadas, carece manifiestamente de fundamento el primer motivo del recurso, por lo que en aplicación del artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional , resulta inadmisible; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, en las que, en esencia, se insiste en la concurrencia de la incongruencia extra petita denunciada en el citado motivo, con los mismos o similares planteamientos que ya fueron expuestos en el escrito de interposición, alegaciones que ya han recibido cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente en el cuerpo de esta resolución.

TERCERO .- En el tercer motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta y aplica. En esencia, sostiene la recurrente que la sentencia ha prescindido del término "API" en la comparación efectuada, debiendo haberlo tenido en cuenta puesto que ya ha accedido al registro. Partiendo de ello, defiende que la posición distintiva de este término tanto en su marca prioritaria como en la impugnada determina su absoluta incompatibilidad denominativa, siendo además la expresión "AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS" que añade la marca impugnada muy semejante a la expresión "AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA", que es como se conoce en el mercado a la marca prioritaria, lo cual unido a la identidad conceptual y aplicativa entre las mismas supone la aplicabilidad de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , precepto que considera infringido por la sentencia de instancia.

CUARTO .- Se ha suscitado en relación con el motivo tercero de este recurso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que en el caso examinado concurren en principio los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) al ser inadmisible el primer motivo del recurso por otras razones ya explicadas, el escrito de interposición del recurso de casación queda, y más específicamente su motivo tercero al que ahora nos referimos, circunscrito al motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Ahora bien, dado que algunas de las alegaciones formuladas por la corporación colegial recurrente en este motivo tercero guardan estrecha relación con las suscitadas en el motivo segundo, cuya admisibilidad no ha sido cuestionada, consideramos procedente admitir el motivo tercero a fin de no entorpecer el pleno enjuiciamiento de las cuestiones debatidas.

QUINTO .- El segundo motivo de casación (en el que se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la infracción del artículo 5.1.f) de la Ley 17/2001 en relación con el artículo 2 del RD 1294/2007 ) es admisible al no ser aplicable al mismo las causas de inadmisión sugeridas a las partes en la providencia de 17 de mayo de 2016.

SEXTO .- Por las razones expuestas, procede declarar la inadmisión del primer motivo y la admisión de los motivos segundo y tercero del presente recurso de casación.

Por lo expuesto,

1. - Inadmitir el motivo primero del recurso de casación nº 557/2016 interpuesto por la representación procesal del "CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA" contra la sentencia de 22 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª), en el recurso nº 270/2014 .

2. .- Admitir los motivos segundo y tercero del presente recurso de casación; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección 3ª de esta Sala, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos.

3. .- Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados