STS 2058/2016, 26 de Septiembre de 2016

La Oficina Española de Patentes y Marcas ante la solicitud de registro de Marca nacional 3.052.163/7 suspendió el expediente administrativo por la oposición basada en la marca A-007296775 en relación con las clases solicitadas 16, 35,41 (AGRITECHNICA), y revisado el expediente, por resolución de 24 de abril de 2013 no consideró de aplicación la marca oponente al diferir en la denominación por lo que no era de aplicación el art.6.1.b) de la ley de Marcas , concediendo la inscripción solicitada.

El recurso contencioso-administrativo núm. 1140/2013, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la entidad «DLG e V», contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 24 de abril de 2013 por la que se concedió el registro de la marca 3.052.163, "AGRITECO", en las clases 16, 35 y 41, y la posterior de fecha 11 de septiembre de 2013, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 24 de junio de 2015 , en cuya parte dispositiva se acuerda:

FALLO: DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución descrita en el fundamento primero de esa sentencia. Imponiendo al recurrente las costas causadas, en la suma fijada en el último fundamento jurídico.

Contra la referida Sentencia, la representación procesal de «DLG e V» manifestó ante la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

La mencionada entidad compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 5 de octubre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los cinco motivos siguientes:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en los artículos 67 de la LJCA y 218 de la Ley 21/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que se refieren a la imprescindible claridad, precisión y congruencia de las sentencias, así como a su exhaustividad y motivación. Incongruencia omisiva -no exhaustividad de la sentencia.-, defecto de motivación de la sentencia.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal aplicable para resolverlas cuestiones objeto de debate y de la jurisprudencia que las interpretan se funda en primer lugar, en la infracción que se produce en la sentencia emitida por el Tribunal de instancia de la norma contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al no aplicar la prohibición contenida en dicha norma a la marca solicitada. Error patente en la sentencia.

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y de la jurisprudencia que las interpretan. Por infracción de la prohibición de registro contenida en el art.6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , al inaplicarla a la marca solicitada nº 3.052.163 "AGRITECO" y diseño, así como la Jurisprudencia que desarrolla e interpreta aquella prohibición, en particular la que indica que cuando la coincidencia entre las denominaciones se da al principio de los vocablos enfrentados les otorga mayor fuerza y por tanto, mayor semejanza.

Cuarto.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y de la jurisprudencia que las interpretan. Por infracción de la norma contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , al inaplicar la prohibición de registro contenida en dicho artículo a la marca solicitada así como la Jurisprudencia relativa a la influencia del Principio de Interdependencia en la semejanza de las marcas.

Quinto.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de la norma contenida en el art.6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , al inaplicar la prohibición de registro contenida en dicho artículo a la marca solicitada, al desconocer la Jurisprudencia relativa a la necesidad de una mayor diferenciación denominativa cuando las marcas distinguen idénticos productos.

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se estimen los motivos de casación alegados, casando y anulando la sentencia dictada y procediendo, en virtud de lo indicado en el artículo 95.2.d) de la LJCA a resolver dentro los términos en que el debate se planteó en la instancia, y en consecuencia, anule las resoluciones de fecha 24 de abril de 2013 y 11 de septiembre de 2013 dictadas por la Oficina de Patentes y Marcas, denegando finalmente la marca española nº 3.052.163 "AGRITECO" y diseño Clases 16, 35 y 41.

Admitido el recurso de casación, se dió traslado a la Administración del Estado para formalizar oposición, que presentó escrito de 25 de enero de 2016 en el que suplicaba, dicte sentencia por la que lo desestime con confirmación de la sentencia recurrida.

quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 20 de septiembre de 2016, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

La sociedad mercantil entidad «DLG e V», impugna en casación la Sentencia de 24 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso deducido por la mencionada sociedad contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de abril de 2013 que concedió la inscripción en el registro de la marca nacional mixta número 3.052.163, "AGRITECO", para productos de las clases 16 [papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; libros; revistas; periódicos]; clase 35 [publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; organización y gestión de ferias, muestras y exposiciones con fines comerciales o publicitarios]; y para la clase 41 [organización y dirección de ferias, muestras y exposiciones con fines culturales o educativos. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización y dirección de concursos, coloquios, conferencias, congresos, seminarios; simpósiums, espectáculos, competiciones deportivas, bailes; publicación de libros y edición de textos (que no sean publicitarios); publicación electrónica de libros y publicaciones en línea (que no sean publicitarios)].

La Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución el 11 de septiembre de 2013 desestimando el recurso de alzada formulado por la hoy recurrente «DLG e V» que invocó la marca A-007296775 «AGRITECHNICA » para productos en las mismas clases: 16, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

La Sentencia impugnada fundamenta el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto, sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.

En el presente supuesto, entre "AGRITECO", y la marca "AGRITECHNICAL", en el aspecto fonético, entiende la Sala en primer lugar que el sufijo "AGRI" es genérico y forma parte de otras marcas y denominaciones, que en una visión de conjunto suenan diferente y por tanto sin que pueda dar lugar a equivocación alguna en los consumidores .

En definitiva, las denominaciones de las marcas en conflicto son suficientemente distintivas.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como marca, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

El recurso de casación se formula mediante cinco motivos. El primer motivo se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y se basa en la supuesta falta de motivación e incongruencia de la Sentencia recurrida, con infracción del artículo 67 de la Ley de la jurisdicción Contencioso- administrativa y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional , se funda en la supuesta infracción del articulo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17 /2001, de 7 de diciembre , y de la jurisprudencia sobre el mismo, por error patente de la Sentencia al confundir la denominación de la marca oponente, que la Sala de instancia designa «AGRITECHNICAL» en vez de «AGRITECHNICA».

En el tercer motivo, amparado en el apartado d) del indicado precepto procesal, se aduce de nuevo la quiebra del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y se argumenta que la sentencia infringe la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas al inaplicarla a la marca solicitada numero 3.052.163 «AGRITECO».

En el cuarto de los motivos de casación, también al amparo del apartado 1.d), se denuncia la infracción del mismo precepto, el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , al inaplicar la prohibición de registro a la marca solicitada, así como la jurisprudencia relativa al principio de interdependencia en la semejanza de marcas.

El quinto y último de los motivos, acogido también al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , aduce la misma infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , al inaplicar la prohibición de registro a la marca solicitada al desconocer la jurisprudencia relativa a la necesidad de una mayor diferenciación denominativa cuando las marcas distinguen idénticos productos.

Como hemos expuesto, en el primer motivo de casación la sociedad recurrente censura la sentencia de instancia por incurrir en falta de motivación e incongruencia omisiva.

Sostiene la parte recurrente que la Sentencia no ha dado respuesta a la alegación, formulada en la instancia con carácter esencial, del mayor rigor comparativo ante idénticos productos o servicios, desarrollado ampliamente en la demanda. Afirma que la resolución impugnada no contiene ninguna respuesta a esta cuestión ni referencia alguna a la misma, pues en los fundamentos jurídicos no se hace mención al ámbito aplicativo de las marcas contrapuestas, ni contiene un examen de los productos o servicios amparados que se distinguen o pretenden distinguir, o como mínimo el sector del comercio al que pertenecen, incurriendo con ello en incongruencia omisiva. Sostiene de igual modo, que la sentencia incurre en falta de motivación al afirmar que el prefijo «AGRI» es genérico y forma parte de otras marcas y denominaciones, siendo insuficiente esta motivación que no va acompañada de explicaciones argumentales adicionales.

La crítica de la recurrente a la sentencia de instancia es acertada y el motivo debe ser acogido. En el fundamento jurídico que hemos transcrito el Tribunal, además de no dar explicación suficiente de su juicio en relación singular con los dos distintivos confrontados, -pues confunde la denominación de la marca oponente que identifica como AGRITECHNICAL-, no responde a uno de los argumentos clave de la demanda. Su respuesta era necesaria para observar el principio de congruencia procesal que no sólo se limita a las pretensiones sino también a la fundamentación jurídica de éstas que las propias partes consideren sustancial en su planteamiento impugnatorio.

En el caso de autos "DLG e V" había sostenido en la instancia la semejanza denominativa de los signos contrapuestos, dada su estructura fonética, tras la exposición de un análisis en el que desarrollaba la incidencia de varios factores. Además de la similitud denominativa subrayaba la identidad aplicativa e invocaba el principio de interdependencia y la necesidad de extremar el rigor en la comparación cuando las marcas enfrentadas se refieren a idénticos productos o servicios.

Este último argumento era sustancial en el planteamiento impugnatorio y hubiera debido obtener una respuesta expresa del Tribunal de instancia, en cualquiera de ambos sentidos. Y es que, en efecto, esta Sala del Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina que no necesariamente supondrá aceptar o rechazar el registro de una marca más o menos próxima a otra ya registrada para productos idénticos, sino la necesidad de que el órgano jurisdiccional extreme el cuidado -y lo refleje así en su razonamiento- al comparar los signos para afirmar, como aquí ocurre, que son compatibles.

La Sala de instancia no ha dado respuesta a esta concreta alegación formulada en la demanda y no la ha explicado como debiera en el fundamento jurídico que hemos reproducido el correspondiente juicio comparativo, omitiendo todo pronunciamiento al respecto. Incurre por ello en un claro déficit de motivación que deja sin respuesta a una parte de las alegaciones sustanciales de la demanda, lo que conlleva a la estimación del primer motivo de impugnación, con la consiguiente casación de la sentencia recurrida.

Casada la sentencia, hemos de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate según dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional . Para ello hemos de partir de nuestra doctrina ya expuesta cuya aplicación al caso de autos obligará a estimar el recurso y declarar la improcedencia del nuevo registro.

En efecto, nos encontramos ante dos distintivos que se refieren a productos y servicios entre los cuales no es que haya mera similitud sino plena identidad en lo que se refiere a los comprendidos en las clases 16, 35 y 41 del Nomenclátor que se refieren a productos de imprenta, revistas, material de instrucción y enseñanza, entre otras (16), publicidad, trabajos de oficinas y exposición de ferias, entre otros (35 ) y organización y realización de ferias, entre otros (41). Se trata de productos y servicios con una utilización específica respecto de los cuales la cercanía o similitud en las denominaciones puede fácilmente inducir al error sobre su origen o procedencia.

En atención al criterio que hemos avanzado deberá denegarse el registro de «AGRITECO» cuando, existiendo como existe un absoluto grado de coincidencia entre los productos y servicios que ampara, aquélla se asemeje o aproxime a «AGRITECHNICA», prioritaria en el tiempo. Y así sucede en este caso pues, en contra de lo que sostuvieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como el Tribunal de instancia, no se puede negar que entre ambas existe una clara semejanza denominativa de los signos en conflicto y una total identidad en los productos amparados, que pueden determinar la confusión entre las marcas en liza.

En efecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas apreció que las marcas en liza amparaban productos y servicios de la misma naturaleza y añade «por lo que muy probablemente tendrán un mismo público objetivo y compartirán canales de comercialización». Ya hemos consignado cómo el Tribunal no se refirió en concreto a esta cuestión y las únicas notas diferenciales que aprecia tanto la OEPM como el Tribunal de instancia son las diferencias denominativas del conjunto y la insuficiencia de la identidad del sufijo «AGRI» que figura en ambos signos para generar confusión entre los consumidores. Apreciación que, siendo discutible como la mayor parte de las emitidas en esta materia, no compartimos pues frente a ella y desde una perspectiva sintética que valora en su conjunto los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad, llegamos a la conclusión de que «AGRITECHNICA» y «AGRITECO» son cuando menos confundibles en la medida que se refieren a productos y servicios idénticos.

En repetidas ocasiones hemos afirmado que no cabe elevar a la categoría de decisivo el criterio consistente en un examen rigurosamente gramatical de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. Aun cuando dicho análisis puede ser útil y puede constituir un factor de diferenciación relevante, en este caso la apreciación de conjunto de los dos términos nos lleva a apreciar que su convivencia registral podría originar un riesgo de confusión en el mercado.

Como bien destacó la recurrente en su demanda y reitera en casación, el término «AGRITECHNICA», precisamente por su carácter distintivo, es una denominación que presenta una virtualidad identificativa singular. La mera modificación de su terminación para formar el vocablo «AGRITECO» y la inclusión de un elemento gráfico no determinan que éste se distinga suficientemente de aquél para proteger los mismos productos y servicios en el público al que se dirigen, cuando comparten los mismos canales de distribución. El riesgo de confusión que puede introducir es, pues, superior a su capacidad de diferenciación recíproca y, por ello, debe resultar prevalente ante la identidad de productos de ambas marcas.

Procede, por lo tanto, tras la casación de la sentencia de instancia, la estimación del recurso contencioso-administrativo y la consiguiente declaración de improcedencia del registro de la marca impugnada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.