ATS, 28 de Junio de 2016
| Ponente | PEDRO JOSE VELA TORRES |
| ECLI | ES:TS:2016:7033A |
| Número de Recurso | 484/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil dieciséis.
Ante esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo están pendientes de resolución un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), con fecha 20 de diciembre de 2013, en el recurso de apelación n.º 360/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 870/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Juzgado de Marca Comunitaria), seguido entre D. Fausto y D. Humberto , sobre acción reivindicatoria de marca comunitaria.
En el transcurso de la deliberación, votación y fallo de tales recursos, el Tribunal consideró que podría resultar procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 4.2 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial , acordó oír a las partes.
La defensa del Sr. Humberto alegó que debía plantearse la cuestión prejudicial propuesta, puesto que el ordenamiento comunitario únicamente prevé la posibilidad de reivindicación de una marca cuando quien ha realizado el registro es un agente del otro empresario, perjudicado por dicho registro. Y que no cabe en ningún otro supuesto. En consecuencia, dado que en este caso, no había una relación mercantil de agencia entre las partes, no es posible el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria.
Por el contrario, la defensa del Sr. Fausto alegó que no procedía el planteamiento, porque el propio Reglamento de Marca Comunitaria permite la aplicación supletoria del derecho nacional, en este caso, el art. 2.2 LM . Por lo que, sin necesidad de elevar la cuestión prejudicial, puede interpretarse que el art. 18.2 RMC no cierra la posibilidad de que, conforme a las previsiones de la legislación nacional, pueda ejercitarse una acción reivindicatoria en casos distintos a la relación de agencia entre las partes.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres
Objeto del litigio.
-
- El día 24 de enero de 2011, D. Humberto , solicitó ante la OAMI el registro de la marca comunitaria figurativa núm. 9679093, Showergreen, que fue concedida y registrada a su nombre el 29 de agosto del mismo año .
-
- D. Fausto se considera legítimo titular extrarregistral de la citada marca, por lo que formuló demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, en la que, entre otras acciones que ya no son objeto de debate, ejercitó acción reivindicatoria de dicha marca comunitaria, con fundamento en los arts. 18.2 del Reglamento de Marca Comunitaria (en adelante, RMC) -marca de agente - y 2.2 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) - reivindicación-.
-
- La sentencia de primera instancia desestimó dicha pretensión, por las siguientes y resumidas razones: (i) No cabe aplicar a la marca comunitaria el régimen general de reivindicación del artículo 2.2 LM , sino sólo el régimen del art. 18 RMC, relativo a la marca del agente. (ii) No se dan los presupuestos del artículo 18 RMC para la estimación de la acción ejercitada, dado que el actor no acredita su legitimación activa, al no probar la titularidad de la marca figurativa Showergreen , ni que el demandado tuviera la condición de agente o representante del demandante, sino únicamente la existencia entre las partes de un proyecto de colaboración comercial, posterior a la solicitud del registro, sin que conste que abarcara el territorio de la Unión Europea donde alcanza el efecto del registro que pretende.
-
- Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por el demandante, la Audiencia Provincial lo estimó, pues si bien consideró correcto que no resultaba aplicable al caso el supuesto de la marca del agente del artículo 18 RMC, no apreció lo propio respecto de la aplicación del art. 2.2 LM . En concreto, afirma que el régimen de reivindicación que regula el RMC es muy limitado, al prever solo el supuesto del agente o representante infiel, por lo que debía aplicarse a la marca comunitaria la acción reivindicatoria general, prevista en el art. 2 LM . Dice la Audiencia Provincial:
»De esta naturaleza patrimonial el RMC sólo regula de manera uniforme algunas de las cuestiones básicas suscitadas por la marca comunitaria como objeto de propiedad. Y al formular las normas que determinan el derecho aplicable a las restantes cuestiones, como serían, por ejemplo, las defensas de la marca como objeto de propiedad, se establece en el artículo 16 RMC que, al margen de las normas uniformes, como objeto de propiedad, la marca comunitaria se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada o b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada».
La sentencia de la Audiencia Provincial, que es la recurrida en el presente recurso de casación, sobre tales apreciaciones jurídicas, considera que están acreditados los presupuestos para la estimación de la acción reivindicatoria y declara la titularidad del demandante respecto del registro de la marca controvertida.
Cuestiones controvertidas.
Son cuestiones controvertidas en el procedimiento, relevantes a los efectos de planteamiento y resolución de la cuestión prejudicial, las siguientes:
(i) Si el demandante puede reivindicar para sí la titularidad de la marca comunitaria registrada por el demandado, al amparo de la normativa nacional, que así lo prevé.
(ii) Si ello es posible, determinar, de acuerdo con la prueba practicada, a quien le corresponde la titularidad de la marca.
Derecho Nacional.
-
- En el Derecho Español, el art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001), establece:
Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca
.
-
- La jurisprudencia española (por ejemplo, sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 391/2013, de 14 de junio ; ECLI:ES:TS:2013:4297) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario , se refiere la sentencia de esta Sala núm. 302/2016, de 9 de mayo (ECLI:ES:TS :2016:1903), al decir que:
[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria
.
Disposiciones comunitarias.
-
- El art. 18 del Reglamento (CE ) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de marzo de 2009), bajo la rúbrica «Cesión de una marca registrada a nombre de un agente», dispone:
En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación
.
-
- A su vez, el art. 16 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», dispone:
1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias: a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada. 2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina. 3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2
.
Procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial.
-
- Conforme a la jurisprudencia del TJUE, cuando el tribunal nacional entienda aplicable a un caso una norma interna que considera contraria al ordenamiento europeo, o una norma comunitaria de la que no conste interpretación y que podría suscitar dudas de compatibilidad con otras normas internas, viene obligado a presentar la cuestión, siempre que sus dudas no pueda resolverlas por sí mismo, y siempre que contra su resolución no quepa recurso ordinario alguno (STJUE de 9 de septiembre de 2015, C-160/14 ). En todo caso, los órganos jurisdiccionales nacionales ostentan una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que versan sobre la interpretación o la apreciación de la validez de las disposiciones de Derecho comunitario que precisan una decisión por su parte (STJUE de 22 de junio de 2010, C-188/10 y C-,189/10).
-
- En este caso, dado que contra la resolución de este Tribunal de Casación no cabe recurso ordinario alguno y que existe una contradicción aparente entre los arts. 18 RMC y 2.2 LM , es aconsejable el planteamiento de la cuestión, a fin de que el TJUE se pronuncie sobre si puede estimarse una reivindicación de la marca comunitaria en un supuesto no previsto en el RMC y sí en la ley nacional.
En efecto, el art. 18 del Reglamento sobre Marca Comunitaria únicamente prevé la posibilidad de ejercicio de una acción reivindicatoria en el caso de la cesión del agente.
Por el contrario, el art. 2.2 de la Ley de Marcas española contiene una concepción mucho más amplia de la acción reivindicatoria, al permitir su ejercicio en todos aquellos casos en que, previa existencia de una relación legal o contractual entre las partes, haya existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro de la marca, en detrimento de los derechos del reivindicante.
Se discute en el procedimiento si, dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el transcrito art. 16 del Reglamento de Marca Comunitaria , es posible considerar que las previsiones del art. 2.2 de la Ley española de Marcas también son aplicables a la marca comunitaria. De manera que cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trate del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en aquellos casos en que, como se ha expuesto, previa existencia de una relación legal o contractual entre las partes, haya existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro de la marca, en detrimento de los derechos del reivindicante.
-
- Establecido así el debate, estimamos necesario el planteamiento de la cuestión prejudicial a que se refiere el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , a fin de determinar si es posible una aplicación supletoria del art. 2.2 de la Ley de Marcas Española, puesto que ello supondría extender la acción reivindicatoria de una marca comunitaria a supuestos no expresamente previstos en el Reglamento de Marca Comunitaria.
LA SALA ACUERDA
LA SALA ACUERDA: Formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el ámbito del artículo 267 TFUE , la siguiente cuestión prejudicial, en interpretación del artículo 18 del Reglamento (CE ) Nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de marzo de 2009):
¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el Reglamento (CE) Nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001)?
Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante correo certificado con acuse de recibo, dirigido a la «Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, L-2925 Luxemburgo»; y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial -Fax: 91 7006 350- (REDUE Red del CGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea).
La presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
-
SAP Alicante 369/2017, 21 de Septiembre de 2017
...hoy sobre la marca ya concedida -estándo por otro lado pendiente de decisión perjudicial a instancia del Tribunal Supremo ( ATS de 28-6-2016, rec. 484/2014 ) lo relativo a la aplicación al régimen de la marca UE la facultad reivindicatoria regulada en el art. 2.2 LM -, o deducido acción de ......