STS, 23 de Febrero de 2016

En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de julio de 2014 , estimatoria del recurso promovido por Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de abril de 2012, por la que se denegaba el registro que la demandante había solicitado de la marca M 2979534-6 "La Española Gran Sabor 0,4", de tipo mixto, para productos de la clase 29 del nomenclator internacional.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la secretaria de la Sala de fecha 22 de septiembre de 2014, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. ha comparecido en forma en fecha 11 de noviembre de 2014, mediante escrito por el que interpone el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 120.3 y 24 de la Constitución y del artículo 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , y

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Termina su escrito suplicando que se dicte resolución casando la sentencia recurrida y que se dicte otra en su lugar por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aceites del Sur-Coosur, S.A., confirmando las resoluciones registrales y, por tanto, se deniegue la inscripción de la marca 2979534, con expresa condena en costas.

El recurso de casación ha sido admitido por auto de la Sala de fecha 17 de septiembre de 2015.

Personada Aceites del Sur-Coosur, S.A., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte resolución por la que se declare no haber lugar al mismo, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, según así es preceptivo.

El abogado del Estado ha presentado un escrito en el que manifiesta que no se opone al recurso interpuesto.

Por providencia de fecha 18 de enero de 2016 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 2 de febrero de 2016, en que han tenido lugar dichos actos.

En el presente recurso se han guardado las prescripciones procesales legales, excepto la del plazo para dictar sentencia, a causa de la complejidad jurídica del asunto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

La sociedad mercantil La Española Alimentaria Alcoyana, S.A., impugna en casación la Sentencia de 14 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , la cual estimó el recurso contencioso administrativo entablado por Aceites del Sur- Coosur, S.A., en materia de marcas. La Sentencia recurrida anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de abril de 2012, que había denegado la marca mixta nº 2.979.534 "La Española Gran Sabor 0,4" para la clase 29 del nomenclátor internacional, y ordenó el registro de la misma.

El recurso se articula mediante dos motivos. El primero de ellos, amparado en al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Considera que se han infringido los artículos 120.3 y 24 de la Constitución , por incurrir la sentencia en incongruencia interna y externa.

El segundo motivo, que se acoge al apartado 1.d) del citado precepto procesal, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, se basa en la vulneración de los artículos 6 y 8 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), por haber concedido el registro de la marca solicitada, pese a la notoriedad de la marca prioritaria y las coincidencias denominativas y gráficas entre las marcas enfrentadas.

Sobre los fundamentos de la Sentencia impugnada.

La Sentencia de autos justifica la estimación del recurso contencioso administrativo en las siguientes consideraciones:

" PRIMERO El recurrente "ACEITES DEL SUR-COOSUR S.A." representado por-------impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 4-Abril-2012 que estimando el recurso interpuesto contra la concesión de la marca nº 2.979.534 "LA ESPAÑOLA GRAN SABOR 0,4" para la clase 29 de Nomenclator Internacional. La denegó.

En apoyo de su pretensión impugnatoria alega el recurrente la existencia de numerosas diferencias gráficas entre las marcas enfrentadas a pesar de que ambas compartan la denominación "LA ESPAÑOLA" para poder convivir en los mismos canales de comercialización sin inducir a error a los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que no existe identidad aplicativa, pues la marca denegada comercializa aceite, mientras que las prioritarias comercializan aceitunas y encurtidos. Ambas conviven pacíficamente en el mercado desde hace décadas y son notorias cada una en su sector. La marca denegada está registrada desde 1.945 para comercializar aceite y con la solicitud actual lo único que ha pretendido es cambiar el gráfico, suprimiendo el paisaje de fondo que lo caracterizaba. Además es titular de la marca nº 1.014.063 "LA ESPAÑOLA" sin gráfico alguno concedida en fecha 20-Abril-1.983 en cuya solicitud ni siquiera se opuso la actual oponente.

El artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual contra marca, nombre comercial o rótulo del establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que pueden conducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, regula las Prohibiciones relativas en su artículo 6 disponiendo lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

1. que sean idénticos a una marca anterior que designe productos servicios idénticos.

2. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Es criterio jurisprudencialmente establecido, que la interpretación de este precepto de idéntica redacción que el art. 12 de la Ley anterior que contenía idéntica prohibición, debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el art. 1º de la Ley 32/2988 como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otras persona", de ahí que una determinada configuración en los términos indicativos del artículo 2 de la misma ley deba presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En relación con la semejanza, la Jurisprudencia (Ss. de 3-7-85, 7-2-87 13-7-89 y 17-7-89, entre otras) ha declarado que aquélla es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales más generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común.

Pues bien, hay que recordar que ya el Estatuto de la Propiedad Industrial prohibía en su artículo 124 la semejanza fonética entre las marcas, aludiendo así a un concepto jurídico indeterminado cuya realidad ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo ( STS 13 febrero 1987 ), con una valoración con junta según el sentido común y no técnico ( SSTS 12 noviembre de 1992 y 23 octubre de 1992 ), teniendo presente tanto la protección del consumidor como evitar la confusión en el mercado ( STS 17 septiembre de 1993 ). Asimismo, la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, incluye como riesgo de confusión en el público el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado con reiteración que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error ala consumidor ( TS.SS 24 feb , 74, 28 feb.76 y 10 enero 80 ). Como factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas y como criterio auxiliar, figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial ( TS. SS 5 y 14 de nov . y 2 de dic. 74 , 3 y 13 de febrero de 1.975 ). Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial; tal factor, desprovisto de influencia decisiva, puede ser utilizado de modo indirecto y coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado (TS.SS 3, 13, 20 y 26 feb. 7, 20 y 26 mar., 18, 21, 22, 28 y 30 de mayo, 2, 14, 17 y 28 jun., 3 jul. y 90 oct. 1975).

El bien jurídico protegido pues, con dicho precepto, es tanto el derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovechase del mismo, como la transparencia en el mercado que garantice la libertad de elección del consumidor sin inducción a equívocos.

Por ello, la denegación de acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de los distintivos enfrentados. No obstante, los conceptos de "semejanza" y "similitud" al ser abstractos obligan a realizar un minucioso análisis de cada caso concreto por parte de los Tribunales, mediante un estudio comparativo tanto de los grafismos utilizados como del tipo de productos a cuya comercialización se dedican las marcas enfrentadas, de tal manera que sólo de dicho análisis se puede concluir si puede o no inducirse a error a los consumidores, teniendo en cuenta las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y las reglas de la sana crítica y del sentido común.

Analizando pues en concreto las denominaciones en pugna " LA ESPAÑOLA" frente a "LA ESPAÑOLA GRAN SABOR 0,4" al ser absolutamente idénticas conceptualmente y nominativamente, hemos de extremar las precauciones comparativas tanto en lo que se refiere a cada uno de los gráficos como a los campos aplicativos y canales de comercialización, pues como hemos dicho en el Fundamento de Derecho anterior, la actual Ley exige la doble identidad denominativa y aplicativa. A éstos efectos, resulta intrascendente el añadido "GRAN SABOR 0,4" de la marca denegada pues ello hace alusión a sus características de composición y paladar, tratándose de conceptos genéricos que no le añaden individualidad alguna frente a la marca oponente.

Los más importante de todo para resolver la presente litis, es que no nos hallamos ante la solicitud de inscripción ex novo de la marca para la comercialización de aceites, sino que se trata de una continuidad registral que se ha mantenido constante desde mediados del Siglo XX y lo que se pretende con el registro denegado tan sólo es modernizar y simplificar el gráfico que tradicionalmente ha venido acompañando a la marca de aceites, que goza además de notoriedad en dicho sector . Por tanto, a pesar de la identidad denominativa, no se trata de introducir una nueva marca en el mercado, que venga a colisionar con la marca de aceitunas, ya que ambas marcas han venido conviviendo y gozando de notoriedad sin producir error alguno en los consumidores por más que los campos aplicativos de la aceituna y del aceite estén íntimamente relacionados y vayan a coincidir en los mismos canales de comercialización." (fundamentos de derecho primero a tercero)

Sobre el primer motivo, relativo a la alegación de incongruencia.

Sostiene la mercantil recurrente que la Sentencia impugnada contiene una defectuosa motivación que incurre en incongruencia interna, ya que las premisas de una identidad conceptual y denominativa y la inexistencia de diferencias en el grafismo y en los campos aplicativos y canales de comercialización deberían haber conducido a constatar la existencia de riesgo de confusión.

En segundo lugar entiende que la Sentencia recurrida incurre también en incongruencia externa o ultra petita , ya que entra a valorar algo distinto a lo pedido por las partes como lo es la notoriedad de las marcas de la mercantil solicitante. Considera que no era objeto del procedimiento la declaración de notoriedad o renombre de ninguna de las marcas y que si bien la recurrente en casación alegó el carácter de notorio y renombrado de su marca, es porque lo tiene ya reconocido previamente, lo que no ocurre con la opuesta, ni su titular había invocado el artículo 8 de la Ley marcaria.

El motivo ha de ser desestimado. No puede afirmarse, como hace la parte recurrente, que la Sentencia incurra en incongruencia interna. Frente a lo que sostiene en el motivo, la Sentencia no afirma que exista identidad en el grafismo o en los campos aplicativos y canales comerciales: lo que se dice, con toda claridad, es que la identidad denominativa y conceptual hace necesario extremar las precauciones comparativas en el grafismo y en los citados campos aplicativos y comerciales. Y luego, encuentra la ratio decidendi precisamente en que lo que ha hecho la solicitante es simplemente "modernizar y simplificar el gráfico", de lo que deduce que no trata de introducir una nueva marca en el mercado. La argumentación, se comparta o no, es congruente con las premisas, ya que viene a señalar que debe prevalecer el criterio de la continuidad registral, puesto que la identidad denominativa y conceptual, la modernización del grafismo de la marca solicitante y la coincidencia aplicativa y comercial de las marcas enfrentadas no suponen una variación relevante respecto a la previa coexistencia de las mismas.

Tampoco existe la incongruencia extra petita que aduce la parte recurrente al sostener que la Sala ha reconocido la notoriedad de la marca prioritaria opuesta sin que dicha cuestión estuviese planteada por los litigantes. En efecto, si bien la Sentencia impugnada afirma en el último párrafo del fundamento de derecho tercero que "ambas marcas han venido conviviendo y gozando de notoriedad sin producir error alguno en los consumidores", la referencia a la notoriedad no supone otorgar una pretensión no formulada ni constituye tampoco una ratio decidendi en la argumentación de la Sala de instancia, que declara la compatibilidad de la marca solicitada opuesta en función de que su gráfico no es más que una simplificación y modernización del anterior en el marco de una continuidad registral, sin que constituya una inscripción ex novo de otra marca.

Sobre la compatibilidad de la marca solicitada.

El segundo motivo se formula por infracción de la normativa marcaria nacional e internacional, al entender que la marca solicitada presente una similitud gráfico denominativa que induce a confusión con sus marcas prioritarias, las cuales tienen reconocida además la notoriedad y merece por ello una protección más estricta.

Como hemos visto, la razón por la que la Sala de instancia admite la inscripción de la marca solicitada es porque entiende que no hay una novedad decisiva en el gráfico denominativo de la marca solicitada frente a sus anteriores marcas inscritas, sino que se trata de una modernización y simplificación del gráfico presente en las mismas, en el marco de una continuidad registral. Así, si bien se trata, como es evidente, de la inscripción de una nueva marca, considera la Sala que no constituye "una solicitud de inscripción ex novo " de una nueva marca, sino de una actualización de dichas marcas anteriores.

Sin embargo, no puede aceptarse tal planteamiento. Sea cual sea la calificación que se pueda dar al nuevo gráfico (esto es, si se trata o no de una actualización del gráfico de una marca anterior), la valoración de la nueva marca ha de hacerse con plenitud, esto es, ha de apreciarse si en su conjunto gráfico denominativo ofrece o no riesgo de confusión o asociación mercantil con las opuestas prioritarias. Es decir, el argumento de la continuidad registral, que sin duda tiene una efectiva virtualidad al valorar el riesgo de confusión o asociación mercantil originada por la marca solicitada, pero no puede hacer que se prescinda de la comparación de la marca aspirante con las concretas marcas opuestas que gozan de prioridad. La Sala, al otorgar una plena eficacia al criterio de la continuidad registral con modernización y actualización del gráfico, ha infringido el artículo 6 de la Ley de Marcas al no efectuar la obligada comparación entre las marcas opuestas al objeto de constatar si dicho gráfico modernizado y actualizado ofrece riesgo de confusión o asociación con las marcas prioritarias en mayor grado que el que pudiera haber entre las marcas pertenecientes a las sociedades litigantes que venían ya conviviendo.

Hemos pues de estimar el motivo y la casación, anulando la Sentencia de instancia y resolviendo el litigio en los términos en que viene planteado, según prevé el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción . Pues bien, la apreciación del conjunto grafico denominativo de la marca pretendida muestra, como vamos a ver, un claro intento de aproximación al de la marca prioritaria, lo que lleva a un parecido entre ambas mucho más acentuado que las marcas que venían conviviendo, propiciando con ello un riesgo de confusión que debe llevar a la denegación de la marca, tal como decidió la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En efecto, examinando los diversos elementos del conjunto grafico-denominativo, tenemos que el elemento dominante en la marca aspirante es idéntico al de las opuestas ("La Española"), siendo los términos añadidos "Gran Sabor 04" poco distintivos, especialmente teniendo en cuenta su menor tamaño y su posición secundaria en el conjunto. Así, la principal diferencia viene dada por la distinta presentación o marco del elemento denominativo principal y por la combinación de colores, y es precisamente en dichos elementos en donde la marca aspirante realiza un acercamiento indiscutible a la configuración de las marcas opuestas. El diseño tradicional de las marcas de la mercantil Aceites del Sur-Coosur es una especie de orla, mientras que el de la La Española Alimentaria Alcoyana evoca más bien una ola o bandera ondeante. Pues bien, en la marca solicitada ahora por la primera de dichas empresas se adopta la imagen de la bandera ondeante u ola como marco de la expresión "La Española Gran Sabor 04", lo que supone, como se ha indicado, una indebida aproximación a la marca opuesta, más que una modernización o simplificación del gráfico anterior, como entendió la Sala de instancia. Por otro lado, también tiene razón la mercantil recurrente en que la combinación de colores de la marca aspirante revela también un intento de aproximación a la marca opuesta debido al color rojo de las letras. Puede decirse a este respecto, en relación con afirmaciones de ambas empresas litigantes más allá de las concretas marcas enfrentadas, que aunque la solicitante aporte alguna marca anterior en la que las letras de La Española vayan en color rojo, en su gráfico más característico las letras de las marcas de la empresa aceitera suelen ir en color blanco sobre fondo rojo (y en un dibujo tipo orla), mientras que las letras de las marcas opuestas son en su mayor parte rojas sobre fondo amarillo (en marco tipo ola o bandera). Por ello, la coincidencia de colores de la marca solicitada corrobora la anterior conclusión de que hay un intento de aproximación gráfica de la marca solicitante respecto a los gráficos más característicos de la oponente.

En definitiva, en un examen de conjunto y centrado, como es de rigor, entre la marca solicitada y las concretas oponentes -especialmente como ya indicó la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la marca comunitaria 9.162.983-, la marca solicitada supone una aproximación grafica a las marcas oponentes, en un contexto de gran cercanía de los dibujos respectivos preexistentes, que puede inducir a confusión entre las mismas y a asociar las empresas aceitera y de aceitunas enfrentadas. Conclusión que resulta corroborada con un examen de la generalidad de las marcas de una y otra empresa.

Debe pues desestimarse el recurso contencioso administrativo entablado por la mercantil Aceites del Sur-Coosur S.A., contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca que había solicitado.

No supone esto contradicción alguna con lo resuelto en la Sentencia de 9 de febrero de 2016 (RC 3292/2014 ), que afectaba a los mismos litigantes, pues en aquel supuesto esta Sala ha entendido que la comparación entre las marcas opuestas efectuada por la Sentencia de instancia que se recurría fue efectuada conforme a la doctrina jurisprudencial sobre la materia y que contenía una valoración razonable sobre el parecido entre las marcas en litigio, por lo que dicha apreciación resultaba irrevisable en casación.

Conclusión y costas.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico anterior procede estimar el segundo motivo del recurso de casación, por lo que declaramos haber lugar al mismo, casando y anulando la Sentencia recurrida. Y de conformidad con las razones expuestas en el mismo fundamento de derecho, desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de abril de 2012, que denegaba el registro de la marca litigiosa.

Según lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede la imposición de costas ni en la instancia, debido a las dudas de hecho y de derecho que concurren en el caso, ni en la casación.