STS, 21 de Julio de 2015

D. Isidoro solicito la inscripción de la Marca núm. M-2847827/4 "LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO", denominativa, para las clases 9 (Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control [inspección], de socorro [salvamento] y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores); clase 16 (Papel, cartón y artículos de estás materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos [pegamentos] para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina [excepto muebles]; material de instrucción o de enseñanza [excepto aparatos], materias plásticas para embalaje [no comprendidas en otras clases]; caracteres de imprenta; clichés), y para la clase 41 (Español Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales).

La Oficina Española de Patentes y Marcas en resolución de 21 de abril de 2009 acordó:

la concesión total de la marca nacional solicitada en base en los siguientes motivos: Reconsiderando el motivo del suspenso, no se tiene en cuenta el art. 5.1.c, ni las marcas oponentes 528.729, 2.699.728 y 2.602.316 denominadas Información Delegación Nacional de Prensa, Grupo la Información y la Información SA al diferir en la denominación, por lo que pueden convivir en el mercado.

La mencionada resolución fue recurrida en alzada por "La Información SA" y mediante resolución de 6 de agosto de 2009 se estimó el recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida y acordando la denegación de la marca recurrida" al solicitante D. Isidoro .

D. Isidoro , interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 719/09 contra el acuerdo antes mencionado, que denegó la marca número 2.847.827 "La información al segundo", denominativa, para las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de diciembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procurador Sra. Cano Lantero, en nombre y representación de D. Isidoro , contra la Resolución de 6 de agosto de 2009 de la Oficina, que se anula por no resultar ajustada a Derecho, accediendo a la inscripción de la marca a que estos autos se contraen, sin costas.

Con fecha 22 de abril de 2013 "La Información, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 823/2013 contra la citada sentencia, al amparo de los dos siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "fundamentación ilógica y arbitraria de la sentencia recurrida, con la consiguiente vulneración del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable en los conflictos marcarios de signos con similitud denominativa".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia: vulneración del deber de motivación de la sentencia".

Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y, en su lugar, acordando la denegación de la inscripción de la marca nacional núm. 2.847.827, "LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO" en las clases 16 y 41 del Nomenclátor internacional.

Por escrito de 20 de mayo de 2014 D. Isidoro se opuso al recurso y suplicó la confirmación de la resolución recurrida en todos sus extremos con imposición de las costas a la recurrente.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso con fecha 20 de mayo de 2014 y suplicó su desestimación.

Señalado para votación y fallo el día 28 de abril de 2015, se suspendió por necesidades de servicio señalándose de nuevo para su votación el día 9 de junio de 2015, en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de diciembre de 2012 estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Isidoro , y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de agosto de 2009. Esta a su vez estimó el recurso de alzada formulado por la sociedad mercantil <<La Información SA>> contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 21 de abril de 2009 que concedió la marca 2.847.827 "La Información al Segundo" denominativa, y acordó la denegación de la marca solicitada.

A la inscripción de la marca nacional número 2.847.827/4 "La Información al Segundo", denominativa, solicitada por D. Isidoro , para las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional, se habían opuesto tanto la sociedad «Editorial Prensa Alicantina, SA» titular de la marca número 528.729/4 "Información Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento" para la clase 16 (periódico), como «La Información SA» en cuanto titular esta última de las marcas número 2.699.728/2 "Grupo la Información" para las clases 16, 35, 38 y 41, y la marca mixta numero 2.602.316/4 "La Información SA" para las clases 16, 35, 38 y 41, del Nomenclátor internacional.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, al estimar el recurso de alzada contra su decisión inicial favorable a la protección de la marca solicitada, consideró que concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados, "Grupo la Información" y "La Información SA" mixta, marcas anteriores clases 9,16 y 41, y "La Información al Segundo", marca solicitada, clases 9, 16 y 41, una evidente similitud denominativa, así como una absoluta coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos. En el considerando segundo de su resolución la Oficina razonaba en los siguientes términos:

[...] CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO marca recurrida, GRUPO LA INFORMACIÓN, LA INFORMACIÓN SA, mixta, marcas recurrentes una evidente similitud denominativa, rayana en la identidad, al coincidir en su término característico, sin que el resto de elementos que acompañan a una y otra marca sean capaces de desvirtuar esa cuasi-identidad denominativa, circunstancia que se ve agravada en la esfera aplicativa donde las marcas en liza despliegan sus efectos, al reivindicar la nueva marca productos y servicios de las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional idénticos o directamente relacionados con los que protegen las marcas oponentes que distinguen papel, material de imprenta de encuadernación, material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje clase 16, servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Por todo ello de admitir el nuevo signo a registro se podría producir confusión en el mercado con el consiguiente riesgo de asociación entre la nueva marca y las marcas prioritarias recurrentes. Por ello resulta de aplicación el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas .

Las consideraciones jurídicas en cuya virtud el Tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo y accedió al registro de la marca, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, se exponen en el cuarto de los fundamentos jurídicos :

[...] En el caso presente las alegaciones del demandante deben tener totalmente favorable acogida. Aunque el actor aporta una sentencia declarando la caducidad de la marca 'La Información, S.A.', no puede tenerse en cuenta tal alegación pues no consta en autos la firmeza de la misma. No obstante lo anterior, hemos de convenir con el recurrente que los signos en liza, en lo que respecta a los productos de la clase 9, en cuanto ámbito aplicativo no coincidente con el de las marcas opuestas y prioritarias, no se considera que exista ningún riesgo de confusión, por lo que para los productos amparados por tal clase no cabe duda alguna que el recurso debe ser estimado.

En lo atinente a los servicios de las clases 16 y 41, pese a la coincidencia aplicativa existente, ni denominativa ni conceptualmente las marcas enfrentadas son iguales. La única identidad que se aprecia es en el vocablo 'Información', pero la visión en conjunto de las marcas ofrece suficientes disparidades para evitar el riesgo de confusión en el mercado, pues la marca solicitada incorpora otros vocablos suficientemente distintivos. Por ello el recurso debe ser estimado.

La sociedad mercantil <<La Información SA>> interpone su recurso de casación formulando dos motivos, el primero al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por fundamentación ilógica y arbitraria de la sentencia recurrida en cuanto al juicio de distintividad, con la consiguiente vulneración del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable en los conflictos marcarios de signos con similitud denominativa.

Y el segundo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por el cauce del apartado c) del artículo 88.1 LJCA , por infracción del deber de motivación de la sentencia con cita de los artículos 120 CE y 218 LEC .

Por razones procesales abordaremos en primer lugar el motivo de casación segundo en el que se denuncia la vulneración del deber de motivación de la sentencia. La censura al Tribunal de instancia es doble. La sociedad recurrente «La información SA» afirma, por un lado, que la motivación de la sentencia es del todo insuficiente pues la Sala no habría tenido en cuenta la información clara ni precisa que lleva a la Sala de lo contencioso a concluir que las marcas son suficientemente distintas, y no permite conocer la verdadera ratio decidendi, los criterios o razones que sustentan la estimación del recurso, generándose así indefensión material a la parte. Por otro lado, reprocha a la Sala que haya dado una respuesta contradictoria con la emitida en la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2012 relativa a un caso casi idéntico cual es "La Información.Com al Segundo", con gráfico, nº 2.852.548, que identifica servicios en las clases 9, 16 y 41.

El motivo no puede ser estimado. Los razonamientos que hemos transcrito del fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida ponen de relieve que la razón esencial del fallo es, por un lado, la ausencia de coincidencia en cuanto al ámbito aplicativo de los productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, y en lo que se refiere a las clases 16 y 41, en los que existe una identidad aplicativa, considera la Sala la compatibilidad de los signos al no existir una coincidencia denominativa ni conceptual de las marcas enfrentadas, siendo así que aprecia disparidades de conjunto suficientes para evitar el riesgo de confusión en el mercado. Afirma la Sala que a pesar de la identidad en ambos signos del vocablo «La Información» se incorporan otros términos que la distinguen y que la visión de conjunto ofrece diferencias suficientes para evitar el riesgo de confusión en el mercado.

El razonamiento del Tribunal ofrece, pues, una respuesta suficiente y motivada -aunque escueta- a las cuestiones relativas a los signos en sí mismos considerados y a sus conexiones aplicativas. Es irrelevante, a estos efectos, la referencia que la recurrente hace en el motivo de su recurso al contenido de la sentencia de la misma Sala y Sección del Tribunal Superior de Madrid, de fecha anterior a la sentencia aquí impugnada: aunque se trata de signos similares, existen diferencias con los que son objeto de análisis en este recurso, y, en todo caso, la decisión de la Sala reseñada no vincula ni incide en la solución del recurso, pues la supuesta contradicción con una sentencia que no fué recurrida en casación no afecta al núcleo del razonamiento ni supone un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.

La Sala se pronuncia sobre lo único sujeto a debate, que era si aquella marca solicitada debió, o no, concederse para los servicios de la clases solicitadas en relación con las marcas oponentes y sobre ello hay, una respuesta razonada y suficiente del Tribunal, lo que determina el rechazo del motivo segundo de casación.

En el primero de los motivos de casación considera la sociedad recurrente que la Sala incurre en aplicación indebida del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable pues no hace una comparación correcta de los signos enfrentados.

En el desarrollo del motivo afirma que con arreglo a las pautas jurisprudenciales aplicables, es claro que existe una similitud denominativa entre las marcas en conflicto, la solicitada, «La Información al Segundo» y las marcas prioritarias «La Información SA» y «Grupo la Información», y ello -se argumenta, dada la identidad del término «La Información» y la falta de distintividad de los prefijos y sufijos de las marcas objeto del conflicto.

Como se advierte, el argumento impugnatorio se sustenta en la supuestamente errónea apreciación del Tribunal de instancia en cuanto a la existencia de elementos de distintividad entre los signos enfrentados, y en la identidad y prevalencia del termino común "La Información" respecto de los demás que componen la marca aspirante y las oponentes.

Pues bien, las alegaciones de la recurrente a este respecto no dejan de ser una muestra de discrepancia legítima pero insuficiente para fundamentar la casación de la sentencia por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas .

Hemos mantenido con reiteración que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, generen un riesgo de confusión en el público -el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior-, el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o alcanzado conclusiones patentemente erróneas o irracionales, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados no tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Las consideraciones expuestas en la sentencia sobre la relevancia que tiene la coincidencia del único vocablo común en las marcas "La Información", y la presencia de otros términos que determinan la existencia de suficientes disparidades para evitar el riesgo de confusión en el mercado no son irrazonables ni incurren en ningún error de derecho que merezca la casación de aquélla. El uso de un solo vocablo genérico idéntico "La Información" para los mismos productos, no determina que no pueda utilizarse dicha expresión en otros signos pues lo relevante es que en la visión de conjunto de las marcas enfrentadas existan elementos de distintividad suficientes, como las apreciadas por el Tribunal, que permitan evitar la confusión de los consumidores de estos productos sobre el origen empresarial de unos y otros. La marca aspirante presenta diferencias (la inclusión "al Segundo") que facilitan al consumidor medio distinguir su origen empresarial habida cuenta de que la marca aspirante presenta, además, otros componentes denominativos, gráficos y fonéticos.

En fin, la falta de semejanza entre los respectivos conjuntos expresivos permite corroborar en casación el juicio de instancia que se basa, insistimos, en la "diferenciación" de los elementos denominativos y gráficos del nuevo signo respecto de los precedentes «La Información» y «Grupo la Información».

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación, con la preceptiva condena en costas a la parte recurrente, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las recurridas, hasta una cifra máxima de 4.000 mil euros, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución,

NO HA LUGAR al recurso de casación número 823/2013, interpuesto por la "LA INFORMACIÓN, S.A.", contra la sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 719/2009 .

Segundo. - Imponemos a la parte recurrente en casación las costas causadas en este recurso con la limitación indicada en los precedentes fundamentos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.