STS, 22 de Julio de 2015

En el proceso contencioso-administrativo número 29/2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó sentencia de fecha 19 de noviembre de 2014 , cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de noviembre de 2013, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la denegación de la marca nacional nº 3.057.499 de la clase 29 "SPAIN'S NATIONAL TREASURE", por ser ajustada a Derecho. Con costas (máximo 600 euros).

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. recurso de casación que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de diciembre de 2014 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 26 de enero de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que tenga por presentado este escrito, me tenga por personado y por formulado escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia de fecha diecinueve de noviembre de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso Nº 29/2014 , y previos los trámites oportunos, lo estime, revocando la sentencia recurrida dictado otra por la que se acuerde la inscripción en el registro de la OEPM, de la marca nacional nº 3.057.499 de la clase 29 "Spain's National Treasure" por los motivos expuestos en el presente recurso, con expresa imposición de costas a la parte contraria.

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Por providencia de fecha 26 de febrero de 2015, se admitió el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 12 de marzo de 2015 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 29 de abril de 2015, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo; tenerle, en la representación que ostenta, por opuesto al presente recurso ordinario de casación; seguir el procedimiento por todos sus trámites y, en su día, declarar que el presente recurso ha perdido su objeto o, subsidiariamente, desestimándolo, confirmando la sentencia que en el mismo se impugna e imponiendo las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la LJCA.

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Por providencia de fecha 27 de mayo de 2015, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 21 de julio de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 19 de noviembre de 2014 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de noviembre de 2013, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 5 de junio de 2013, que denegó la concesión de la marca nacional 3.057.499 «SPAIN'S NATIONAL TREASURE» (denominativa), que designa productos en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimar el recurso contencioso-administrativo, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] El citado signo denominativo se compone de tres palabras en inglés que, contempladas por separado, tienen un evidente carácter genérico y descriptivo, como son "SPAIN'S" e "NATIONAL" "TREASURE". Del mismo modo, en un análisis de la expresión realizado de forma conjunta Y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo recaída acerca de la prohibición absoluta aquí examinada (contenida en las sentencias de 4 de mayo de 2006 EDJ2006/59593 y 19 de junio de 2003 EDJ 2003/50091, entre otras), se desprende que la locución citada, y de acuerdo con el razonamiento sostenido por la Administración demandada, por un lado, contiene vocablos que exclusivamente se componen de términos descriptivos y geográfico, sin configurarse en su conjunto como un signo novedoso y de fantasía, porque SPAIN Y NATIONAL, aunque no se tenga la mínima noción de inglés son perfectamente conocidos por el público común, y aunque efectivamente TREASURE es menos conocido, no le da el carácter distintivo que exige la norma porque no permite identificar los productos con una procedencia empresarial concreta, por lo que, examinado el signo propuesto desde una visión de conjunto, se colige que éste no goza de capacidad distintiva propia, de acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 17/2001 , en cuya virtud "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley ".

Como ya ha establecido el Tribunal Supremo (sentencia771/2007, de 28 de septiembre, recurso núm. 300/2004 ) "los vocablos, aisladamente considerados son, sin discusión, genéricos y su utilización asociada no permite tildar al conjunto resultante de la suficiente fuerza cualitativa u originalidad mínima imprescindible exigible a toda marca para cumplir fin al que está dirigida que no es sino distinguir, en el mercado, unos productos o servicios prestados o proporcionados por una entidad frente a servicios idénticos o similares de otra persona o entidad. En definitiva, la marca solicitada se encuentra compuesta exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas de las características de los productos que pretende distinguir, y el conjunto resultante es preciso tildarlo de genérico, por lo que no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos, a cargo de personas o entidades, en un sector en el que no es difícil intuir la utilidad de los mismos". Bastaría añadir CINCO JOTAS como tiene en la marca comunitaria para distinguir el origen empresarial del producto.

[...] En cuanto se refiere a la prohibición absoluta recogida en el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. En este caso no se produce la confusión porque todos los productos de la clase 29 sean elaborados y procedentes de España, sino que la Oficina considera engañosa la idea que da la denominación SPAIN NATIONAL, que los productos que amparan tengan protección oficial o institucional, pudiendo crear una expectativa o influir en la demanda de los mismos sin que estas expectativas responda a la realidad.

Esta Sala comparte el criterio jurídico contenido en las Resoluciones impugnadas, al estimar que concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas que tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir y no cabe duda que el consumidor medio de un modo u otro queda influido por la idea que el producto vendido bajo la marca "tesoro nacional de España" aunque se exprese en inglés, ha sido avalado o certificado por las autoridades españolas por su excelencia, mediante un control que es inexistente.

Por último las referencias a otras marcas registradas como la alegadas en el escrito de 30 de octubre de 2014 con similitud de vocablos pero en español a la pretendida no son vinculantes, ni se puede apelar a la igualdad porque son marcas mixtas con gráfico distintivo y no tienen el adjetivo nacional que induce a confusión en la enjuiciada.

El recurso de casación se articula en la formulación de un único motivo de casación, que, dividido en dos subapartados, se funda al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

El primer subapartado del motivo de casación se fundamenta en la infracción del artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por aplicación errónea de la prohibición contenida en esta disposición legal, al contravenir de forma manifiesta la jurisprudencia desarrollada en su aplicación, al negar que la marca «Spain's National Treasure» tenga carácter distintivo.

El segundo subapartado del motivo de casación se funda en que la sentencia infringe el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por aplicación errónea, ya que contraviene, de forma manifiesta, la jurisprudencia desarrollada al respecto de dicho precepto legal.

En el desarrollo de este motivo de casación, se cuestiona el razonamiento de la Sala de instancia que considera engañosa la denominación protegida por la marca aspirante, porque puede crear la impresión de que los productos que ampara tienen protección oficial o institucional, pues resulta irracional pretender que una institución española pueda prestar su apoyo a un distintivo en lengua extranjera cuando la marca es nacional, teniendo en cuenta que los productos alimenticios reivindicados nada tienen que ver con la denominación «Spain's National Treasure».

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El primer subapartado del motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, no puede ser acogido, pues compartimos el criterio de la Sala de instancia de que resulta aplicable la prohibición de registro contemplado en dicha disposición legal, que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos «que carezcan de carácter distintivo», en cuanto que los vocablos que configuran la marca aspirante 3057499 «Spain's National Treasure», «no gozan de capacidad distintiva propia», ya que no tienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos reivindicados.

En efecto, cabe poner de relieve que la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, resulta aplicable en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, cabe poner de relieve que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido en la sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13), que para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada.

Por ello, no compartimos la tesis argumental que formula la defensa letrada de la mercantil recurrente, respecto de que la Sala de instancia ha infringido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 13 de febrero de 2007 (RC 3146/2004 ) y de 20 de abril de 2009 (RC 5269/2007 ), formulada en relación con los signos marcarios compuestos por locuciones en lengua extranjera, que deben de considerarse distintivos de fantasía cuando han devenido comprensibles para el consumidor medio español, porque, en el supuesto enjuiciado en este proceso casacional, sostenemos que la conjunción de los vocablos «Spain's», National» y «Treasure» carecen de carácter distintivo para los productos reivindicados en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas (carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteros; aceites y grasas comestibles), al no permitir distinguir la procedencia empresarial de dichos productos.

El subapartado segundo del motivo de casación, en que la defensa letrada de la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, tampoco puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas , que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la inclusión de los términos «Spain's National» en la composición de la marca novel evoca la idea de que los productos reivindicados gozan de algún tipo de reconocimiento oficial o institucional por su calidad o específicas o singulares características.

En este sentido, debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 33612007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas , tiene por objeto impedir «el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones geográficas que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre la verdadera naturaleza, calidad u origen geográfico de dichos productos o servicios, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir».

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 11 de octubre de 2005 (RC 6128/2002 ), dijimos:

Por su parte, el artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas también establece como prohibición absoluta los signos que "puedan inducir al público a error particularmente sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios". La "ratio legis" del precepto, es la defensa de los consumidores y usuarios, no como la anterior que está dirigida a la defensa de los empresarios. Con ella se impide que aquellos experimenten confusión sobre cuál es el lugar de fábrica o de producción del artículo o servicio que contratan. Este error se originará no sólo cuando se induzca a pensar que un producto que tiene un origen determinado lo es de otro lugar, sino también cuando tal inducción lo sea respecto de qué parte de un lugar más o menos amplio, que además es diferenciable en su ámbito de las demás partes, procede el producto. Es esto lo que ocurre en el caso presente. Resulta evidente el riesgo de confusión que se creará en el consumidor ante un producto procedente del "Parque Natural de Aralar", que tanto puede corresponder al que lo es de Guipúzcoa, como al que lo es de Navarra, ya que el consumidor medio no se parará a meditar sobre si esta última lo tiene o no declarado como tal Parque, al reducir en su mente ambos a uno solo por la circunstancia de que se designa por el topónimo de una sierra .

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Por ello, estimamos que la sentencia de la Sala de instancia recurrida no contraviene la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la invocada sentencia de 30 de enero de 2008 (RC 701/2005 ), pues no podemos eludir que la finalidad de la prohibición de registro contemplada en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, es además de, en su caso, proteger la exclusividad de la propia denominación oficial de municipios, Comunidades Autónomas o del Estado español, impedir que accedan al registro como marcas aquellos signos que incluyen términos geográficos singulares, que carecen de valor identificativo de los productos designados y pueden inducir a confusión al público haciéndoles creer que tienen un respaldo o reconocimiento oficial.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos subaparados del único motivo de casación articulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 19 de noviembre de 2014, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 29/2014 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a la parte recurrida.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 19 de noviembre de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 29/2014 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Pedro José Yagüe Gil.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Rubricados.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue Ia anterior sentencia par el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, estando constituida Ia Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Larente Lamarca.- Firmado.