STS, 26 de Mayo de 2015

El recurso contencioso-administrativo núm. 1038/2007, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por SANOFI-AVENTIS, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de junio de 2007, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución de 24 de enero de 2007, por la que se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea nº 0454511 basándose en el artículo 70 del ADPIC.

La resolución de 24 de enero de 2007, de la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió

Denegar la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 0454511, presentada por D. Anselmo , en nombre y representación de la empresa SANOFI-AVENTIS.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010 , en cuya parte dispositiva se dice:

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo numero 1038/2006, interpuesto por la Procuradora Dª María Dolores Girón Arjonilla, en representación de SANOFI-AVENTIS, y asistida por el Letrado D. Miquel Montañá Mora, posteriormente sustituido por el Letrado D. Juan José Lavilla Rubira contra la resolución de fecha de 18 de junio de 2007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso interpuesto por la hoy recurrente contra la resolución de 24 de enero de 2007, por la que se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la Patentes Europea nº 045411 basándose en el artículo 70 del ADPIC, que se ANULA por no ajustarse al ordenamiento jurídico, reconociendo el derecho que la recurrente ostenta a adicionar las reivindicaciones del producto a la Patente Europea nº 045411 conforme al artículo 70 del ADPIC; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas.

Contra la referida Sentencia, el representante legal de las entidades mercantiles Laboratorios Cinfa SA, Laboratorios Stada SL y Laboratorios Normon SA, manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

La representación procesal de las actoras, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de mayo de 2011, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los siete motivos siguientes

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. Infracción de las normas reguladoras de la sentencia: incongruencia omisiva al no haberse pronunciado la Sala sobre cuestiones que fueron oportunamente planteadas por las partes y controvertidas en los escritos rectores del recurso. La Sentencia juzga sobre hechos no probados en Autos. Vulneración del art. 24 CE .

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida el art. 27.1 en relación con que el artículo 70.2 del Acuerdo ADPIC que según el Tribunal de instancia daría lugar a la supuesta "patentabilidad sobrevenida" de una materia que no ha estado protegida en España.

Tercero.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida lo dispuesto en el art. 70.3 del Acuerdo ADPIC ya que detrae el producto objeto de la patente de autos del dominio público.

Cuarto.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida lo dispuesto en el art. 70.2 del Acuerdo ADPIC al obviar que la protección de la materia existente en virtud de dicha norma se halla condicionada a que: (i) la materia esté protegida en el Estado miembro en la fecha de aplicación del Acuerdo DPIC y (ii) cumpla entonces o posteriormente los requisitos de protección establecidos en el art. 27 del referido Acuerdo. El caso Canadá -Período de protección de la patente no hace relación a una similitud equiparable a la de antes.

Quinto.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida lo dispuesto en el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC al considerar que dicha norma es aplicable a una patente ya concedida.

Sexto.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida lo dispuesto en el art. 70.8 del ADPIC al considerar que dicha norma no es aplicable en ningún caso a España.

Séptimo.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por haber infringido la Sentencia recurrida lo dispuesto en el art. 9.3 CE al interpretar las disposiciones invocadas del Acuerdo ADPIC en un sentido que restringe los derechos individuales y la seguridad jurídica.

Y termina suplicando dicte sentencia por la que:

1. Declare haber lugar al presente recurso de casación, case y deje sin efecto la Sentencia de instancia recurrida.

2. Una vez casada la Sentencia, y de conformidad con lo establecido en el art.95.2.d) LJCA , acuerde desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 1038/2007 interpuesto por SANOFI-AVENTIS contra la resolución de 18 de junio de 2007 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y denegar la petición de adición del juego reivindicaciones no concedido por la Oficina Europea de Patentes a España a la patente europea 454511

Por primer otrosí digo, realiza la petición de planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de acuerdo con los razonamientos expuestos, proceda a plantear con base en el 267 TFUE las cuestiones prejudiciales expuestas en el escrito de demanda, con carácter previo a la resolución del presente recurso. Mediante otrosí segundo, solicita la celebración de Vista

Mediante Providencia de 9 de Enero de 2012 se admitió el recurso de casación y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala.

Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, el Abogado del Estado, presentó escrito de 21 de marzo de 2012 en el que manifiesta que no formula oposición al recurso, a la vista de que, si lo hiciera, estaría oponiéndose a un recurso que pretende que la resolución administrativa que la Sentencia anuló, recuperase su efectividad, lo cual no se corresponde con los intereses que institucionalmente le corresponde defender.

La representación procesal de SANOFI-AVENTIS, en su escrito de 28 de marzo de 2012, se oponía al recurso de casación considerando que debe inadmitirse por haber desestimado esta Sala, otros recursos sustancialmente iguales al interpuesto por las recurrentes, conforme resulta del artículo 93.2.c) de la LJCA , subsidiariamente el recurso debe ser desestimado en cuanto a la alegada infracción de los artículos 27.1 , 70.2 , 70.3 , 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC y 9.3 CE , debiendo ser, por tanto, confirmada la Sentencia de instancia. Y Termina suplicando; dicte sentencia por la que lo inadmita y, subsidiariamente, desestime íntegramente el recurso y confirme la Sentencia del instancia, con expresa imposición de costas a la parte recurrente. Mediante otrosí, considera improcedente la petición de cuestión prejudicial.

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, la representación procesal de las recurrentes, mediante escrito de 22 de julio de 2013, aporta la STJUE de 18 de julio de 2013, Asunto C-414/11 , Daiichi Sankyo Co.Ltd y Sanofi-Aventis Deutschland GMBH contra DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etaireia Farmakon, que resolvía cuestión prejudicial solicitado por el Tribunal Griego. Oídas las partes, por providencia de 24 de septiembre de 2013, se tenían por aportados al recurso y unidos a Autos.

Por las recurrentes, en su escrito de 19 de mayo de 2014, se aportó de igual forma, dos Autos de 30 de enero de 2014 del TJUE en los asuntos: C-372/13 Warner-Lambert Company LLC y Pfizwer Ellas AE contra SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia y C-462/13 Warner-Lambert Company LLC y Pfizer Ellas AE contra Minerva Farmakeftiki AE , sobre peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas al TJUE. Oídas las partes, mediante providencia de 16 de junio de 2014, se tenían por aportados al recurso y unidos a Autos.

En Providencia de 6 de octubre de 2014, se acordó que no procedía la celebración de vista solicitada por la representación procesal de las recurrentes, señalándose para Votación y Fallo el día 2 de diciembre de 2014.

La representación procesal de Laboratorios Cinfa SA, Laboratorios Stada SL y Laboratorios Normon SA, mediante escrito de 20 de noviembre de 2014, aporta a la Sala la Sentencia de 22 de octubre de 2014 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación 371/2013, asunto "escitalopram "; y Sentencia de 28 de octubre de 2014 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, recurso 613/2011, asunto "sildenafilo ".

Por Diligencia de Ordenación de 24 de noviembre de 2014 se ha dado traslado a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga.

En fecha 1 de diciembre de 2014, la representación procesal de la recurrida Sanofi-Aventis presentó escrito en el que manifestaba su oposición a la admisión de las Sentencias aportadas.

Señalado para Votación y Fallo el día 2 de diciembre de 2014, junto con los recursos de casación 117/2012 y 310/2012 que están relacionados, se volvió a deliberar el 9 de diciembre de 2014, continuando la deliberación los días 14, 20, y 28 de enero, así como el día 10 de febrero de 2015 debido a su complejidad.

ÚNDECIMO .- La Sala acordó mediante Providencia de 10 de febrero de 2015, oír a las partes personada en el plazo de quince días para que pudieran alegar sobre la procedencia de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo contenido versaría sobre:

¿La doctrina sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio de 2013, en el asunto C- 414/11 , y los posteriores Autos de 30 de enero de 2014 recaídos en los asuntos C-462/2013 y C-372/2014, sobre la interpretación y aplicación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, es aplicable a una solicitud de reivindicación en España de la patente de un producto farmacéutico, teniendo en cuenta:

1.- que la empresa reivindicante ya había obtenido anteriormente una "patente europea" tanto respecto del procedimiento de fabricación de dicho producto como del propio producto farmacéutico en sí mismo considerado.

2.- que la traducción española de dicha patente europea no incorporó la protección del producto farmacéutico, reconocida previamente en el ámbito europeo, que por causa de las reservas transitorias formuladas por el Reino de España al Convenio de la Patente Europea.

3.- que esa reserva transitoria ya esta sin vigor (y el Acuerdo ADPIC es de plena aplicación en España en este punto) al tiempo en que se promueve en España la extensión de la patente al producto farmacéutico.?

Trámite que fue evacuado por el Abogado del Estado, Sanofi-Aventis y los laboratorios recurrentes, mediante escritos de 26 de febrero, 18 y 20 de marzo respectivamente.

Pasadas las actuaciones a la Magistrada Ponente y a la vista del escrito de alegaciones de la recurrida SANOFI-AVENTIS, en el que solicitaba a la Sala la terminación del procedimiento, "pues los derechos derivados de la patente objeto del recurso caducaron el pasado 27 de agosto de 2012", la Sala acordó mediante providencia de 7 de abril de 2015.

Vistas las alegaciones de la parte recurrida SANOFI-AVENTIS sobre la caducidad de los derechos derivados de la patente objeto del procedimiento, oígase a las partes por plazo de DIEZ DÍAS, a fin de que formulen las alegaciones que estimen necesarias sobre la invocada caducidad y su incidencia en el presente recurso de casación.

Trámite que fue evacuado por el Abogado del Estado, que nada tiene que añadir o modificar respecto a su escrito del trámite de oposición, en que alegaba que no la formulaba.

Por su parte la representación de los laboratorios recurrentes, en escrito de 27 de abril de 2015, solicita la denegación de la petición de Sanofi-Aventis de terminación del procedimiento con base en el artículo 22 de la LEC .

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

El recurso contencioso-administrativo núm. 1038/2007, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por SANOFI-AVENTIS, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de junio de 2007, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución de 24 de enero de 2007, por la que se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea nº 0454511 basándose en el artículo 70 del ADPIC.

El Tribunal de instancia estimo el recurso contencioso-administrativo 1.038/2007 interpuesto por SANOFI-AVENTIS, contra la resolución de 18 de junio de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegaba el recurso interpuesto contra la resolución de 24 de enero de 2007 denegando la petición de adicción de nuevas reivindicaciones de producto de Patente Europea. Las razones en que el Tribunal sustento su decisión fueron las siguientes:

[...] En este recurso contencioso-administrativo como se ha indicado más arriba se cuestiona la legalidad de la denegación la petición de adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea nº 0502314, basándose en el artículo 70 del ADPIC.

En las Sentencias nº 303, 685 y 686 decíamos que para resolver las cuestiones planteadas en esta recurso sería conveniente efectuar un breve resumen de la evolución legislativa en materia de patentes en España, para posteriormente analizar cuál fue la concreta petición que efectuó el recurrente a la Oficia Española de Patentes y Marcas y cuál fue la respuesta que obtuvo de la Administración.

Uno de los puntos de negociación en el proceso de adhesión de España a la Unión Europea fue la necesidad de armonizar nuestra legislación sobre patentes con la de los miembros de las Comunidades, que por entonces ya se encontraba concretada en el Convenio de Patente Europea, Convenio de Munich de 5 de octubre de 1.973. En nuestro país, el artículo 48.2 º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929 prohibía patentar los productos químicos y farmacéuticos, pero no excluía las patentes de procedimiento.

Desde el 10 de julio de 1.986 España es parte del Convenio de la Patente Europea, convenio que entró en vigor el 1 de octubre de 1.986. En el Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1.986 se hizo constar la siguiente reserva:

"Conforme a lo previsto en el artículo 167.2. a ), las Patentes Europeas, en la medida en que confieren protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España."

El citado precepto permitía a los Estados contratantes, en el momento de la firma o del depósito del Instrumento de ratificación o adhesión, efectuar reservas, siempre que se encontraran previstas en el párrafo segundo. El mencionado apartado a) del artículo 167.2 que establecía lo siguiente:

"Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o de utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario".

En cuanto afecta al ámbito temporal de la reserva el párrafo tercero señalaba:"Cualquier reserva formulada por un Estado contratante producirá efectos durante un período de diez años como máximo, a contar desde la entrada en vigor del presente Convenio. No obstante, cuando un Estado contratante haya formulado las reservas previstas en los apartados a) y b) del párrafo 2, el Consejo de Administración, en lo que se refiere a dicho Estado, podrá ampliar este período otros cinco años como máximo, para todas o alguna de las reservas formuladas, a condición de que ese Estado presente, a más tardar un año antes de la expiración del período de diez años, una petición razonada que permita al Consejo de Administración decidir que ese Estado no está en condiciones de renunciar a dichas reservas al expirar el período de diez años".

El párrafo quinto extendía la aplicación de la reserva a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos, añadiendo que los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de las patentes.

En virtud de la Decisión de 5 de diciembre de 1.986, del Consejo de Administración, el período de la reserva para España fue prorrogado por cinco años a partir del 7 de octubre de 1987. En consecuencia la prórroga de la reserva finalizó el 7 de octubre de 1.992, a lo que debe hacerse la salvedad que deriva del citado párrafo 5 del artículo 167 del Convenio, es decir, que los efectos de la reserva subsistirán durante toda la vida de las patentes a que se refiere dicho apartado.

Así las cosas se promulgo la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes, que permitió por primera vez patentar en España los productos químicos y farmacéuticos, y dispuso en la Disposición Transitoria Primera que "1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 octubre 1992. 2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas de la presente ley desde la entrada en vigor de la misma. 4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbiológicos, a que se refiere el artículo 5,2 de la presente ley, no serán patentables hasta el 7 octubre 1.992".

Posteriormente se dictó el Real Decreto 2.424/1.986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1.973, cuyo artículo 1 dispone que " El presente Real Decreto se aplicará a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España. Las disposiciones de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes, serán aplicables en todo lo que no se oponga al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1.973, sobre concesión de patentes europeas" y añade que en la Disposición Transitoria que "En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1.973 (citada), y de acuerdo con lo previsto en el art. 167, apartado 2 , del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor".

Sin embargo este contexto se ha visto significativamente modificado por la firma del ADPIC. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquech el 15 de abril de 1.994, y en vigor desde el 1 de enero de 1.995. Los Anexos 1 a 3 del Tratado de la OMC son parte integrante del mismo y vinculantes para todos sus miembros (artículo 2.2 del Tratado).

El Acuerdo ADPIC (o TRIPs en su abreviatura inglesa), Anexo I.C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, y que entró en vigor el 1 de enero de 1.995 y ha sido considerado como el instrumento más importante elaborado en el siglo XX para la protección de la propiedad intelectual (según el sentido internacional del término). La aplicación obligatoria del Acuerdo tenía como límite el 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en su artículo 65.1.

Este Acuerdo fue firmado tanto por España y los demás Estados de la Unión Europea como por la propia Comunidad, dado que la Comunidad Europea carecía de competencias exclusivas para firmar el Acuerdo ADPIC, lo que resolvió el Tribunal de Justicia en el Dictamen 1/94. En la distribución de competencias entre la Comunidad Europea y los Estados miembros, debemos distinguir aquellas materias competencia exclusiva de la Comunidad (Sec. Cuarta de la Parte II del A. ADPIC "Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en la frontera"), otras materias en las que la Comunidad ha establecido derechos de propiedad intelectual de nivel comunitario o con respecto a las cuales ha tenido lugar una armonización y, por último, aquellas materias en las que no se ha producido un proceso de armonización a nivel comunitario, como es el caso de las patentes.

El artículo 27 del Acuerdo ADPIC determina el alcance de la materia patentable del siguiente modo:

"1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz «sui generis» o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC".

Las excepciones a las materias patentables se encuentran exclusivamente en los artículos 65.4 y 70.8 y en el párrafo 3 del artículo 27.

Por su parte párrafo 7 del artículo 70 establece lo siguiente.

"7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva".

El citado artículo 70 del Acuerdo ADPIC regula los efectos intertemporales del mismo, extendiendo el régimen más favorable del Acuerdo a las patentes que se encuentren en vigor y a las solicitadas y pendientes de concesión. Esta interpretación resulta conforme con la ofrecida por el propio sistema de solución de diferencias en el seno de la OMC en el Asunto Canadá- Plazo de protección de las patentes, controversia planteada por los Estados Unidos en la que se pronunció el Órgano de Solución de Diferencias que ratificó la Decisión del Órgano de Apelación de 18 de septiembre de 2.000. Dicha interpretación distingue entre "actos" (como la concesión o denegación de una patente) y "derechos" creados por esos "actos" (artículos 70.1 y 70.2 ADPIC), de manera que la materia existente y protegida (artículo 70.2) en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro se refiere a las invenciones existentes y aun protegidas por una patente el 1 de enero de 1.996, que se benefician del régimen más favorable previsto en el Acuerdo.

Los mecanismos de solución de diferencias en el seno de la OMC pretenden dotar de seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, al tiempo que aclarar las disposiciones de los acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del Derecho Internacional público (artículo 3 del Entendimiento, Acuerdo anexo al Tratado de la OMC).

Como se aprecia en el Acta de la Reunión de la Comisión Interministerial para las negociaciones en la OMC celebrada el 4 de abril de 1.997 (que se unió a los autos por diligencia de ordenación de 29 de marzo de 2005, según declara la Sentencia nº 255, de fecha del 26 de Octubre de 2.006 dictada por la Sección 28ª Audiencia Provincial de Madrid), la Administración española decidió otorgar la mayor protección derivada del Acuerdo ADPIC, y así se hace constar lo siguiente:

"El Sr. Andrés informa a continuación de la reunión mantenida el 4 de abril, con la presencia del Director General de Comercio Exterior, la Directora General de Farmacia y el Director de la Oficina de Patentes y Marcas, en la que se acordó que las solicitudes de patente de procedimiento anteriores al 7 de octubre de 1.992 que así lo soliciten, deberán ser resueltas en el sentido de conceder la patente de producto, que es la modalidad de protección otorgada por la legislación española en esa fecha. Con ello se cumple lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que es la interpretación jurídica más sólida, por la que además se inclinan tanto la Comisión Europea como la Secretaría General de la OMC, consultadas informalmente por España.

De este modo, se resuelve una duda que estaba planteando dificultades en la tramitación de los expedientes a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la propia Dirección General de Farmacia, y cumplimos fielmente las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, lo que nos permite demandar un cumplimiento equivalente por otros miembros"

Por otra parte, la posición que mantuvo el Representante de España ante el Consejo que gobierna el Acuerdo ADPIC el 18 de noviembre de 1.997, en relación a la aplicación del artículo 27 del Acuerdo fue la siguiente:

"En este sentido, cabe destacar que el Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento normativo internacional, posee primacía sobre el Derecho Nacional. De conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución Española y con el artículo 1.5 del Código Civil las normas contenidas en los Tratados internacionales obligan a España desde su entrada en vigor, y, en calidad de Tratados, forman parte del ordenamiento interno y gozan de eficacia plena en nuestro Ordenamiento".

En realidad, y en lo que afectaba a la legislación nacional, la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya reconocía que el Acuerdo ADPIC formaba parte del ordenamiento interno automáticamente, sin necesidad de mediación de una ley o disposición de incorporación, y así lo declaraba en la Instrucción 2/1.995, de 30 de diciembre:

"La eventual contradicción que pudiera surgir entre el Derecho nacional y un tratado internacional suscitaría un puro problema de selección del derecho aplicable al caso concreto, que se resolvería aplicando el principio de primacía de los tratados internacionales, reconocido por los artículos 96.1 º, 2º inciso de la Constitución y en el dominio de la propiedad industrial por el 10.4 del Código Civil".

Al respecto destaca la Instrucción la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando las Sentencias de 22 de mayo de 1.989 y 26 de marzo de 1991 , y las Sentencias del Tribunal Constitucional 28/1991, de 13 de marzo y 180/1993 , de 5 de julio.

Hay que recordar que la Instrucción se dicta antes de la fecha límite de 1 de enero de 1.996, a partir de la cual resultaba obligado aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC (artículo 65.1). No obstante se ha discutido la relevancia de esta fecha por entender que el 1 de enero de 1.996 no es la fecha de aplicación del Acuerdo, sino la fecha límite del comienzo de su aplicación ( STJCE de 13 de septiembre de 2001, Schieving Nijstad, C-89/99 , p. 12), de manera que una vez publicado el Acuerdo en el BOE, dicha aplicación tendría lugar a partir del día siguiente, el 25 de enero de 1.995, conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1 CE y 1.5 del Código Civil .

El propio Órgano de Apelación de la OMC en su Informe de 18 de septiembre de 2.000, as. Canadá- Período de Protección mediante Patente, se desprende, en relación al artículo 70.7 del Acuerdo ADPIC, que esta disposición rige para las solicitudes de patentes que estaban pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y estipula que esas solicitudes podrán modificarse para reivindicar la protección mayor que se prevea en ese Acuerdo. La misma máxima interpretativa aplicable al párrafo 6 rige para el párrafo 7 del citado artículo. Si bien, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 70 el acto de presentación de una solicitud está exento en general de las obligaciones establecidas en el Acuerdo ADPIC, el párrafo 7 de dicho artículo dispone de una excepción específica para el caso de las solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo, que podrán modificarse a fin de mejorar la protección.

QUINTO.- La cuestión planteada se centra en determinar si la denegación de la petición de adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea pendientes de conceder en España antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquech el 15 de abril de 1.994, según la interpretación del artículo 70 del ADPIC, efectuada por la Administración demandada es correcta.

En lo que aquí interesa debemos indicar que el artículo 70.1, 2 y 7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquech el 15 de abril de 1.994 señalan:

"1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo (...)

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.".

Pues bien, consideramos que el contenido del artículo 27.1 y 70.2 del ADPIC no puede ser obviado en España, afectando directamente a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su vigencia la protección de las patentes de producto químico o farmacéutico, y que el artículo 70.7 se refiere a las patentes que estaban pendientes de validar en España en la fecha en que entró en vigor el ADPIC.

Considerar que los derechos de exclusiva que suponen las patentes y que se mantienen en vigor en el momento en que entra en vigor el ADPIC deben ser incluidos en el concepto de "actos realizados" del artículo 70.1, para los que el ADPIC es irretroactivo, conduce a una confrontación con reglas básicas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1.969 y al vaciamiento del contenido del número 2 del mismo precepto. Efectivamente, todo tratado debe ser interpretado "de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin", tal y como impone el artículo 31.1º de la Convención de Viena. Estas reglas de interpretación hermenéutica por criterios gramaticales, sistemáticos, teleológicos y finalistas, desde luego, son perfectamente conocidas en nuestro ordenamiento. A ello se suman otros criterios complementarios, también recogidos por la Convención de Viena en sus artículos 31 y 32, como los acuerdos posteriores interpretativos o de aplicación, o los trabajos preparatorios.

De esta forma, y aplicando estas reglas, el objeto y la finalidad del ADPIC deben bastar para descartar que a España se le pueda aplicar el artículo 65.4 o el artículo 70.8 del mismo, excepciones previstas en la propia letra del artículo 27.1. El ADPIC propugna, según su Preámbulo, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. No obstante, se reconocen las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable. Por esta razón, y así lo expresó el Informe del Grupo Especial de la OMC de 5 de septiembre de 1.997 en el caso USA vs. India, la razón de ser de los artículos 65 y 70 era permitir a los países en desarrollo aplazar las modificaciones de su legislación que los demás países Miembros deben hacer en virtud del artículo 27. Así, el artículo 70.8º obliga a los países que en el momento de entrada en vigor del ADPIC no protegen las- patentes de producto farmacéutico a establecer un sistema de buzón en el que presentar las solicitudes, que luego serán concedidas al término, del periodo transitorio.

España es un país desarrollado que en enero de 1.995 ya concedía protección a las patentes de productos químicos y farmacéuticos, sujetando el comienzo de la aplicación del ADPIC tan sólo al plazo general de un año del artículo 65.1º. En consecuencia, estando en el caso de una patente pendiente de concesión cuando el ADPIC entra en vigor es de aplicación ni el artículo 70.7º, y no el artículo 70.1º, 2º, 3º u 8º.

Por otra parte, los derechos de patente ya concedidos y de los que un particular disfruta no son "actos realizados", no pueden excluirse del artículo 70.2º para incluirlos en el artículo 70.1º. La rúbrica del artículo 70 es, precisamente, "protección de la materia existente", de modo que cabe interpretar racionalmente que el objeto central del precepto es lograr una protección eficaz de la misma y extenderla de forma homogénea entre los países Miembros, no siendo correctas aquellas interpretaciones que pretenden dejar sin contenido real justamente lo relativo a la "materia existente." A su vez, la rúbrica del artículo 27 es "materia patentable", por lo que, relacionando este término con el anterior, se puede colegir claramente que la materia existente es la materia protegida o protegible (recordemos el artículo 70.2: "2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo".) La eficacia del compromiso internacional asumido por España con el ADPIC, por tanto, contempla la patentabilidad sobrevenida.

Si al solicitarse para España una patente de procedimiento el producto como tal hubiera pasado al dominio público, la norma del artículo 70.2º del ADPIC estaría vaciada de contenido. Lo confirma el artículo 70.3, según el cual n (n)o habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público" si la protección se mantiene y no ha caducado, se aplica el artículo 70.2 al derecho vigente.

Esta interpretación del artículo 70.2 es la que ha asumido el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en el caso Canadá-Periodo de protección mediante patente, en el que USA invocaba directamente el ADPIC, cuyo artículo 33 establece la duración mínima de las patentes en 20 años, y consideraba que Canadá infringía esta norma al establecerlo en 17 años. Canadá se defendía, entre otros argumentos, sobre la base de que el artículo 70 impedía aplicar el ADPIC a patentes anteriores a su vigencia, incluyendo el caso en el concepto de actos realizados del artículo 70.1. Sin embargo, el Grupo especial y el mismo Órgano de Apelación, en su Informe de 18 de septiembre de 2.000, diferenciaron, con acierto, entre el acto, que puede ser, por ejemplo, la concesión de una patente, y el derecho derivado de dicha acción, un derecho de exclusiva que puede ser invocado por su titular ante posibles infracciones y sin discriminación, beneficiado por el derecho al trato nacional y de nación más favorecida. Mientras el "acto realizado" alude a algo hecho, completo y acabado, los derechos y obligaciones consiguientes han surgido todos de un acto del pasado pero no están acabados, de forma que si se interpretara el artículo 70 incluyendo esos derechos en el artículo 70.1º, prácticamente todo el ADPIC sería inaplicable a las patentes concedidas, lo que no sería congruente con el objeto y el fin del mismo. El OSD, pues, concluyó que las patentes vigentes cuando entra en vigor el ADPIC son materia existente y protegida por el artículo 70.2º.

La Sección no comparte la interpretación que del artículo 70.7º efectúa la Oficina Española de Patentes y Marcas, la tesis de la Administración es que la recurrente pudo pedir la modificación de la solicitud desde la entrada en vigor del ADPIC hasta la fecha en que fue concedida la patente europea para España, y más allá de este momento pierde su derecho.

El artículo 70.7º del ADPIC no establece ningún plazo preclusivo, ni de la literalidad del mismo puede deducirse que determiné que el momento final en que puede ejercerse el derecho a obtener la mayor protección finalice con la concesión de la patente europea para España. Una interpretación conjunta del párrafo 1º y 7º del citado artículo lleva a la conclusión contraria el párrafo 7º establece el momento inicial en el que puede solicitarse la mayor protección, esto es para solicitudes en curso, pues las solicitudes ya concedidas se entiende como "actos realizados", que por otra parte también pueden obtener la mayor protección.

El ejercicio tardío del derecho por parte de la mercantil recurrente dará lugar a la obligación de soportar los derechos de los usuarios de buena fe, conforme a los artículos 54 de la Ley de Patentes y 74.4º,b) del Convenio de Patente Europea , pero no a la pérdida del derecho a obtener la mayor protección.

Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar que procede la adicción de las nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 045411, de conformidad con el artículo 70 del ADIPC.

Como quiera que en el presente recurso contencioso-administrativo se ha planteado la posible pérdida sobrevenida de su objeto, resulta necesario ante todo perfilar el contenido de la impugnación promovida por la entidad recurrente.

La mercantil recurrida en casación, "SANOFI", ha solicitado que se declare la terminación y archivo del recurso por pérdida sobrevenida de su objeto, y ello por las siguientes razones:

- la sentencia de instancia, revocando lo acordado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, reconoció el derecho de SANOFI a adicionar reivindicaciones de producto a la marca aquí concernida. Las entidades recurrentes en casación pretenden que con estimación de su recurso se declare que SANOFI no tiene derecho a adicionar a su patente esas reivindicaciones de producto.

Pues bien, he aquí que tras la interposición del recurso contencioso-administrativo, y estando este en trámite, el 27 de agosto de 2012 caducaron los derechos derivados de la patente objeto del litigio; con la consecuencia de que a partir de dicha fecha no existe ningún obstáculo para que los laboratorios recurrentes puedan comercializar en el mercado español los medicamentos objeto de esa patente.

Además -añade la aquí recurrida-, "a pesar de que el artículo 71.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ("Ley de Patentes") permite al titular de patentes reclamar los daños y perjuicios derivados de hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción, como quiera que el tiempo transcurrido ha provocado que mi representada haya perdido interés en el procedimiento, por el presente escrito se compromete formalmente, con la mayor amplitud que proceda en Derecho, a no ejecutar en ningún caso la sentencia recurrida por la adversa, ni hacer valer de ningún modo la patente objeto del recurso contra Cinfa, Stada y Normon".

Así las cosas -concluye SANOFI-, es claro que el interés legítimo perseguido por las recurrentes CINFA, STADA y NORMON mediante su recurso ha dejado de existir, pues desde la fecha en que caducó la patente el perjuicio que la resolución impugnada en la instancia podía causar a sus intereses legítimos ha desaparecido, sin que pueda defenderse la existencia de ninguna utilidad derivada de la resolución del presente recurso en la esfera jurídica de CINFA, STADA y NORMON.

Dado traslado de esta petición a la recurrente, esta ha evacuado el trámite alegando que la intención de la recurrida en casación es simplemente evitar que llegue a plantearse una cuestión prejudicial ante el TJUE. Apunta, en este sentido, que la circunstancia que ahora invoca pudo haber sido puesta de manifiesto mucho antes a lo largo de este proceso, desde la declaración de caducidad de la patente en 2012. Considera que existe un fraude procesal en la actuación de la contraria, y añade que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es invocable en recursos de casación contra sentencias. Aduce que la apreciación de la carencia sobrevenida de objeto del proceso requiere la plena conformidad de los que son parte en el litigio para su eficacia; conformidad que esta parte no da, pues -dice- tiene un interés legítimo en que se resuelva este recurso de casación. Señala, a este respecto, que la vigencia de la patente no era el objeto de la acción, sino si SANOFI tenía o no derecho a ampliar su patente con base en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 y el Acuerdo ADPIC .

Expuestos así los términos de las alegaciones enfrentadas de las partes litigantes, y puestos en la tesitura de resolver sobre la declaración de terminación y archivo solicitada por la actora, hemos de comenzar recordando la doctrina jurisprudencial sobre la pérdida sobrevenida de objeto como causa de terminación del proceso contencioso-administrativo.

Señala, en efecto, la jurisprudencia constante de esta Sala que la desaparición del objeto del recurso se configura como uno de los modos de terminación del proceso contencioso administrativo, también en grado de casación; por ejemplo, en recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia (v.gr., STS de 30 de septiembre de 2012, recurso nº 524/2011 , entre otras muchas en el mismo sentido). Por lo demás, la afirmación de la existencia de la pérdida de objeto del recurso como causa de su finalización y archivo no depende de que las partes lo pidan sino de que el Tribunal aprecie que se dan las circunstancias para así acordarlo.

A su vez, la desaparición real de la controversia también repercute sobre el eventual planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal ha recordado una y otra vez que "la justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio" (así, en sentencia de 27 de febrero de 2014, asunto C-470/2012 , por citar una de las últimas en este sentido). Por eso, si el litigio principal en el que se ha suscitado la pertinencia de la cuestión prejudicial queda sobrevenidamente desprovisto de objeto, de ello deriva la improcedencia de promover y/o sostener dicha cuestión prejudicial.

Tal es lo que ocurre en este caso. El litigio de instancia, en el que se dictó la sentencia ahora combatida en casación, versó sobre la pretensión de la empresa farmacéutica entonces actora, SANOFI, de que se declarase su derecho a adicionar reivindicaciones del producto a una patente europea de la que era titular. Habiendo obtenido sentencia estimatoria, han recurrido en casación las antes codemandadas, también empresas farmacéuticas, sosteniendo que la actora en la instancia no tiene derecho a la adición pretendida. La controversia subyacente al litigio versa, realmente, sobre el interés de estas últimas empresas en comercializar los productos farmacéuticos que SANOFI quiere incluir en la patente de la que es titular.

Pues bien, como hemos dejado expuesto, ha sido la misma SANOFI la que ha puesto de manifiesto en reciente escrito presentado ante la Sala que desde 2012 han caducado los derechos derivados de la patente objeto del litigio; lo que implica que a partir de dicha fecha no existe ningún obstáculo para que los laboratorios recurrentes en casación puedan comercializar en el mercado español los medicamentos objeto de esa patente.

Partiendo de esta base, no cabe sostener el recurso bajo el argumento de la necesidad de dar una solución general para un problema de interpretación y aplicación del Ordenamiento Jurídico, pues como ha dicho esta Sala Tercera del Tribunal Supremo con reiteración, no es función del Tribunal Supremo hacer una interpretación abstracta de las normas, con independencia de la realidad o el sustrato fáctico en la que se genera la controversia (sentencia de 30 de septiembre de 2013 , recurso nº 2279/2010); y por estas mismas razones, no tiene sentido elevar la cuestión prejudicial sugerida a las partes.

Manifiestan los ahora recurrentes que la actuación de la contraparte ha sido fraudulenta porque pudo suscitar esta pérdida de objeto antes, pero con independencia de las razones subyacentes a la estrategia procesal de SANOFI, el dato al que hay que atender es la circunstancia objetiva de que, por las razones que hemos anotado, este pleito ha quedado sobrevenidamente desprovisto de utilidad.

En definitiva, nada se opone a la declaración sobrevenida de la pérdida de objeto de este recurso contencioso- administrativo, con la consiguiente terminación del proceso y archivo de las actuaciones, y así procede declararlo, si bien, al concluir de este modo el recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , no procede hacer expresa condena en costas.

En atención a lo expuesto en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español, y nos confiere la Constitución,