STS, 20 de Febrero de 2015

El recurso contencioso-administrativo núm. 709/2009, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por el "Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL" (antes Pazo San Mauro SA), contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 29 de julio de 2009, que estimando el recurso de alzada interpuesto por la "Fabrica de Cerveza Artesana San Amaro SL", contra la resolución dictada en 15 de abril de 2009, que denegaba el registro de la marca nacional nº 2.836.100, "San Amaro Cerveza Artesana", mixta, en la clase 32, para cervezas, anulaba dicha resolución y acordaba la concesión de la marca solicitada.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2012 , en cuya parte dispositiva se dice:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos en parte el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador Sr. Rojas Santos, en nombre y representación de "GRUPO VINÍCOLA MARQUÉS DE VARGAS SL", contra la Resolución de 29 de julio de 2009 de la Oficina, que se confirma por resultar ajustada a Derecho, sin costas.

Contra la referida Sentencia, el representante legal del Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL, manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

La representación procesal de la entidad actora, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de abril de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los tres siguientes motivos:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de marcas.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001 de marcas.

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate. STS de 8 de octubre de 2009 (RC 5770/2007 ), STS de 23 de octubre de 2008 (RC 3293/2006 ), STS de 27 de enero de 1998 (RC 279/1993 ), y STS de 24 de septiembre de 2002 .

Y termina suplicando dicte Sentencia por la que, se declare que ha lugar al recurso de casación y estimando los motivos en él aducidos, se case y anule la Sentencia recurrida, y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en el art. 95.2 de la Ley de la Jurisdicción , en consonancia con el " petitum " realizado ante el Tribunal de instancia, a saber, se declare que procede sea denegada la inscripción de la marca 2.836.100 "SAN AMARO CERVEZA ARTESANA", en clase 32.

Mediante providencia de 5 de noviembre de 2013 se dió traslado a las partes para alegaciones por la posible concurrencia de inadmisión: carecer de interés casacional por incurrir en el caso examinado de las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción .

Cumplimentado el trámite de alegaciones, la Sala dictó Auto de fecha 13 de marzo de 2014, en el que acordaba la admisión del recurso de casación interpuesto.

Dado traslado a la Administración del Estado para formalizar oposición, presentó escrito de 18 de junio de 2014 en el que suplicaba, dicte Sentencia por la que sea inadmitido o, en su defecto y subsidiariamente, desestimado el recurso de casación interpuesto por el Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL, con imposición de las costas a la mercantil recurrente.

quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 28 de octubre de 2014, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 20 de diciembre de 2012 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de julio de 2009 que estimando el recurso de alzada formulado por "Fabrica de Cerveza Artesana San Amaro SL" concedió la inscripción de la marca solicitada, mixta número 2.836.100/8 "Cerveza Artesana San Amaro", con gráfico, para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclátor Internacional.

Ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presentó la solicitud de registro de la marca nacional, mixta, "CERVEZA ARTESANA SAN AMARO" para productos de la clase 32, "cervezas" y otras bebidas (que posteriormente se limitó a "cervezas".

A la inscripción de la marca número 2.836.100/8 "Cerveza Artesana San Amaro", se habían opuesto las marcas gráficas números A 6.814.339 "SAN AMARO" y M 2.344.891 "SANAMARO" (mixta) que amparan productos de la clase 32, la primera de ellas para "Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)", y para la clase 33 "Vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)" la segunda.

Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 15 de abril de 2009 se acordó la denegación de la marca solicitada "por colisionar en la denominación y estar relacionadas las actividades con la marca objeto de resolución, existiendo riesgo de asociación".

Formulado recurso de alzada, es estimado por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 29 de julio de 2009 que anulando la resolución inicial, acuerda la concesión de la marca solicitada. Las consideraciones jurídicas de la estimación del recurso son las que siguen:

‹ . La marca oponente es una marca mixta que incluye la palabra "SANAMARO" como parte de un conjunto gráfico que incluye dos motivos vegetales y una suerte de vitola o etiqueta de representación clásica. La marca denegada "SAN AMARO CERVEZA ARTESANA" es una marca mixta. Fonéticamente existen una práctica identidad en elemento denominativo dominante. Desde la perspectiva gráfica las marcas ostentan diferencias claras dada la presencia en la marca prioritaria de un conjunto gráfico mixto en el que destaca la palabra "SANAMARO" enmarcada por dos motivos vegetales y una suerte de vitola o etiqueta de representación clásica en su parte inferior. Frente a ello la marca solicitada incluye la representación de un suerte de monje o santo y una tipografía diferente entre "SAN AMARO" y "CERVEZA ARTESANA". Con respecto a la dimensión conceptual, existen diferencias claras en la medida en que la nueva marca traslada la imagen de cierto santo o persona de tal condición denominado "AMARO", así como la referencia a la cerveza artesana, referencia ausente en la nueva marca.

A la vista de todo lo anterior las marcas ostentan más diferencias que similitudes.

3. En la relación a la dimensión aplicativa la marca prioritaria cubre "vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza)" clase 33 mientras que la nueva marca cubre exclusivamente "cervezas", clase 32.

La comparación entre los ámbitos aplicativos muestra las diferencias derivadas de la naturaleza específica de los productos comparados y de la exclusión de los nuevos productos por la marca prioritaria.

(..) En este sentido, ha de tenerse en cuenta que los signos a examen incorporan evidentes diferencias gráficas, así como una peculiar representación en el nuevo signo. Por otro lado, la similitud genérica de los productos en tanto que bebidas alcohólicas, decae ante las diferencias efectivas que separan a los finos y las cervezas en naturaleza, modo de obtención, distribución o consumo final por destinatarios.

6. La aplicación al presente caso de las mencionadas pautas legales y jurisprudenciales lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por cuanto, aún existiendo cierta similitud entre los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos, los signos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado . »

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, como hemos indicado, había estimado que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, por existir entre los signos enfrentados, la solicitada "SAN AMARO CERVEZA ARTESANA" (mixta) y las marcas oponentes "SAN AMARO" y "SANAMARO", pues, aún existiendo cierta similitud entre los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos se aprecian suficientes disparidades como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado.

El Tribunal sentenciador confirma dicha apreciación y desestima el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina aplicable a la comparación entre marcas enfrentadas, con arreglo a la siguiente fundamentación jurídica:

[...] En el caso presente las alegaciones del demandante no pueden tener favorable acogida. Aunque ciertamente existe una identidad denominativa entre los signos en liza, pues en la marca solicitada y concedida los vocablos "cerveza artesana" son meramente descriptivos del producto reivindicado, careciendo así de suficiente fuerza distintiva, sin embargo existen diferencias gráficas y fundamentalmente aplicativas, pues pese a tratarse en uno y otro caso de bebidas alcohólicas, sin embargo el sector comercial de la cerveza y el de los vinos y otras bebidas alcohólicas son distintos, estando dirigidos a públicos diferentes. Tampoco puede considerarse que sea de aplicación el art. 8 que regula las marcas notorias y renombradas, pues la documentación aportada con la demanda solo acredita una determinada calidad del vino blanco "SANAMARO" y su procedencia geográfica (Rías Bajas), pero no su general conocimiento por el público al que va destinado o por el público en general a partir de datos de venta, etc. que así lo acredite. Por todo ello, considerando la existencia de suficientes disparidades de conjunto que permiten la convivencia pacífica de las marcas enfrentadas sin riesgo de confusión en el consumidor, el recurso debe ser desestimado.

El recurso de casación formulado por el << Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL >> se articula en tres motivos, acogidos al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

En el primer motivo se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, toda vez que la Sala de instancia circunscribe la aplicación de la prohibición establecida en dicho precepto, exclusivamente, a casos de identidad entre los signos y entre los productos reivindicados, excluyendo y prescindiéndose de los conceptos de "semejanza" y de "similitud entre los productos y servicios que designan", de tal forma que basta la existencia de una mínima diferencia, en una u otra vertiente, para justificar el acceso al registro.

El segundo motivo, imputa a la Sentencia la infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, toda vez que la Sala de instancia considera que no es de aplicación al presente caso el mencionado artículo en el que se regula la especial protección de las marcas notorias y renombradas.

En el tercer y último motivo, se denuncia la infracción de la Jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, debido a que este Tribunal Supremo ha venido sosteniendo en casos similares al presente, de marcas idénticas, la imposibilidad de convivir para designar productos intrínsecamente relacionados como son el vino y la cerveza, sosteniendo que, si bien tienen diferente clasificación en el Nomenclátor Internacional, el ámbito aplicativo es similar, creándose confusión en el consumidor. Relaciona las SSTS de 8 de octubre de 2009 (casación 5770/2007 ), 23 de octubre de 2008 (casación 3293/2006 ), 27 de enero de 1998 (casación 279/1993 ), y de 24 de septiembre de 2002 (casación 4281/1996 ).

En su primer motivo de casación, deducido al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , el << Grupo Vinícola Marques de Vargas S.L >> considera indebidamente aplicado por el Tribunal de instancia el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, e infringida la jurisprudencia recaída en materia de comparación de signos distintivos.

Destaca la sociedad mercantil que "[...] no se entiende cómo puede reconocerse, por un lado, la evidente identidad denominativa existente entre las marcas en pugna y, por otro, excluir el riesgo de confusión en base a una diferencia gráfica -que deviene absolutamente irrelevante cuando existe identidad denominativa-, así como una diferencia aplicativa que no es tal, puesto que, como hemos defendido desde el inicio de nuestra impugnación al presente expediente de marca, los productos cervezas, vinos, licores y bebidas alcohólicas, aunque formalmente se encuadren en distinta clase del Nomenclátor internacional de Marcas (en la clase 32ª los primeros y en la clase 33ª los segundos), son productos del mismo género (bebidas e idéntica naturaleza (alcohólicas), que se distribuyen a través de los mismos canales, se comercializan y consumen en los mismos establecimientos y van dirigidos a los mismos consumidores. Es decir, a efectos marcarios, únicamente se diferencian en el número de la clase del Nomenclátor Internacional de Niza en la que se encuadran."

El motivo de casación va a ser acogido. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que es precisa la doble identidad o semejanza (de marcas y de productos), en términos generales, para que se deniegue el registro de un nuevo signo coincidente o similar con el anterior, tanto en su denominación como en su ámbito aplicativo. No lleva razón la Sala sentenciadora al apreciar en este caso al apreciar diferencias gráficas y aplicativas suficientes entre las marcas enfrentadas, ni en la afirmación de que las cervezas y los vinos constituyen sectores comerciales distintos, dirigidos a públicos diferentes.

Esta Sala viene reconociendo de forma reiterada la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de las Sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el Tribunal a quo. La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia para casar una Sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos.

En el caso que nos ocupa la Sentencia impugnada contiene, no obstante, un error en la apreciación de unos de estos elementos del juicio comparativo que permite sortear los límites de la revisión casacional. En los signos confrontados existe una clara similitud, pues la aspirante "CERVEZA ARTESANA SAN AMARO" y las oponentes "SANAMARO" y "SAN AMARO" contienen ambos los mismos vocablos relevantes "SAN AMARO", siendo así que los términos que acompañan a la marca solicitada "Cerveza Artesana" no presentan sustancia ni fuerza distintiva como destaca la propia Sentencia impugnada.

La errónea apreciación de la sala de instancia se refiere tanto a las diferencias entre los elementos gráficos como a los ámbitos aplicativos de las marcas en liza. Respecto al primero de los elementos, el gráfico, no presenta relevancia a efectos de su respectiva diferenciación, pues el diseño gráfico de ambas se incorporan las palabras « SAN AMARO » y en la aspirante se incluye esta expresión con un carácter muy prevalente sobre las demás, destacando un mayor tamaño de « SAN AMARO » al que le sigue la expresión en tamaño reducido de « CERVEZA ARTESANA » que presenta un carácter meramente secundario y accesorio.

Pero es que la Sala de instancia parte de la afirmación -que no compartimos- de que los sectores comerciales de las cervezas y los vinos y otras bebidas alcohólicas son distintos, estando dirigidos -afirma- "a públicos diferentes".

Consideramos, por el contrario, que los concretos productos que amparan una y otra marca respectivamente, en las clases 32, la aspirante ( « CERVEZA ARTESANA SAN AMARO » ) y 33 ( « SAN AMARO » y « SANAMARO » ) presentan una clara afinidad aplicativa. La marca aspirante trata de identificar, en la clase mencionada 32, "cervezas" (tras la modificación del solicitante). Las marcas ya registradas se refieren, por su parte, a "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)".

Existe una evidente relación y similitud aplicativa entre los mencionados productos amparados en las marcas, que se refieren a bebidas alcohólicas, vinos, licores (con excepción de las cervezas) unas, las oponentes, y a las cervezas, la otra, la aspirante, por tratarse de productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas) entre los que existe una clara relación, pues se incluyen en un mismo sector comercial y se dirigen a un mismo público, de manera que se genera un riesgo de confusión en el público consumidor y de asociación con las marcas anteriores que hacen que ambas sean incompatibles en el tráfico mercantil.

La apreciación inicial de incompatibilidad del organismo registral a partir de la coincidencia aplicativa entre las marcas es razonable. Existe una clara similitud denominativa y conceptual entre los signos en liza y están relacionados los productos que designan ambas marcas, existiendo un riesgo de confusión en el público consumidor y de asociación con las marcas prioritarias en cuanto al origen empresarial del producto. Semejanzas que no se desvirtúan por la presencia del elemento gráfico dadas las coincidencias fonéticas y conceptuales advertidas y también la relación entre los productos que en ellas se amparan. Aún cuando ciertamente entre las bebidas alcohólicas y las cervezas existen ciertas diferencias, se trata, en fin, de productos en los que se puede apreciar una acusada relación en cuanto se integran en el mismo sector comercial. En suma, el razonamiento expuesto en la resolución impugnada no sustenta suficientemente la decisión de concesión de la marca aspirante, pues, como hemos indicado, cabe establecer una similitud entre los productos de los que parte; que son muy próximos en el ámbito aplicativo que impide la compatibilidad de los signos enfrentados.

Compartimos, pues, la tesis de la recurrente que rebate con acierto la argumentación expuesta en la alzada por la Oficina de Patentes y Marcas acerca de la inexistencia de una relación o asociación entre los productos de las marcas en liza que pudieran generar confusión en el consumidor medio. Como razona el « Grupo Vinícola Marques de Vargas » , los productos enfrentados son, en efecto, muy similares, y aún cuando se incardinan las bebidas alcohólicas y las cervezas en diferentes clases del Nomenclátor Internacional (32 y 33), se trata de productos del mismo género y naturaleza, que se incluyen en un solo sector comercial. Todos ellos se distribuyen a través de los mismos canales de distribución y comercialización y van dirigidos al mismo público consumidor. De manera que siendo sus denominaciones muy similares, al incluir en todas ellas la idéntica expresión « SAN AMARO » , y tratarse de productos que guardan una estrecha relación entre sí, resulta fácil atribuirles un único origen empresarial, dando lugar a un riesgo claro de confusión.

Todo ello pone de manifiesto que, en contra de lo sostenido en la Sentencia de instancia, existe entre los productos reivindicados por la solicitante y los productos protegidos por las marcas oponentes una innegable relación aplicativa que puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor y un riesgo de asociación entre las marcas, por cuanto las controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como marcas del mismo titular o pueda hacer creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [en este sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p . I- 5507), apartado 29 , y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97 , Rec. p. I-3819), apartado 17].

En consecuencia, en virtud de lo razonado el error notorio en la consideración de los ámbitos aplicativos de los signos evidencia una infracción del artículo invocado y conduce a la estimación del motivo, sin ser necesario, pues, el examen de los demás motivos de casación. Debe, pues, anularse la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictada en alzada e impugnada en vía contencioso administrativo y denegarse definitivamente el registro solicitado.

Las razones que se han expuesto en el anterior motivo conducen a la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida y, asimismo, a la estimación del recurso contencioso administrativo a quo , anulando la resolución administrativa impugnada que en alzada concedió el registro de la marca, y por tanto denegando de manera definitiva la inscripción de la marca solicitada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por GRUPO VINÍCOLA MARQUÉS DE VARGAS SL, contra la Sentencia de 20 de diciembre de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 709/09 , Sentencia que casamos y anulamos.

Segundo .- Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo, 709/09, interpuesto por GRUPO VINÍCOLA MARQUÉS DE VARGAS SL, contra la resolución dictada en alzada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de la marca nº 2.836.100 "CERVEZA ARTESANA SAN AMARO" en fecha 29 de julio de 2009 , resolución que anulamos, y denegamos la inscripción de la misma.

Tercero .- Cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las de instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.