STS, 29 de Enero de 2015

En el proceso contencioso-administrativo número 111/2008, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de octubre de 2011 , cuyo fallo dice literalmente:

Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil PFIZER INC., representada por el Procurador Dª. Oscar García Cortés, contra la resolución dictada el 23 de octubre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2007, por la que se denegaba la petición de publicar la adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº. 91305137.1, en base al artículo 70 ADPIC , las cuales anulamos y dejamos sin efecto, y en su lugar acordamos la admisión a trámite de dicha solicitud en relación a la adición de nuevas reivindicaciones de producto, sin perjuicio del ejercicio de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas reseñadas en el último párrafo del punto tercero de los razonamientos jurídicos de la presente; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM, S.A. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 9 de enero de 2012 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM,. S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 29 de febrero de 2012, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito, tenga por interpuesto y formalizado recurso de casación contra la Sentencia dictada el 20 de octubre de 2011 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario 111/2008 y, previos los trámites pertientes y con base en los motivos formulados en el cuerpo del presente escrito, dicte sentencia por la que:

1. Declare haber lugar al presente recurso de casación, case y deje sin efecto la Sentencia de instancia recurrida.

2. Una vez casada la Sentencia, y de conformidad con lo establecido en el art. 95.2 d) LJCA , acuerde desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 111/2008 interpuesto por PFIZER INC contra la resolución de 23 de octubre de 2007 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y denegar la petición de adición del juego reivindicaciones no concedido por la Oficina Europea de Patentes a España a la patente europea 463 756.

Por Primer Otrosí solicita planteamiento de cuestión prejudicial al TJUE.

Por Segundo Otrosí solicita se admita la unión de los documentos 1 y 2 aportados con el presente recurso.

Por Tercer Otrosí solicita la celebración de vista.

Por Cuarto Otrosí pide que se tenga por aportado el Modelo 696.

Por Quinto Otrosí pide que se tenga por debidamente consignado el depósito para interponer el presente recurso de casación.

Por Sexto Otrosí que tenga por presentado el presente escrito a las 15:00 horas del día siguiente al del vencimiento.

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Por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2013 se acordó declarar la inadmisión de los motivos primero, segundo y cuarto del recurso de casación interpuesto por Medichem, S.A. y la admisión en relación con los restantes motivos.

Por diligencia de ordenación de 11 de abril de 2013 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil PFIZER, INC) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, presentó escrito el día 23 de mayo de 2013, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que, habiendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo y tener por evacuado el traslado conferido en los términos que anteceden.

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2. - La Procuradora Doña María Eugenia Carmona Alonso, en representación de la entidad mercantil PFIZER, INC presentó escrito el día 30 de mayo de 2013, en el que tras efectuar, asimismo, las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que, teniendo por presentado con sus copias este escrito de oposición al Recurso de Casación interpuesto en nombre de MEDICHEM, S.A. contra la Sentencia nº 1585 que el 20 de octubre de 2011 emitió en única instancia la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para estimar el recurso contencioso-administrativo nº 111/2008 que había interpuesto mi representada, se digne admitir esta oposición a la Casación pretendida y, acogiendo las alegaciones contenidas en el presente escrito, se sirva en su día dictar Sentencia por la que declare la admisión del Recurso de Casación formulado por MEDICHEM, S.A. o su desestimación sin haber lugar al mismo, confirmando íntegramente aquella sentencia recurrida de contrario condenando en costas a la parte recurrente.

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Por providencias de 20 de septiembre de 2013 y 16 de junio de 2014, se tienen por aportadas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adjuntadas por la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM, S.A. en escritos presentados, respectivamente, el 22 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014.

Por providencia de fecha 6 de octubre de 2014, se acordó que no procede la celebración de vista solicitada por la representación procesal de la entidad mercantil recurrente, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 2 de diciembre de 2014, fecha en que tuvo lugar el acto, continuando la deliberación los días 14 y 21 de enero de 2015.

Por diligencia de ordenación de 24 de noviembre de 2014 se acuerda unir a las actuaciones el escrito presentado el 20 de noviembre de 2014 por la representación procesal de MEDICHEM, S.A., junto con las sentencias que lo acompañan 338/2014, de 22 de octubre de 2014, de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , y 239/2014, de 28 de octubre de 2014, del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, y se da traslado a las partes a fin de que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2011 , que estimó el recurso contencioso- administrativo formulado por la mercantil PFIZER, INC, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes de 23 de octubre de 2007, que acordó desestimar el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 11 de junio de 2007, por la que se deniega la petición de publicar la adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea número 0463756, en base al artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimar el recurso contencioso-administrativo, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas, acordando la admisión de la solicitud presentada por PFIZER, en relación a la adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea 0463756 (número de solicitud 91305137), con la exposición de los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] La cuestión de fondo suscitada en el presente procedimiento, sobre el intento de ampliar o adicionar reivindicaciones de producto a una patente que originariamente se encontraba sujeta a la Reserva española, la protección de la patente que nos ocupa, ya fue examinada en el procedimiento seguido ante esta misma Sala y Sección bajo el número 1.443/2006, si bien en ella se analizaba la procedencia o improcedencia del procedimiento previsto en el artículo 12 del Real Decreto 2.424/1986 sobre "revisión de traducción de la patente", y que finalmente desembocó en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010, recaída en el Recurso de casación núm. 6.669/2009 .

Con carácter previo al examen del fondo del asunto sometido a nuestra consideración, por evidentes razones lógico- jurídicas, debemos abordar la solicitud de la representación procesal de la codemandada MEDICHEM, S.A., contenida en el escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2011, de suspensión del presente procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada por Grecia en fecha 8 de agosto de 2011, relativa a la aplicación de los artículos 27 y 70 del ADPIC y, con carácter subsidiario, se proceda por este Tribunal a promover la correspondiente cuestión prejudicial, completando la griega, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la luz del Protocolo nº 8 del Tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea.

Para dar adecuada respuesta a la expresada pretensión, estimamos necesario realizar unas breves consideraciones sobre la adhesión de la España a las Comunidades Europeas y ello en relación con el Derecho de Patentes.

Uno de los requisitos que se exigió al Estado español con motivo de su adhesión a las Comunidades Europeas en el año 1986 fue que modernizara su Derecho de patentes, de modo que el estándar de protección de las invenciones en España fuera como mínimo equivalente al de los demás Estados miembros de la Comunidad. No obstante, al igual que en otros muchos sectores, se permitió que dicha modernización se hiciera de manera progresiva, lo cual se tradujo en la exclusión de la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos durante un período transitorio. En concreto, no se admitió la inclusión de reivindicaciones de producto en patentes relativas a productos químicos y farmacéuticos solicitadas antes del 7 de octubre de 1992.

Dicha exclusión fue posible gracias al art. 167.2 del Convenio de las Patentes Europeas de 1973 , el cual contiene un catálogo de reservas que el Convenio permite formular a los Estados parte en el momento de adherirse al mismo:

"Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:

a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos, farmacéuticas o alimenticios como tales, no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario".

El artículo transcrito permite a los Estados formular una reserva sobre todas las materias enunciadas en el mismo, pero sólo sobre ellas, al tratarse de una lista cerrada (numerus clausus), tal como precisa el apartado 1 del propio art. 167:

"Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2".

Con base en el artículo transcrito, en el Protocolo núm. 8 del Tratado de 12 de junio de 1985 de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, se incluyó la siguiente declaración:

"El Reino de España se adherirá al Convenio de Munich de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 dentro de los plazos señalados para poder invocar, sólo para los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del art. 167 del mencionado Convenio ".

Como se habrá observado, de entre el conjunto de facultades que confiere el art. 167.2 a) del Convenio de las Patentes Europeas , España declaró que en el momento de adherirse al Convenio de las Patentes Europeas invocaría las disposiciones del art. 167 únicamente para los productos químicos y farmacéuticos. Y eso es precisamente lo que hizo en la Reserva formulada en el Instrumento de 10 de julio de 1986, de adhesión al Convenio de las Patentes Europeas (BOE número 234, de 30 de septiembre de 1986 ):

"Conforme a lo previsto en el art. 167.2 a), las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España".

Esto es, la Reserva afecta únicamente a las " patentes europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales ". Con ello se quiso excluir que durante el período transitorio surtieran efecto en España las reivindicaciones de patentes europeas que protegieran productos químicos y farmacéuticos como tales, es decir, que protegieran el producto como entidad física. En cambio, no quedaron afectadas por la Reserva las reivindicaciones de otro tipo, como, por ejemplo, las de procedimiento o las de uso.

Por lo que hace referencia a las consecuencias jurídicas derivadas de la expresada Reserva, recordemos que al art. 167.2 a) del Convenio de las Patentes Europeas establece que cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever que las patentes afectadas por la Reserva: no surtirán efecto o podrán ser anuladas. Si volvemos al texto de la Reserva, comprobaremos que España se reservó la primera posibilidad, pero no la segunda, al limitarse a establecer que las patentes afectadas por la Reserva " no surtirán ningún efecto en España ".

A pesar de que el Convenio, como todo tratado internacional, fue directamente aplicable en España desde el día siguiente a su publicación en el BOE (1 de octubre de 1986), algunas de sus disposiciones fueron objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , del Ministerio de Industria y Energía, relativo a la aplicación del Convenio de las Patentes Europeas, que contenía una disposición transitoria, que de manera superflua viene a reiterar el contenido de la Reserva formulada por España en el Instrumento de adhesión al Convenio de las Patentes Europeas:

"En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973 , y de acuerdo con lo previsto en el art. 167, apartado 2 , del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor".

Dejado sentado lo anterior, también debemos hacer una breve referencia a la exégesis del denominado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC). Uno de los resultados de la denominada Ronda Uruguay, la séptima ronda de negociaciones comerciales multilaterales desde la entrada en vigor del GATT el 1 de enero de 1948, fue el llamado ADPIC.

El ADPIC pretende establecer un nivel mínimo de protección de la propiedad intelectual en todos los Estados miembros de la OMC. Para conseguir este objetivo, los negociadores acordaron un conjunto de cláusulas en el que pueden encontrarse tanto disposiciones meramente programáticas, de imposible aplicación sin un desarrollo normativo ulterior, como artículos que establecen derechos y obligaciones que no exigen medidas de desarrollo. Éste es el caso, por ejemplo, del art. 70 (titulado " Protección de la materia existente "), sobre cuya interpretación y aplicación pivota la cuestión controvertida.

A partir de la fecha de aplicación del ADPIC en España (25 de enero de 1995) se plantea la necesidad de interpretar la Reserva formulada por España en el Instrumento de adhesión al Convenio de las patentes Europeas, aplicable a las solicitudes de patente europea presentadas antes del 7 de octubre de 1992 , y el propio art. 167.2 del Convenio de las Patentes Europeas , del que la Reserva trae causa, de conformidad con las disposiciones del ADPIC y, en particular, el art. 70.7 del mismo.

Ello es debido a que todos los Estados parte en el Convenio de las Patentes Europeas, excepto Mónaco, son parte en el ADPIC. Dado que el segundo es un tratado posterior, en caso de discrepancia entre las disposiciones del segundo y el régimen jurídico previsto en el primero , se impone una interpretación que haga primar lo dispuesto en el tratado posterior, en este caso, el ADPIC. Así lo establece el art. 30.4 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, del cual España es parte, que prevé la posibilidad de que surja una incompatibilidad entre las disposiciones de dos Tratados Internacionales suscritos por unos mismos Estados. Y la solución que impone para esta eventualidad es la de que prevalezcan las normas contenidas en el Tratado posterior sobre las del anterior. Ésta es precisamente la situación que se ha planteado con la ratificación y publicación por parte del Reino de España del Acuerdo ADPIC.

En la práctica, ello significa que el régimen jurídico previsto en el art. 167.2 a) del Convenio de las Patentes Europeas , el cual incluye la Reserva formulada por España con fundamento en el mismo, ha de interpretarse conforme al art. 70.7 del ADPIC , y lo mismo cabe decir de la disposición transitoria del Real Decreto 2424/1986 , el cual reproduce el texto de la Reserva, como ya hemos indicado.

De este modo, y sin perjuicio de lo que después diremos, puede observarse que desde la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC en España, las reivindicaciones de producto de patentes químicas y farmacéuticas solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 serían eficaces en España incluso en el supuesto de que se considerara que el art. 70.7 no tiene efecto directo. Como hemos visto, dicha conclusión viene impuesta por el hecho de que tanto el art. 167 del Convenio de la Patente Europea como la Reserva que impedía que las mencionadas reivindicaciones desplegaran sus efectos en España quedaron sin efecto desde el 1 de enero de 1996, fecha en que el Acuerdo ADPIC empezó a ser de obligado cumplimiento para todos los Estados parte en el Convenio de la Patente Europea.

Dicho todo lo anterior, y llegado el momento de pronunciarse sobre la pretensión de la codemandada MEDICHEM, S.A. formulada en el ya citado escrito presentado el 19 de octubre de 2001, ya adelantamos que la tesis en él sostenida no es compartida por este Tribunal, al partir de la premisa jurídica básica de que el ADPIC tiene un incuestionable efecto directo en España ( art. 96.1 CE ), correspondiendo a los Tribunales Nacionales y no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciarse sobre los efectos del ADPIC en cada Estado miembro, y de ahí que debamos rechazar el planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada.

En efecto, el propio TJUE se ha pronunciado en una pluralidad de ocasiones acerca del efecto directo del Acuerdo ADPIC. Y lo ha hecho partiendo de una evidencia previa, a saber, la de que el ADPIC es un acuerdo mixto, al haber sido objeto de procedimientos de conclusión paralelos por parte de la, hoy, Unión Europea y de cada uno de los Estados miembros que la conforman. Así lo constata en su sentencia de 16 junio 1998 (Asunto Hermés, C-53/96), en cuyo ap. 24 se afirma que: "(...) el Acuerdo fue celebrado por la Comunidad y ratificado por sus Estados miembros, sin que se hayan repartido entre ellos sus obligaciones respectivas frente a las demás partes contratantes".

Como no podía ser de otro modo, el TJUE se ha pronunciado exclusivamente acerca del efecto que el repetido Acuerdo tiene en materias que son de la competencia de la Comunidad. Y es que atentaría contra toda lógica y supondría un desbordamiento ilícito de las competencias del Tribunal, que éste se pronunciase sobre el efecto que el ADPIC tiene en materias que son de la competencia de los Estados y en los que la Comunidad no ha legislado.

De ahí que el Tribunal, en su sentencia de 14 de diciembre de 2000 (Asunto Dior, C-300/98 y C-392/98 ), trace con absoluta nitidez una línea divisoria entre: "los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo ADPIC y en los que Comunidad ha legislado" y "los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros". Por ello, el propio Tribunal de Justicia no se pronuncia, ni puede hacerlo, sobre la eficacia del Acuerdo ADPIC tiene en los ordenamientos nacionales.

Por todo ello, y en la precitada sentencia (Asunto Dior) el Tribunal, al tratar la eficacia del Acuerdo ADPIC "respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros" no le ofrece la más mínima duda el hecho de que: "el Derecho Comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el art. 50, ap. 6 , del Acuerdo ADPIC, o que los jueces la apliquen de oficio". Consecuentemente con este razonamiento, el Tribunal ha contemplado la posibilidad de que:" los órganos jurisdiccionales de una de las Partes estimen que determinadas estipulaciones de un acuerdo celebrado por la Comunidad son directamente aplicables, mientras que los órganos jurisdiccionales de la otra Parte no admitan esta aplicabilidad directa" y añade que tal circunstancia "no constituye, en sí misma y por sí sola, una falta de reciprocidad en la aplicación del acuerdo".

Por todo lo cual, concluimos que como quiera que corresponde a los Tribunales españoles determinar la eficacia del Acuerdo ADPIC en el ordenamiento jurídico español, resulta procedente rechazar el planteamiento de la cuestión prejudicial interesada.

[...] Pues bien, retomando la cuestión litigiosa, con independencia de la fundamentación jurídica que se hubiese aducido en el escrito inicial del expediente que nos ocupa, tanto desde un punto de vista material como procedimental, la cuestión, como ya hemos dicho ha sido resuelta en la precitada Sentencia del Tribunal Supremo (así como en otras dos Sentencias de igual fecha, y recaídas en los Recursos de casación núms. 6864/2009 y 802/2010 ), cuya doctrina debe ser aquí contemplada y aplicada.

En las precitadas Sentencias se viene a establecer que el procedimiento de revisión de una traducción de una patente establecido en el ya citado Real Decreto 2424/1986, permite incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea no incluidas en la primera traducción, como consecuencia de la reserva efectuada por España al Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de los productos farmacéuticos; y que dicha facultad no tiene plazo de ejercicio. Así, en la Sentencia recaída en el recurso de casación 6669/2009 se dice, en lo que ahora nos interesa, que:

"... En segundo lugar, es preciso examinar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la patente europea, tal como entiende la parte recurrente que se deriva de los preceptos invocados del Convenio de la Patente Europea y del ADPIC.

a) Es preciso rechazar la tesis de la recurrente que reduce el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas a un mero registro que debe recibir y publicar toda traducción de una patente europea, verificando tan sólo que se trata de la traducción de un patente europea, única comprobación que parece admitir, y que se ha producido el pago de la tasa correspondiente. No hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora que en todo caso debe comprender, como se afirma en la resolución administrativa combatida en el recurso a quo, la verificación del cumplimiento de la ley. Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de una patente. Ha de tenerse en cuenta que la publicación oficial de la traducción de una patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene ya unas importantes consecuencias jurídicas, como lo es el derecho de su titular a explotarla comercialmente, por lo que dicho acto de publicación debe estar revestido de seguridad jurídica respecto de terceros. Tal circunstancia constituye por sí misma una justificación para otorgar a la Oficina una función calificadora que va ciertamente más allá de una concepción de su función como una mera recepción obligada de documentos mediante el pago de una tasa, y ello con independencia de que el alcance de una patente oficialmente traducida en nuestro país pueda depender en definitiva, en caso de conflicto, de un pronunciamiento judicial. Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las revisiones de las traducciones.

b) Ahora bien, que la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda verificar la correspondencia y exactitud de una traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, no aclara el alcance que puede tener el procedimiento de revisión de una traducción establecido en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre . Para una mayor claridad, conviene reproducir el texto de ambos preceptos:

Convenio de 5 de octubre de 1.973 , sobre concesión de patentes europeas:

"Artículo 70 . Texto auténtico de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

4. Cualquier Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3:

a) Deberá permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada de la solicitud de patente europea o de la patente europea. Esta traducción revisada no surtirá ningún efecto jurídico hasta que se hayan satisfecho las condiciones establecidas por el Estado Contratante con arreglo al párrafo 2 del Artículo 65 y al párrafo 3 del Artículo 67;

b) Podrá establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto."

Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre:

"Artículo 12.

En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial.

No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta."

Es verdad que ni el apartado a) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea ni el primer párrafo del artículo 12 del Real Decreto establecen con claridad cuál es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente. Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del artículo 70.4 del Convenio , conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes la traducción, como han interpretado tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea , que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así, cuando en el apartado 1.b) se contempla la posibilidad de que un Estado admita que cualesquiera terceros que hayan acometido la explotación de una invención sin vulnerar el texto de la traducción original, puedan continuar dicha explotación "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original. Hablar del diferente efecto jurídico de la traducción revisada respecto de la traducción original hasta el punto de contemplar la protección de terceros que hubiesen acometido la explotación de invenciones no cubiertas por la traducción original y sí por la revisada no puede reconducirse a que la traducción revisada se limite necesariamente a rectificar errores materiales o de traducción o inexactitudes de ésta. La previsión del Convenio de la Patente Europea de que los Estados han de contemplar la posibilidad de que el solicitante o titular de la patente puedan presentar una traducción revisada y condicionar los efectos jurídicos al correspondiente cumplimiento de los correspondientes requisitos (pago de la correspondiente tasa para los titulares, según el artículo 65.2 y los requisitos contemplados en el artículo 67.3 para los solicitantes), así como el reconocimiento de la posibilidad de que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos comentados del apartado 4 .b), lleva inequívocamente a la conclusión de que la revisión de la traducción tiene un objetivo de mucho más alcance que el defendido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Sala de instancia. Además, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 confirma todo lo anterior al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de buena fe de terceros, no contrarias a la patente original, frente a la ampliación de protección de una patente como consecuencia de la revisión de una traducción.

Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que precisamente el que la parte recurrente ha pretendido con la presentación de la revisión de la traducción, eso es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada.

La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente del posible significado del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea , y trata de reconducirlo a la hipótesis de que "un término de las reivindicaciones pueda alterar su sentido", pero se trata de una interpretación claramente insuficiente para explicar el contenido del apartado y la protección de explotaciones comerciales de buena fe de terceros, que no parecen concebibles simplemente a partir de un eventual cambio de sentido de un término.

c) Una vez establecida la posibilidad de que mediante la revisión de la traducción se incorporen reivindicaciones no incluidas en la traducción original queda por verificar si dicha posibilidad está sometida a algún plazo o si bien puede ejercerse en cualquier momento tras la publicación de la traducción original. El artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea no contempla plazo de ningún tipo, ni mucho menos uno de carácter perentorio como el previsto en el artículo 65.1 de tres meses desde la publicación de la nota de concesión de la patente europea para la presentación de la traducción original, plazo que es sin embargo potestativo para los Estados, que pueden también prever uno de mayor duración.

Por otra parte, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 establece claramente que se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente, puesto que expresamente señala que "en todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción", lo que deja a dicho titular con esa opción abierta en los casos en que exista la ya referida diferencia de contenido entre la patente europea y su traducción originaria - aparte del supuesto marginal de que se hayan detectado errores en la traducción-.

En definitiva, esa es asimismo la conclusión a la que llevar la finalidad de la posibilidad de presentar una revisión de la traducción. En efecto, si esta facultad abierta a los titulares de las patentes tiene el objetivo ya visto de completar la protección de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado país por razones de naturaleza variada (normativa nacional, acuerdos privados, etc.) es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta "en todo momento", tal como dice el Real Decreto español, ya que las causas que pueden determinar que no se incluya todo el contenido de la patente son de distinta naturaleza y pueden cesar en momentos diversos, incluso muy posteriores a la fecha en que se registró la patente y se presentó la traducción en el país de que se trate.

Así pues, tomando en consideración la falta de previsión de un plazo específico en el Convenio de la Patente Europea y en el Real Decreto 2424/1986, el tenor del artículo 12 de esta última disposición y la finalidad a la que sirve la posibilidad de presentar una traducción revisada, según los términos ya vistos, todos esos factores conducen a la conclusión de que la facultad admitida por el referido artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea y plasmada en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 queda abierta, sin límite de plazo, a disposición del titular de la patente desde el momento en que se presenta la traducción de la misma según lo previsto en el artículo 65.1 del Convenio de la Patente Europea y 3 , 7 y 8 del citado Real Decreto 2424/1986.

En el presente supuesto, la reserva suscrita por España al Tratado de Munich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7 de octubre de 1.992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de reivindicaciones de tales productos. Por otra parte el artículo 167.5 del Convenio estipulaba que "los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes", eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, el 167.6, que establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación", lo que podría llevar a la interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7 de octubre de 1.992.

Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales - como el caso de las reservas-. Así. El artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar la solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación.

En el caso de autos la solicitud de la patente es de 7 de junio de 1.991, mientras que la publicación de la misma es de 19 de abril de 1.995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español, tal como se ha indicado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Acuerdo. De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1.996 , la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC.

En cualquier caso, lo cierto es que nada puede objetarse a que en un momento posterior a las fechas citadas, en concreto el 31 de marzo de 2.006, el titular de una patente farmacéutica haya presentado, como es el caso de Pfizer una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea.

Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento, es la estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero si en cuanto a que comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente.

Estimados los motivos quinto y sexto del recurso de casación en los términos vistos, resulta ya innecesario proceder al estudio del motivo séptimo relativo a la supuesta infracción del artículo 30.3 y 4 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados por la inaplicación del ADPIC, cuya pretensión, en todo caso, se ve satisfecha con lo dicho anteriormente".

Pues bien, en aplicación de la anterior doctrina, como quiera que en el caso presente, tanto la solicitud de la patente como su publicación lo fueron con anterioridad al 1 de enero de 1996, fecha de la plena eficacia del ADPIC para el Estado español, según establecen las precitadas Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por lo que a partir de dicha fecha la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de los productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente.

Por lo tanto, nada hay que objetar a que en un momento posterior, concretamente en el mes de abril de 2007 (documento núm. 2 de los del expediente administrativo), la aquí recurrente, titular de una patente farmacéutica haya presentado una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea.

La anterior conclusión, obviamente, ha de entenderse sin perjuicio de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada, y una vez comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente .

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El recurso de casación se articula en la formulación de ocho motivos de casación, de los que sólo procede examinar los motivos tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo, al haber sido inadmitidos los motivos primero, segundo y cuarto, por Auto dictado por la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2013 , por carecer su formulación manifiestamente de fundamento, en aplicación del artículo 93.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

El tercer motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , denuncia la infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como del artículo 96 de la Constitución española , al incurrir la sentencia de instancia en falta de motivación, al sostener que es incuestionable el efecto directo en España del Acuerdo ADPIC, pues no tiene en cuenta que dicho Acuerdo no puede ser invocado directamente ante los tribunales comunitarios ni ante los tribunales nacionales de los Estados miembros, ya que es un tratado que no se caracteriza por self-executing, en la medida que requiere de un ulterior desarrollo normativo debido a la imprecisión de sus preceptos.

El quinto motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se sustenta en la infracción del artículo 167.2 a) del Convenio de la Patente Europea y del artículo 24 de la Constitución , en cuanto la Sala de instancia sostiene que las patentes europeas, en la medida que confieren protección a los productos químicos y los farmacéuticos como tales, no surtirán efecto en España.

Al respecto, se aduce que el artículo 167.2 a) del Convenio de la Patente Europea no establece la prohibición de patentar productos restringiendo la prohibición a las «entidades físicas», y excluyendo de la prohibición tanto procedimientos como usos.

El sexto motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , reprocha a la sentencia recurrida la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en cuanto que la Sala de instancia reconoce el derecho a incluir reivindicaciones que nunca fueron concedidas para el territorio español, sin tomar en consideración que tanto en la fecha de aplicación del ADPIC como en la fecha de petición de revisión de la traducción de la patente europea la materia que se pretendía adicionar en las reivindicaciones de la patente ya había pasado al dominio público.

El séptimo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se fundamenta en la vulneración del apartado 3 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en cuanto que la sentencia recurrida no realiza ningún tipo de explicación entendiendo, con carácter formal, la aplicación del Acuerdo ADPIC, incurriendo en error al conferir protección a las reivindicaciones presentadas por PFIZER, eludiendo que en el caso de España la materia que se quería adicionar no formaba parte del contenido de la patente solicitada y concedida para su territorio.

El octavo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se sustenta en que la sentencia recurrida infringe el apartado 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, al considerar que dicha norma es aplicable a una patente ya concedida.

Antes de abordar el examen de los motivos de casación admitidos, procede realizar dos observaciones que delimitan objetivamente el debate casacional.

En primer término, debemos dejar constancia de que por sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010 (RC 6669/2009 ), que goza de fuerza de cosa juzgada, se estimó, tras declararse haber lugar al recurso de casación interpuesto por PFIZER contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de enero de 2009 , el recurso formulado por dicha entidad mercantil contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, dictada en relación con la patente europea 463756 "AGENTES ANTIANGINOSOS DE PIRAZOLOPIRIDIMINA" (correspondiente a la solicitud 91305137), que se anula en lo que respecta a la inadmisión de la revisión de la traducción y su publicación, ordenándose a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que proceda a la publicación de la traducción revisada, una vez verificado el contenido de la traducción revisada y comprobado su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción se mantienen dentro del texto de la patente europea, así como la ausencia de algunas formas de fraude de Ley, por lo que observamos que este pronunciamiento, cuyo fallo coincide plenamente con el dictado en la sentencia recurrida en este recurso de casación, que, en el mismo sentido, declara que procede la admisión a trámite de la solicitud de revisión de la traducción de la patente europea 91305137.1, en relación a la adición de nuevas reivindicaciones de producto. Ello, aunque no determina la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de casación formulado por MEDICHEM, S.A., si la carencia de relevancia de la controversia jurídica suscitada en el proceso casacional en torno a la aplicación del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), una vez que se ha estimado la pretensión alternativa de la mercantil PFIZER, respecto a la aplicabilidad del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, que dispone que « en todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente. Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ést a. » .

En segundo término, cabe poner de relieve que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no puede pronunciarse sobre los motivos de casación que han sido inadmitidos por el mencionado Auto de la Sección Primera de esta Sala de 21 de febrero de 2013 , por carecer su formulación manifiestamente de fundamento, y, por ello, para respetar el principio de congruencia, que delimita el debate casacional, debemos abstenernos de pronunciarnos sobre si la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2011 recurrida, infringe los artículos 7 , 8 y 9 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , y los artículos 123 y 138.1 d) del Convenio de la Patente Europea (motivo primero), acerca de si vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre interpretación del artículo 70 del ADPIC, que sería aplicable - según se aduce- tanto a situaciones reguladas por el Derecho nacional de Patentes como del Derecho Comunitario (motivo segundo), ni si conculca el Protocolo número 8 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Sobre el tercer motivo de casación: la alegación de infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formulada en relación con la aplicabilidad directa del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el artículo 96 de la Constitución española .

El tercer motivo de casación, basado en la infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formulada en relación con la inaplicabilidad directa de las disposiciones del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como del artículo 96 de la Constitución , que censura que la Sala de instancia declare que «el ADPIC tiene un incuestionable efecto directo en España» con invocación del referido precepto constitucional, no puede ser acogido.

En efecto, no compartimos la tesis argumental que formula la defensa letrada de la mercantil recurrente, respecto de que la Sala de instancia había infringido la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expuesta en la sentencia de 23 de noviembre de 1999 (C-149/96), relativa a la inaplicabilidad directa del ADPIC, que determina -según se aduce- que las disposiciones invocadas de dicho Tratado internacional no pueden ser invocadas directamente ni ante los tribunales comunitarios ni ante los tribunales de los Estados miembros, porque, en el supuesto enjuiciado en este proceso, observamos que dicho argumento casacional carece de relevancia para revocar el fallo contenido en la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2011 , ya que el pronunciamiento del Tribunal sentenciador se apoya, sustancialmente, en la consideración de que la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea no estaba vigente, cuando se solicita la adición de unas reivindicaciones a la partente europea concedida, habiendo dejado de producir efectos desde el 7 de octubre de 1992, por lo que desde ese momento, en aplicación del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, de de 10 de octubre , relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, quedaba abierta la posibilidad de presentar solicitudes de traducción de patentes europeas concedidas con el objetivo de adicionar nuevas reivindicaciones de producto, refiriéndose, como argumento de cierre o, «a mayor abundamiento», para reforzar dicha conclusión jurídica a la relevancia de la entrada en vigor en España del Acuerdo ADPIC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución española , para la resolver el litigio.

En este sentido, cabe poner de relieve que en el Auto de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2014 (RC 740/2011 ), ya expusimos cuáles eran las razones jurídicas que reforzaban la decisión de estimar procedente la admisión de la solicitud de revisión de la traducción de la patente europea.

En todo caso, la parte promotora del presente incidente no toma debidamente en cuenta que la razón de decidir de nuestro fallo era doble, y concurrente. Por un lado interpretábamos las normas nacionales (en concreto, el Real Decreto 2424/1986) que regulan las funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con las traducciones -o sus revisiones- de las patentes europeas (incluidas las que incorporen por esta vía las reivindicaciones de productos farmacéuticos anteriormente ineficaces en España), en relación con la reserva efectuada por España al suscribir el CPE. La aplicación de las normas nacionales y del CPE -para la que no era necesario el reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia- nos conducía de suyo a la casación de la sentencia de instancia y a la procedencia de que aquella Oficina diera curso a la traducción revisada de la patente (como, por lo demás, ya había efectuado en su decisión inicial, luego revocada en alzada).

Sobre esta base añadíamos una consideración adicional: que "en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella". Se trataba, pues, de un argumento de cierre que venía a corroborar la pertinencia del anterior.

Siendo todo ello así, mal puede sostenerse que la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial respecto de la aplicabilidad del ADPIC supuso, en el momento en que se dictó la sentencia de 21 de noviembre de 2011 , una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por "seleccionar con carácter arbitrario e irrazonable la norma jurídica aplicable".

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Debe referirse, en último término, que la defensa letrada de la mercantil recurrente incurre en una defectuosa formulación de este tercer motivo de casación, en cuanto, en contradicción con la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo formulada en relación con el artículo 88 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , reprocha a la vez a la Sala de instancia que haya quebrantado las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por falta de motivación que ha causado indefensión, y haya infringido el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Sobre el quinto motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 167.2 a) del Convenio de la Patente Europea .

El quinto motivo de casación, que se fundamenta en la infracción del artículo 167.2 a) del Convenio de la Patente Europea , que cuestiona la interpretación que del alcance de la reserva formulada por España al referido Tratado ha realizado la Sala de instancia, no puede prosperar, puesto que consideramos que la afirmación efectuada en el fundamento jurídico segundo de la sentencia impugnada, respecto de que «la mencionada reserva determinaba que las patentes europeas en la medida que confieren protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales no surtirán efecto en España», no contradice dicho precepto convencional, en cuanto se limita a poner de relieve que en el periodo transitorio en que estuvo vigente la reserva sólo cabía conferir protección a las patentes europeas referidas al procedimiento de fabricación de productos químicos o farmacéuticos.

Al respecto, cabe señalar que, en relación con la supuesta contradicción entre la reserva formulada por el Reino de España al Convenio de Munich y el artículo 167.2 del mencionado Convenio de la Patente Europea , en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2011 (RC 740/2011 ), dijimos:

[...] Pues bien, una vez que el Reino de España depositó el "Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973", incluida la reserva temporal hecha en el momento del depósito de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, apartado 2 , del Convenio, el compromiso asumido en el protocolo octavo del Tratado de Adhesión quedó satisfecho y agotó su eficacia. Nada hay que interpretar, pues, al respecto en relación con el protocolo, y las cuestiones relativas a la aplicación del tan referido artículo 167.2 del CPE (y del Real Decreto 2424/1986, de 10 octubre 1986 , que aprueba disposiciones para su aplicación en España) no dependen de la interpretación de aquel protocolo sino del propio CPE y sus normas internas de desarrollo .

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Sobre el sexto, el séptimo y el octavo motivos de casación: las alegaciones de infracción de los apartados 1, 2, 3 y 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

El sexto motivo de casación, basado en la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio, en cuanto la Sala de instancia -según se aduce- incurre en error de Derecho al permitir la ampliación de la patente europea número 91305137 a las reivindicaciones de producto, a pesar de que no concurren los requisitos de patentabilidad enunciados en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC, y que dichas reivindicaciones de producto no fueron concedidas para el territorio español, no puede prosperar, pues en este desarrollo argumental la defensa letrada de la mercantil recurrente elude que el Tribunal sentenciador fundamenta sustancialmente su decisión en el razonamiento de que una vez que ha dejado de producir efectos la prohibición de patentabilidad de productos farmacéuticos en España, derivada en la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea, no hay obstáculo para admitir la prosecución del procedimiento de revisión de la traducción, establecido en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre .

Al respecto, cabe consignar que, a los efectos de revocar la sentencia de instancia, que, como hemos expuesto con reiteración, se sustenta en la consideración de la pérdida de vigencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea, carece de relevancia la tesis que desarrolla el letrado defensor de la mercantil recurrente, relativa a que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 70.2 del Acuerdo ADPIC, que condiciona -según se aduce- la aplicación restrictiva respecto de la materia que en la fecha de aplicación en el Estado miembro se hallaba protegida o que en esa fecha o posteriormente cumpliera los requisitos de protección establecidos en dicho Acuerdo, tal como hemos expuesto en el Fundamento Jurídico primero de esta sentencia.

En último término, cabe poner de relieve que no estimamos determinante para resolver este motivo de casación la consideración de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formulada en la sentencia de 18 de julio de 2013 (C-414/11), y en los Autos de 30 de enero de 2014 (C-372/13 y C-462/13), en razón de la específicas circunstancias de los litigios nacionales que motivaron el planteamiento de las cuestiones prejudiciales en que se cuestionaba el alcance y los límites de la protección conferida por un certificado complementario de protección, conforme a la regulación establecida en el Reglamento CEE/1768/92, de 18 de junio de 1992, que no son equiparables a las cuestiones de legalidad suscitadas en este recurso de casación.

El séptimo motivo de casación, fundado en la infracción del apartado 3 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, no puede ser acogido, pues consideramos que carece de relevancia para alterar el pronunciamiento de la Sala de instancia la tesis argumental que formula la defensa letrada de la mercantil recurrente, respecto de que la materia relativa a las reivindicaciones de producto de la patente europea 91305137 habían partido del dominio público, y, en consecuencia, quedan excluidas de ser patentadas, al no estar protegidas en España en el momento de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, en cuanto no cabe desconocer que el pronunciamiento de la Sala de instancia se limita a ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que admita a trámite la petición de publicar la adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea número 043756.

El octavo motivo de casación, que se sustenta en la infracción del apartado 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, no puede prosperar, pues consideramos irrelevante para modificar el fallo del Tribunal sentenciador la tesis que formula la defensa letrada de la mercantil recurrente respecto de que la Sala de instancia incurre en error de Derecho, en cuanto acepta la admisión a trámite de la solicitud de adición de nuevas reivindicaciones de producto otorgando «una protección mayor» a la patente de procedimiento concedida originariamente, en cuanto que no resulta controvertido que el supuesto contemplado en autos no estaba comprendido en dicha disposición.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los motivos de casación articulados y admitidos, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 111/2008 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a cada una de las partes recurridas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil MEDICHEM, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 111/2008 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.