STS, 22 de Enero de 2015

El recurso contencioso-administrativo núm. 332/2011, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la Sociedad Agrícola Viru SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 1 de abril de 2011 que desestimó su recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2011, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional nº 2.943.356/8 "VIRU ALTA COCINA PERUANA", mixta, para la clase 43, de Sollana Inversiones SL, por los siguientes motivos:

en vista de las alegaciones aportadas en la contestación al suspenso y dadas las diferencias existentes entre las actividades y productos amparados, no existiendo riesgo de asociación en el mercado, no se considera de aplicación la oposición de la marca comunitaria A -5758438.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013 , en cuya parte dispositiva se dice:

FALLAMOS: Que con DESESTIMACIÓN del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRU SA, representada por el Procurador Dª Adela Gilsanz Madroño, contra la resolución dictada el 1 de abril de 2011 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2010, por la que se accede a la inscripción de la marca 2.943.356 "VIRU ALTA COCINA PERUANA" (mixta), la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Contra la referida Sentencia, el representante legal de la Sociedad Agrícola Viru SA, manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

La representación procesal de la mencionada mercantil, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 24 de marzo de 2014, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los dos motivos siguientes:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA , por infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre y de la jurisprudencia que es aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA , por quebrantar las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, en concreto la infracción del principio de congruencia procesal. Infracción de los arts.218 LEC y 24 CE .

Y termina suplicando dicte Sentencia por la que con estimación del recurso de casación, se case y revoque la sentencia recurrida, dictándose otra en su lugar por la que, de conformidad con los motivos del escrito y estime íntegramente el recurso contencioso-administrativo, con la consiguiente condena en costas a la recurrida.

Admitido el recurso de casación a trámite el Abogado del Estado mediante escrito de 20 de junio de 2014, solicitó se dicte Sentencia que lo inadmita, o subsidiariamente lo desestime, con costas.

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 20 de enero de 2015, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 18 de diciembre de 2013 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Sociedad Agrícola Virú SA" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de abril de 2011 que confirmó la anterior resolución de 2 de febrero de 2011 de concesión del registro de la marca número 2.943.356, "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA", con gráfico, para distinguir "servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal" de la clase 43 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca número 2.943.356, "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA", se había opuesto la Sociedad Agrícola Virú SA, en cuanto titular de la marca prioritaria número A-5758438, "VIRÚ", para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal de la clase 43; y para frutas y verduras frescas y en conserva, productos agrícolas y hortícolas, miel y especies, de las clases 29, 30 y 31.

La Oficina Española de Patentes y Marcas confirmó la concesión de la marca al considerar que entre los signos enfrentados existían suficientes disparidades en su ámbito aplicativo que excluían el riesgo de asociación o confusión. En la resolución de 1 de abril de 2011 que desestima el recurso de alzada, la Oficina razona en los siguientes términos:

CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por cuanto, aún existiendo semejanza entre los signos enfrentados VIRU ALTA COCINA PERUANA y gráfico y su oponente VIRU y gráfico, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado pues los servicios de restauración y hospedaje temporal ahora reivindicados, no pueden confundirse y concurrir con las frutas y verduras frescas y en conserva, productos agrícolas y hortícolas; miel y especies, que distingue la oponente. Pues tales productos, que se emplean en los servicios solicitados llegan al consumidor manufacturados y sin identificar con su marca. Por ello no es posible la confusión y asociación.

En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto.

El Tribunal de instancia, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, desestimó el recurso contencioso-administrativo con la siguiente fundamentación jurídica:

[...] Entrando a conocer de las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, no debe perderse de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración "como factor eventualmente apreciable" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el caso concreto, y pese a los esfuerzos dialécticos de la representación procesal de la recurrente, a juicio de este Tribunal, son claras y evidentes las desemejanzas existentes entre los productos o servicios amparados por las marcas enfrentadas como para garantizar su convivencia en el mercado, sin que se aprecie riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Así, mientras los servicios amparados por la solicitada hacen referencia a la restauración y al hospedaje temporal, los productos de la marca oponente vienen referidos a las frutas y verduras frescas y en conserva, productos agrícolas y hortícolas; miel y especias, que ninguna relación guardan con aquéllas, además de comercializarse en ámbitos comerciales distintos. A ello debemos añadir, tal como se dice en la resolución impugnada, que los productos amparados por la oponente, que eventualmente puedan ofrecerse por los servicios de restauración amparados por la solicitada, llegan al consumidor ya manufacturados y sin identificar con la marca de procedencia.

Por otra parte, y no menos importante, debe señalarse que mientras la marca solicitada aparece identificada con la cocina peruana, no sucede lo mismo con los productos amparados por la oponente, por lo que no existe riesgo o peligro alguno de que el consumidor medio pueda pensar que todos ellos, servicios y productos, tienen un mismo origen empresarial.

Así las cosas, siendo evidente la disparidad aplicativa de los signos enfrentados, no existiendo ni el más mínimo indicio de riesgo de confusión en el público, o riesgo de asociación de la solicitada con la marca anterior, procederá desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones .

"La sociedad agrícola Virú SA" imputa a la Sentencia en su segundo motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , incongruencia omisiva y falta de motivación. El motivo va a ser acogido pues el Tribunal de instancia no realiza un juicio comparativo completo de las marcas en liza, ni da una respuesta suficiente a una de las cuestiones sustanciales planteadas en la demanda como es la identidad denominativa y fonética de los signos opuestos, cuyo análisis se omite en la Sentencia.

La insuficiencia de motivación es patente en la escueta declaración de la Sentencia respecto de la similitud denominativa de las marcas concedida y las oponentes, pues la Sala ciñe su juicio comparativo a los servicios protegidos por las marcas prioritarias y los servicios reivindicados por el signo aspirante, lo que le lleva a excluir el riesgo de confusión o asociación. La Sala de instancia se limita a afirmar que las marcas "son claras las desemenjanzas entre los servicios o productos amparados por las marcas enfrentadas como para garantizar su convivencia en el mercado", sin que tal razonamiento incluya mención alguna a la identidad denominativa y fonética entre la nueva marca y la prioritaria "VIRÚ". La afirmación de que se trata de sectores dispares es una apreciación parcial del juicio comparativo entre los signos en liza que requería una explicación complementaria desde la perspectiva indicada, que fué oportunamente suscitada por la recurrente en su demanda y que la Sala de instancia no ofrece.

Tampoco se puede deducir de la Sentencia que se haya tomado en consideración esta similitud existente entre uno y otro signo y su coincidencia denominativa y fonética en el término "VIRÚ". Además de lo ya expuesto sobre la insuficiente explicación de que las marcas enfrentadas pertenezcan a "distintos sectores", no se razona y no se motiva de forma adecuada acerca de tal aspecto de las marcas enfrentadas ni en qué medida tal semejanza podría incidir en la afirmación de la inexistencia de asociación indebida. En definitiva, la Sentencia debe ser casada por incurrir en incongruencia y en falta de suficiente motivación.

Casada la Sentencia, debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en los que el debate ha quedado planteado. A estos efectos abordaremos en primer lugar la conexión aplicativa de los signos en liza.

En primer lugar, la comparación de la marca aspirante número 2.943.356 "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA" y la prioritaria "VIRÚ" número A-5758438 revela que coinciden de forma total en el elemento más significativo "VIRÚ" siendo idéntico este término en ambas marcas. La destacada similitud de la denominación desde el punto de vista fonético e incluso conceptual, hace que sean difícilmente distinguibles para el consumidor, tanto más cuanto que se refieren a productos y servicios que guardan una cierta relación.

La coincidencia del término "VIRÚ" en una locución prácticamente idéntica no queda desvirtuada por la presencia de otros hipotéticos elementos diferenciadores, esto es, de los vocablos adicionales "ALTA COCINA PERUANA" en la marca aspirante. Dichos términos aluden precisamente a la naturaleza de los servicios que la marca pretende proteger, por lo que su poder identificativo o distintivo es mínimo. Tampoco el gráfico adoptado por la nueva marca atenúa la vinculación y mutua evocación que provocan ambos signos, siendo de destacar que la marca prioritaria "VIRÚ" no contiene ningún otro elemento y queda fonéticamente incluida en la aspirante.

En lo que se refiere al ámbito aplicativo, cuyas diferencias aprecia la Oficina de Patentes y Marcas para afirmar su compatibilidad, cabe indicar que aun cuando la marca aspirante y la oponente desenvuelven sus efectos en distintos ámbitos aplicativos, el de las frutas, y verduras en general, enlatada y en conserva (clase 29); miel, vinagre, salsas, especies (clase 30); y productos agrícolas y hortícolas, frutas y verduras frescas (clase 31) la marca prioritaria. Y para los servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal (clase 43) la aspirante. Se trata de sectores de la actividad comercial que guardan conexión, pues se refieren ambas a productos y servicios de alimentación, y desde la perspectiva del consumidor medio, puede percibir con facilidad los servicios de la marca aspirante como próximos a los productos alimenticios de la marca prioritaria. Hay una cierta complementariedad o asociación en ellos pues las frutas, verduras, condimentos, salsas y productos de alimentación protegidos por la marca prioritaria "VIRÚ" son los que se utilizan en los servicios de restauración prestados de alta cocina peruana reivindicados por la aspirante. Los consumidores pueden considerar que los productos provienen de una misma empresa, comportando el riesgo de confusión. No cabe, pues, ignorar la conexión aplicativa existente aunque unos y otros pertenezcan a distinta clase del Nomenclátor internacional.

La conjunción de ambos factores de semejanza -la identidad denominativa y la conexión aplicativa- determina que sea previsible el riesgo de confusión o asociación indebida entre los dos signos La marca aspirante debe reputarse, pues, incompatible con la anteriormente registrada a favor de "VIRÚ" siendo aplicable la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Las consideraciones precedentes determinarán la no conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables al registro de la marca "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA" y, por lo tanto, la estimación del recurso contencioso-administrativo de instancia en lo que se refiere a la concesión de la marca para servicios de restauración, sin que resulte afectada la concesión de la marca para los servicios de "hospedaje temporal", toda vez que por tratarse de un ámbito aplicativo que no guarda relación ni conexión con los protegidos en la marca prioritaria reseñada, no se advierte la incompatibilidad entre los signos.

Procede, pues, tras la casación de la Sentencia impugnada, la estimación parcial del recurso contencioso administrativo y la consecuente denegación del registro de la marca número 2.943.356 "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA" para los servicios de restauración pretendidos.

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Estimar el recurso de casación número 517/2014, interpuesto por la SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRU SA, contra la Sentencia de 18 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 332/11 , que casamos.

Segundo.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo número 332/2011 interpuesto por "SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRU SA" contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de febrero de 2011 y 1 de abril de 2011 que accedieron a la inscripción de la marca número 2.943.356 "VIRÚ ALTA COCINA PERUANA", acuerdos que anulamos en lo que se refiere a la concesión de la marca aspirante para servicios de restauración, respecto a los que declaramos improcedente la inscripción solicitada, manteniendo la concesión respecto a los servicios de "hospedaje temporal" de la clase 43.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.