STS, 1 de Diciembre de 2014

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 28 de junio de 2013 (recurso contencioso-administrativo nº 324/2010 ) en cuya parte dispositiva se establece:

FALLAMOS.- Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega, contra la resolución, de 6 de julio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 4 de diciembre de 2009, la cual había denegado el registro de la marca SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L., con grafico, nº 2.875.850, para proteger productos de la clase 29, carne de vacuno y extractos de carnes de vacuno procedente de Galicia, concediendo dicho registro de marca a la solicitante Galcarnes S.L., no personada en autos, y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales

.

Inicialmente, la resolución de 4 de diciembre de 2009 había denegado el registro de la marca solicitada por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.c/ de la Ley de Marcas , por considerar que el distintivo estaba compuesto exclusivamente de signos e indicaciones que pueden servir en el comercio para designar y describir las características, la calidad y la procedencia geográfica de los productos designados; y también por aplicación del artículo 6.1.b/, por considerar que existía riesgo de confusión en el público por su semejanza con las marcas oponentes M-1685248 y M-1685249 "T TERNERA GALLEGA DENOMINACIÓN DE CALIDADE" (mixtas), para distinguir también productos de la clase 29ª.

Sin embargo, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de julio de 2010, que estimó el recurso de alzada, consideró que la marca solicitada SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L., con gráfico, nº 2.875.850, no incurría en la prohibición del artículo 5.1.c/ de la Ley de Marcas ya que no se compone "exclusivamente" de indicaciones descriptivas de los productos y servicios reivindicados; y que tampoco era de aplicación al caso la prohibición del artículo 6.1.b/ por considerar que, valorando la impresión global de los signos enfrentados, existen entre ellos suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación y convivencia pacífica en el mismo sector o en sectores relacionados del mercado.

Contra esta resolución estimatoria del recurso de alzada interpuso la representación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega el recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por la sentencia ahora recurrida en casación.

El fundamento segundo de la sentencia sintetiza la posición que mantuvieron los litigantes en el proceso de instancia, así como los datos del expediente que la Sala de instancia considera relevantes., todo ello en los siguientes términos:

(...) SEGUNDO.- La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta de aplicación la prohibición de registro del art. 5.1.c dado que la marca solicitada se compone únicamente de signos susceptibles de servir en el comercio para designar características del producto, tanto de la procedencia geográfica como de falta de carácter distintivo de la marca, que es descriptiva de lo referido, con cita de diversas sentencias del T.S. al efecto, además de ser de aplicación la prohibición del art. 6.1.b, al ser las marcas confrontadas fonética y gráficamente similares, e idénticas conceptualmente, siendo por ello inevitable la confusión, y los signos son en conjunto denominativa, grafica y fonéticamente semejantes, además de carecer el grafico de distintividad, además de la semejanza aplicativa, con identidad de los productos, añadiendo la aplicación de la prohibición del art. 14.1 del Reglamento Comunitario CE 510/2006 del Consejo, sobre protección de indicaciones geográficas y de origen de productos alimentarios, interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, tanto en relación a la prohibición absoluta como a la relativa, interesando la desestimación de la demanda [...]

.

El fundamento tercero de la sentencia contiene unas consideraciones de carácter general y una reseña jurisprudencial sobre la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas , trasladando luego, en los fundamentos cuarto y quinto, esas categorías conceptuales al caso concreto que se examina.

Así, en el fundamento cuarto la Sala de instancia señala, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

(...) Resulta obvia la falta de semejanza entre los signos confrontados, ya que entre Summum Carnes Rojas de Galicia Galcarnes y T Ternera Gallega, hay diferencias conceptuales, denominativas, y graficas suficientes como para garantizar la compatibilidad de los signos enfrentados, siendo que la marca solicitada es esencialmente SUMMUM., vocablo claramente distintivo al respecto, además de conformar claramente conjuntos diferentes y diferenciados los signos confrontados.

[...]

Por ello, y con el examen visual, conceptual, gráfico, fonético y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, y, al respecto, del examen conjunto de los signos confrontados se infiere una suficiente disparidad de conjunto como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos, y de dicho examen se desprende su compatibilidad, aun en el mismo sector del mercado.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son expresiones semejantes y por ende no confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión del registro de marca interesada, dado que no se acredita tampoco que el mercado o los consumidores de los específicos productos, carne de vacuno y carne de ternera, obviamente procedentes de Galicia, puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales [...]

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El examen de la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas se completa en el fundamento quinto de la sentencia, del que extraemos el siguiente párrafo:

(...) en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, es evidente que existe relación aplicativa en cuanto a la clase 29 interesada, como se desprende de lo referenciado, aunque la solicitante refiera carne de vacuno y las oponentes terneras y carne de ternera, mas especifico que la solicitada, con lo que se cumple el segundo de los requisitos exigidos, pero al no cumplirse el primero no cabe aplicar la prohibición y no se llega por tanto al riesgo de confusión ni de asociación

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Del examen de la prohibición absoluta alegada ( artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas) se ocupa el fundamento sexto de la sentencia, en el que la Sala de instancia expone, entre otras, las siguientes razones:

« (...) debe decirse que el distintivo de la marca pretendida no es indicador de la naturaleza y características de dichos productos, dado que la marca no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados, por lo que no es de aplicación la citada prohibición, cuya ratio legis es, como expresa la resolución combatida, la de dejar a la libre disposición de todos los empresarios del sector, para ser utilizados en la designación, descripción, etiquetado o publicidad de sus productos, servicios o actividades, todos estos signos, medios o indicaciones, que por ser necesarios o útiles para designar la especie, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos, no deben ser apropiados en exclusiva por un solo empresario en perjuicio de los demás; es evidente también que el signo es sugestivo en cuanto a carne gallega pero no describe las características del producto, ni directa ni indirectamente, con lo que el conjunto en cuestión goza de la suficiente diferencia y originalidad como para poder convivir con los oponentes en el mercado especifico en cuestión. Por todo ello, procede la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución impugnada.

Por último, en cuanto a la prohibición que también se alegaba del artículo 14.1 del Reglamento Comunitario 510/2006 , del Consejo, el mismo fundamento sexto de la sentencia señala que

(...) no hay indicaciones falaces en el signo pretendido, ni una utilización comercial directa o indirecta de la denominación registrada de la oponente, ni cabe deducir engaño alguno a los consumidores, y menos cuando se utiliza un nombre genérico para determinados productos. Por todo ello, procede desestimar la demanda y declarar la conformidad a derecho de la resolución impugnada

.

En definitiva, la Sala de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo.

Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera Gallega" preparó recurso de casación y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2013 en el que formula cuatro motivos de casación, los tres primeros al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el cuarto invocando el artículo 88.1.c/ de la misma Ley . El enunciado y contenido de cada unos de esos motivos es, en síntesis, el siguiente:

1. - Infracción del artículo 5.1.c/ de la Ley de Marcas en relación con el artículo 3.1.c/ de la Directiva de Marcas , así como de la jurisprudencia que los interpreta. En el desarrollo del motivo se aduce que la Sala de instancia dice que "la marca no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados, por lo que no es de aplicación la citada prohibición", pero no especifica cuáles son los elementos que según la Sala deben considerarse como no descriptivos, cuando en la demanda se razonó el carácter descriptivo de todos los elementos que componían la marca impugnada, y que la mera yuxtaposición de distintos elementos descriptivos no anulaba el carácter descriptivo del conjunto. Según la recurrente, de seguirse el criterio de la Sala de instancia de no apreciar la aplicabilidad del artículo 5.1.c/ se estaría admitiendo que basta añadir un elemento accesorio para evitar que un signo esté compuesto "exclusivamente" por el elemento descriptivo y, por ende, burlar la prohibición del artículo 5.1.c/, lo que es contrario a la jurisprudencia (cita y trascribe en parte la STS de 9 de abril de 2008 así como varias SsTJCE). Insiste en que conforme a la jurisprudencia nacional están afectados por la citada prohibición absoluta de registro los signos compuestos por varios elementos descriptivos yuxtapuestos, citando y trascribiendo parcialmente SsTS de 14 de julio de 2009 , 13 de marzo de 2003 , 9 de febrero de 2009 , 15 de diciembre de 2010 , 17 de octubre de 2007 , 4 de octubre de 2006 , 22 de noviembre de 2001 , 27 de noviembre de 2002 y 30 de abril de 2003 .

2. - Infracción del artículo 6.1.b/ de la Ley de Marcas en relación con el artículo 4.1.b/ de la Directiva de Marcas , y de la jurisprudencia que los interpreta. En este motivo la recurrente parte de que la Sala de instancia reconoce la identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas, sosteniendo asimismo la existencia de semejanza denominativa generadora de riesgo de confusión. Para ello, alude a los que considera elementos sustanciales de los signos en pugna, al criterio jurisprudencial de la prevalencia del elemento denominativo y al llamado principio de interdependencia, aduciendo que la Sala ha efectuado una aplicación de la norma arbitraria e irrazonable.

3. - Infracción del artículo 14.1 del Reglamento (CE ) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en relación con su artículo 13.1.b/.

   Sostiene la parte recurrente que la marca impugnada está incursa en la prohibición prevista en el artículo 13.1.b) del citado Reglamento, puesto que constituye una clara imitación y/o evocación de las denominaciones de calidad inscritas en el registro comunitario que contienen los términos "gallega", "gallego" y "Galicia" citadas en el listado de las denominaciones de origen aportado como documento nº 5 de la demanda, por lo que entiende que la Sala ha aplicado el precepto de forma arbitraria y falta de razonabilidad dado que -a su entender- concurren los tres requisitos previstos en el artículo 14 del citado Reglamento en relación los apartados b/ y d/ del artículo 13.1.

4. - Infracción de los artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la disposición final 1ª de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y los artículos 24 y 120.3 de la Constitución , denunciando un déficit de motivación de la sentencia de instancia, al no poder conocerse los motivos y razonamientos que llevan al tribunal a concluir, de un lado, la falta de semejanza entre los signos enfrentados, sin señalar -dice la recurrente- cuáles sean las supuestas diferencias conceptuales, denominativas y gráficas entre ellas. De otra parte, la sentencia afirma que no es de aplicación la prohibición prevista en el artículo 5.1.c/ de la Ley porque "la marca no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados", pero no especifica la sentencia cuáles son los términos que en opinión de la Sala no son descriptivos y que hacen posible el acceso de la marca al registro. Invoca la parte recurrente lo declarado en STS de 3 de febrero de 2010 , sobre la incongruencia omisiva, y en STS de 20 de enero de 2010 .

   Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia declarando haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida, acordando en su lugar la estimación del recurso contencioso-administrativo y la revocación de la resolución registral, decretando en consecuencia la denegación de la marca española nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L., con gráfico, para los productos de la clase 29ª.

Mediante providencia de la Sección 1ª de esta Sala del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2014 se acordó la admisión del recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 18 de febrero de 2014 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que llevó a cabo la representación procesal de la Administración del Estado mediante escrito presentado el 31 de marzo de 2014 en el que, tras exponer las razones de su oposición a los motivos de casación formulados, termina solicitando que se desestime el recurso con imposición de las costas a la parte recurrente.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 25 de noviembre de 2014, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

El presente recurso de casación nº 3090/2013 lo dirige la representación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera Gallega" contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2013 (recurso nº 324/2010 ) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el referido Consejo Regulador contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de julio de 2010 que, estimando el recurso de alzada interpuesto por Galcarnes, S.L. contra la resolución de 4 de diciembre de 2009, que había denegado el registro de la marca nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L. (con gráfico) para proteger productos de la clase 29, carne de vacuno y extractos de carnes de vacuno procedente de Galicia, concede dicho registro de marca a la mencionada entidad Galcarnes S.L.

En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas de manera sintetizada las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que pasemos a examinar los motivos de casación formulados por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera Gallega", cuyo enunciado y contenido hemos resumido en el antecedente tercero; si bien, por razones de lógica procesal, abordaremos en primer lugar el motivo de casación cuarto, que es el único formulado al amparo del artículo 88.1.c/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

En el motivo de casación cuarto la parte recurrente reprocha a la sentencia un defecto de motivación que no puede ser apreciado.

La sentencia recurrida expone las razones por las considera que no resulta de aplicación en este caso la prohibición establecida en el artículo 6.1.b/ de la Ley de Marcas , explicando la Sala de instancia, como vimos, que el examen visual, conceptual, gráfico, fonético y denominativo de los distintivos lleva a concluir que se trata de conjuntos diferentes.

También expone la sentencia las razones por las que considera que la marca controvertida no vulnera la prohibición contenida en el artículo 5.1.c/ de la Ley de Marcas . Así, la Sala de instancia señala que « ...la marca no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados, por lo que no es de aplicación la citada prohibición, cuya ratio legis es, como expresa la resolución combatida, la de dejar a la libre disposición de todos los empresarios del sector, para ser utilizados en la designación, descripción, etiquetado o publicidad de sus productos, servicios o actividades, todos estos signos, medios o indicaciones, que por ser necesarios o útiles para designar la especie, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos, no deben ser apropiados en exclusiva por un solo empresario en perjuicio de los demás...».

La parte recurrente puede legítimamente discrepar de esas apreciaciones de la Sala de instancia, pero no cabe afirmar que la sentencia carezca de la debida motivación, pues en ella se contiene una exposición suficiente de las razones en la que sustenta la decisión.

Entrando entonces a examinar los motivos de casación formulados al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , en el motivo primero se alega la infracción del artículo 5.1.c/ de la Ley de Marcas en relación con el artículo 3.1.c/ de la Directiva de Marcas , así como de la jurisprudencia que los interpreta. Como vimos (antecedente tercero), en el desarrollo del motivo se aduce que la Sala de instancia afirma que no es de aplicación la prohibición contenida en ese precepto porque la marca controvertida "no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados", pero la sentencia no especifica cuáles son los elementos que según la Sala deben considerarse como no descriptivos, siendo así que en la demanda se razonaba el carácter descriptivo de todos los elementos que componían la marca impugnada y que la mera yuxtaposición de distintos elementos descriptivos no anulaba el carácter descriptivo del conjunto.

Para sostener su razonamiento la parte recurrente lleva a cabo en el motivo de casación -como ya había hecho en la demanda- una suerte de desegregación de los distintos elementos denominativos y gráficos que integran la marca nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L., para llevar al convencimiento de la Sala que todos ellos tienen carácter descriptivo. Pues bien, la respuesta que dio la Sala de instancia, señalando que la marca no se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos reivindicados, siendo escueta, es una respuesta certera, pues no cabe afirmar que todos los elementos denominativos y gráficos que componen de la marca sean meramente descriptivos de los productos designados o indicativos de su calidad, como es el caso de la palabra SUMMUN y, menos aún, la denominación de la empresa GALCARNES S.L. o la representación gráfica de la cabeza de una vaca. Y desde luego, no cabe formular el reproche que pretende la recurrente si todos los elementos que integran el distintivo se examinan de manera conjunta.

Tampoco puede ser acogido el motivo de casación segundo, en el que se alega la infracción del artículo 6.1.b/ de la Ley de Marcas en relación con el artículo 4.1.b/ de la Directiva de Marcas , y de la jurisprudencia que los interpreta.

Al abordar el cotejo de la marca solicitada nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L. (mixta) con las oponentes M-1685248 y M- 1685249 "T TERNERA GALLEGA DENOMINACIÓN DE CALIDADE" (mixtas), y partiendo de que la propia sentencia de instancia reconoce la coincidencia del ámbito de aplicación de las marcas enfrentadas, la parte recurrente afirma que existe entre ellas una semejanza denominativa generadora de riesgo de confusión; y que la Sala ha llevado a cabo una aplicación arbitraria e irrazonable de la prohibición contenida en el citado artículo 6.1.b/ de la Ley de Marcas .

Pues bien, además de que la recurrente pretende prescindir de la relevancia diferenciadora que posee el elemento gráfico (representación de la cabeza de una vaca), y de que la Sala de instancia señala la palabra SUMMUN como elemento más distintivo de la marca, la sentencia recurrida también destaca la necesidad de hacer un examen global de los signos enfrentados, siendo este examen de conjunto el que lleva a afirmar que entre ellos existe suficiente disparidad como para que puedan coexistir aun en el mismo sector del mercado.

Por último, en el motivo de casación tercero se alega la infracción del artículo 14.1 del Reglamento (CE ) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en relación con su artículo 13.1. Pues bien, tampoco este motivo puede ser acogido.

El Reglamento ( CE) nº 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, establece en su artículo 14.1 que « ...se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión ».

Y entre las situaciones a que alude el artículo 13.1 del Reglamento en sus distintos apartados, la parte recurrente señala que este caso son de aplicación las siguientes: « a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida; b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar; (...) ; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto (...) ».

Comenzando por esto último (artículo 13.1.d/), nos remitimos a lo que hemos expuesto en el fundamento cuarto para rechazar que exista riesgo de confusión o de que la marca solicitada pueda inducir a error al consumidor.

En cuanto a la previsión de los apartados a/ y b/ del artículo 13.1 que acabamos de transcribir, no podemos compartir la afirmación de la parte recurrente de que la marca nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L. (mixta) constituye "una clara imitación y/o evocación" de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera Gallega" o, menos aún, una imitación o evocación de las otras denominaciones de calidad inscritas en el Registro Comunitario que contienen los términos Gallega, Gallego y Galicia y que figuran en el listado de denominaciones que se aportó con documento nº 5 de la demanda. Así, recurrente no explica por qué razón habríamos de considerar que el registro de la marca SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L. interfiere con las denominaciones geográficas que incorporan las palabras Gallega, Gallego y Galicia , y, más en concreto, que la marca que examinamos albergue el intento de aprovecharse de la reputación de las indicaciones geográficas protegidas que se citan ("Castaña de Galicia" y "Grelos de Galicia").

Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer las costas procesales a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción . Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 139, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por la parte recurrida en su oposición al recurso, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cifra de tres mil euros (3.000 €) por el concepto de honorarios de representación y defensa de la Administración del Estado.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción ,