STS, 6 de Octubre de 2014

Dª. Rosaura , D. Candido y D. Everardo interpusieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 673/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 2009, confirmado en alzada el 16 de julio siguiente, que denegó el registro de una nueva marca mixta (número de solicitud M2814066-4) con la denominación "Lambrusco Antico Casato", solicitada por los ahora recurrentes para identificar productos de la clase 33 (en concreto, "vino lambrusco").

Segundo.- En su escrito de demanda, de 20 de enero de 2010 los recurrentes alegaron los hechos y fundamentos de Derecho que consideraron oportunos y suplicaron que se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la denegación de la marca núm. 2.814.066, Lambrusco Antico Casato, con gráfico, en clase 33, acordando su concesión". Por otrosí interesaron el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 25 de febrero de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". Por otrosí se opuso al recibimiento a prueba.

Cuarto.- El Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y el Consorzio tutela del Lambrusco di Modena contestaron a la demanda con fecha 8 de abril de 2010 y suplicaron a la Sala que dictara "sentencia desestimando la pretensión de la actora y confirmando, por resultar perfectamente ajustada a Derecho, la denegación de la marca Nº. 2.814.066 Lambrusco Antico Casato". Por otrosí interesaron igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de noviembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Rosaura , D. Candido y D. Everardo , representados por la Procuradora Dª. María Eugenia Carmona Alonso, contra la resolución dictada el 30 de junio de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 20 de marzo de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca 2.814.067 'Lambrusco Dell'Emilia Canottieri' (mixta), la cual anulamos por no ser conforme a Derecho, y en su lugar, acordamos la inscripción de la referida marca para la protección los productos y servicios de la clase 33ª solicitados; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

Por auto de 1 de febrero de 2013 la Sala acordó: "Rectificar el error material de la sentencia de fecha 15/11/2012 dictada en el presente recurso dictada en el presente recurso, debiendo entenderse que en el fallo de la misma donde consta 'Lambrusco Dell'Emilia Canottieri' debe constar 'Lambrusco Antico Casato'."

Sexto.- Con fecha 23 de abril de 2013 el Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y el Consorzio tutela del Lambrusco di Modena interpusieron ante esta Sala el presente recurso de casación número 1118/2013 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 9.1.c) de la Ley 17, de 7 de diciembre de 2001, en relación con el Reglamento (CE ) 1234/2007, del Consejo, y el Reglamento (CE) 607/2009 de la Comisión".

Séptimo.- No se ha personado la Administración del Estado ni la representación de los señores Rosaura Candido Everardo .

Octavo.- Por providencia de 22 de septiembre de 2014 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de noviembre de 2012 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Rosaura , D. Candido y D. Everardo contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas -reseñadas en el primero de los antecedentes de hecho- que habían denegado el registro de la marca número 2.814.066, "Lambrusco Antico Casato", con gráfico, para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vino lambrusco".

La Sala de instancia anuló los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en su lugar, consideró procedente la inscripción de la referida marca, decisión contra la que ahora recurren en casación dos consorcios italianos que defienden los intereses de sendas denominaciones de origen controladas, esto es, por un lado el "Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa" y, por otro lado, el "Consorzio tutela del Lambrusco di Modena". Ambos sostienen, en síntesis, como ya hicieron en la instancia y en la vía administrativa, que el registro de la nueva marca infringe una de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 9 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Los solicitantes de la marca y actores favorecidos por la sentencia impugnada (señores Rosaura Candido Everardo ) no se han personado ante esta Sala en el presente recurso de casación número 1118/2013 pese a que fueron debidamente emplazados por el tribunal de instancia. A la "evidente similitud" de los dos procesos se han referido en su escrito de oposición al recurso de casación número 508/2013, al que inmediatamente haremos referencia.

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había afirmado que "la marca solicitada 'Lambrusco Antico Casato', para 'vino lambrusco', muestra una reproducción parcial de las denominaciones de origen señaladas al incluir en la misma posición el elemento principal e inicial de aquéllas 'Lambrusco' sin estar legitimado para ello ante la evidente falta de conexión del solicitante con los productores legitimados para usar alguna de las denominaciones de origen en razón de las características de producción de los vinos amparados por ellas".

Para denegar la inscripción de la nueva marca la Oficina Española de Patentes y Marcas acogió la oposición de los antes referidos consorcios italianos, que alegaban en su favor la prohibición absoluta inserta el artículo 9.1, apartado c), de la Ley de Marcas 17/2001. A tenor de este precepto no pueden registrarse como marcas, sin la debida autorización, los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los protegidos en los artículos 6 y 7.

Para la Administración registral, dado que "las denominaciones de origen son unos de esos derechos de propiedad industrial a los que se refiere la norma citada, y como tales figuran en el listado del artículo 1.2 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial," y a la vista de que "Lambrusco es el nombre constitutivo de la Denominación de Origen controlada de este vino de Italia y que dicho nombre sólo se aplique a unos vinos que respondan plenamente a las cualidades y características regladas para ellos", no era posible acceder a la solicitud del nuevo signo. La marca solicitada, añadía, "muestra una reproducción parcial de las denominaciones de origen señaladas al incluir en la misma posición el elemento principal e inicial de aquellas 'Lambrusco' sin estar legitimado para ello ante la evidente falta de conexión del solicitante con los productos legitimados para usar alguna de las denominaciones de origen en razón de la características de producción de los vinos amparados por ellas".

Tercero.- La Sala de instancia, por el contrario, revocó la decisión administrativa por considerar, en síntesis, que la inclusión del vocablo "Lambrusco" en la marca solicitada "[...] no supone infracción alguna a los derechos de propiedad industrial derivados de las denominaciones de origen opuestas, por lo que no concurre la causa de prohibición de registro contemplada en las resoluciones impugnadas, lo que supone una estimación del recurso origen de las presentes actuaciones."

Para llegar a esta conclusión la Sala de instancia transcribió las consideraciones que ya había expuesto en otra sentencia anterior (de ocho de noviembre del mismo año 2012) al estimar el recurso número 672/2009, en el que se debatía la negativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas a registrar la marca número 2814067 "Lambrusco dell Emilia Canottieri". La reproducción se extendió, en la sentencia ahora impugnada, incluso al fallo de la precedente, error que fue oportunamente corregido en el auto de rectificación de 1 de febrero de 2013 al que ya nos hemos referido. Dicho auto, sin embargo, no llega a rectificar -como debiera- el número de la marca sobre la que gira el recurso número 672/2009, que no es el 2814067 (éste correspondía efectivamente a la denominación Lambrusco dell Emilia Canottieri) sino el 2814066 (Lambrusco Antico Casato).

Cuarto. - Pues bien, esta Sala del Tribunal Supremo acaba de resolver en sentencia de 26 de septiembre de 2014 el recurso de casación número 508/2013 , interpuesto por los mismos consorcios aquí recurrentes contra la pronunciada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 8 de noviembre de 2012 en el proceso número 672/2009 (esto es, contra la sentencia que la ahora impugnada viene a reproducir).

Dada la identidad de ambos recursos de casación -coherente con el hecho de que las dos sentencias en ambos impugnadas son iguales- , las consideraciones que hacemos en nuestra reciente sentencia de 26 de septiembre determinarán, en buena lógica, la estimación también del presente recurso, pues uno y otro supuesto sólo difieren en la denominación de la marca controvertida, siendo lo más relevante en ambos la inclusión del término "Lambrusco" como factor que propicia la aplicación de la norma cuya infracción se alega.

De dichas consideraciones hemos de transcribir las que figuran en los fundamentos jurídicos cuarto y siguientes de la sentencia de 26 de septiembre de 2014 , cuyo tenor es el que sigue:

"[...] Sobre la protección de los derechos de propiedad industrial por el artículo 9.1.a) de la Ley de Marcas . [...] Tienen razón las entidades recurrentes y hemos de estimar el motivo.

En primer lugar, la simple aplicación del artículo 9.1.c) de nuestra Ley marcaria nos lleva a la imposibilidad de admitir el registro de la marca solicitada. Como hemos visto, el precepto excluye la posibilidad de registrar marcas que 'reproduzcan, imiten o transformen' derechos protegidos. Pues bien, la simple comparación entre la marca solicitada 'Lambrusco dell'Emilia Canottieri' y las denominaciones de origen protegidas ('Lambrusco Grasparossa di Castelvetro', 'Lambrusco Salamino di S. Croce' y 'Lambrusco di Sorbara') revelan con toda claridad una innegable imitación de las mismas, con la utilización en primer lugar del término más característico de dichas denominaciones ('lambrusco'), seguida del nombre de una localidad o región italiana productora de vinos de uva lambrusco. Tal imitación atenta contra la protección de las citadas denominaciones de origen puesto que transmite la errónea impresión de que dicha marca pudiera constituir otra denominación de origen reconocida como tal procedente de la región Emilia-Romagna. Basta pues, aun sin entrar a considerar la valoración que pueda merecer el término 'lambrusco', la constatación de que la marca solicitada se revela como una clara imitación de las denominaciones de origen protegidas alegadas por las entidades recurrentes para concluir que el precepto legal invocado es suficiente por sí solo para vedar la admisión de dicha marca.

Ha de resaltarse que esta apreciación sobre la marca solicitada es independiente del argumento en que se apoya la Sala de instancia respecto a que el término 'lambrusco' ha devenido genérico y no distintivo, pues lo que se aprecia en la referida marca, en su integridad (término 'lambrusco' seguido del nombre de una región o localidad), es que constituye una clara imitación de las denominaciones de origen protegidas, sea cual sea la valoración que se haga del citado término 'lambrusco'.

Tal interpretación del precepto legal nacional es además conforme con lo dispuesto en el artículo 118 quaterdecies del Reglamento (CE ) 1234/2007, del Consejo - versión consolidada-. El citado artículo establece los medios de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de origen reconocidas, reconociendo entre ellos los siguientes:

'Artículo quaterdecies Protección

[...]

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

   a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

   i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

   ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

   b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos 'estilo', 'tipo', 'método', 'producido como', 'imitación', 'Sabor', 'parecido' u otros análogos;

   c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

   d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.'

   Pues bien, sería claramente aplicable al caso de autos la prohibición de toda imitación o evocación de la denominación de origen protegida, protección establecida en la letra b) del apartado reproducido, y que se aproxima mucho a la garantía prevista en el artículo 9.1.c) de La Ley de Marcas nacional que hemos considerado aplicable. En efecto, aunque la marca que se pretende no reproduzca las denominaciones de origen de vinos opuestas, sin duda y como hemos apreciado, constituye una "imitación o evocación" de las mismas, con una finalidad comercial, como lo es la inscripción de una marca.

   A lo dicho hasta ahora se suman otras previsiones de los reglamentos comunitarios invocados por los Consorcios recurrentes, que tienen razón en las alegaciones formuladas en el motivo en relación con la imposibilidad de que el término 'lambrusco' pueda ser considerado genérico y con la protección de dicho término.

   Como hemos visto, la Sala llega a la conclusión de que el término 'lambrusco', cuyo uso habría sido determinante en la denegación de la marca por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sería genérico y carente de distintividad por referirse a un tipo de vino y uva muy conocidos; y cita en su apoyo el artículo 19.3 del Reglamento CE 607/2009, pues si bien el mismo admite la protección de los elementos constitutivos de las denominaciones, tal protección está condicionada a que dichos elementos posean carácter distintivo.

   Sin embargo, tal como señalan los recurrentes, no es posible admitir semejante conclusión sobre la genericidad del citado término. En efecto, el citado Reglamento (CE) 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio de 2.009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas -Reglamento 479/2008 hoy refundido en la versión consolidada del ya citado Reglamento ( CE) 1234/2007, del Consejo, del que constituye su Sección I bis-, en su artículo 19.3 establece efectivamente lo siguiente:

   'Artículo 19 Protección

   [...]

3. La protección de una denominación de origen o indicación geográfica se aplicará a toda la denominación, incluidos sus elementos constitutivos, a condición de que sean distintivos en si mismos. No se protegerán los elementos no distintivos o genéricos de una denominación de origen o indicación geográfica protegida.'

   Ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 118 quaterdecies ya invocado antes establece, en su apartado 3, que 'las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 118 duodecies, apartado 1'.

   Esto es, que si bien una denominación que haya adquirido la condición de genérica ya no podrá ser protegida como denominación de origen (artículo 118 duodecies, ap.1), a la inversa, una denominación ya protegida (las afectadas en el caso lo están desde 1.980) no puede ya pasar a tener la consideración de genérica por muy conocida que llegue a ser. Lo cual es una previsión plenamente lógica, pues lo contrario sería admitir un efecto perverso y perjudicial del eventual éxito de una denominación de origen protegida que llegue a ser muy conocida. Quiere esto decir que estando ya protegidas las denominaciones de origen que se oponen al reconocimiento de la marca solicitada el citado precepto hace inviable que uno de los elementos más característicos de las mismas ('lambrusco') pueda recibir la consideración de término genérico como ha apreciado la Sala de instancia.

   Tienen asimismo razón los entes recurrentes cuando invocan la protección específica del uso del término 'lambrusco', en cuanto denominación de un tipo de uva, fuera de las denominaciones de origen protegidas. El apartado 4 del art. 62 del ya citado Reglamento 607/2009 (precepto dedicado al nombre de la variedad de uva de vinificación) establece lo siguiente:

   'Artículo 62 Nombre de la variedad de uva de vinificación

   [...]

4. Los nombres y sinónimos de las variedades de uva de vinificación enumerados en el anexo XV, parte B, del presente Reglamento, que contengan parte de una denominación de origen o indicación geográfica protegida y hagan referencia directamente al elemento geográfico de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en cuestión, sólo podrán figurar en la etiqueta de una producto con denominación de origen o indicación geográfica protegida o con una indicación geográfica de un tercer país.'

   Pues bien, el término 'lambrusco' está precisamente mencionado en la parte B de dicho Anexo XV como variedad de uva que figura como parte de varias denominaciones de origen protegidas (en concreto de cuatro, entre las que se encuentran las aducidas en el procedimiento). Es cierto que el término 'lambrusco' en sí mismo no hace referencia al elemento geográfico de la denominación de origen, pues no designa una región, zona o localidad -las cuales se contienen en las denominaciones de origen protegidas, en los términos que acompañan al vocablo 'lambrusco'-; 'lambrusco' es, por el contrario, un término que designa un tipo de vid, de uva o de vino. Sin embargo, el citado Anexo lo incluye, sin duda por la directa vinculación de dicha uva a ciertas regiones, como término protegido, excluyendo su uso salvo en etiquetas de productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, o con una indicación geográfica de un tercer país (que, según el propio Anexo, sólo pueden ser Italia, Australia y Estados Unidos)".

   Quinto.- Ha lugar, pues, en razón de las consideraciones expuestas en el anterior fundamento de derecho, al recurso de casación número 1118/2013 interpuesto por el Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y el Consorzio tutela del Lambrusco di Modena contra la sentencia impugnada, que casamos.

   Por las mismas razones, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo número 673/2009 formulado por Doña Rosaura , Don Candido y Don Everardo contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo y 30 de junio de 2009, resoluciones que consideramos conformes a Derecho en cuanto deniegan la marca número 2.814.066 "Lambrusco Antico Casato", solicitada por aquéllos para distinguir el producto "vino lambrusco".

   Sexto.- En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 1118/2013 interpuesto por el Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y el Consorzio tutela del Lambrusco di Modena contra la sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de 2012 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso números 673 de 2009 , que casamos.

Segundo.- Desestimar el citado recurso contencioso-administrativo número 673/2009 interpuesto por Dª. Rosaura , D. Candido y D. Everardo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 2009, confirmada en alzada el 16 de julio siguiente, que denegó el registro de una nueva marca mixta (número de solicitud M2814066-4) con la denominación "Lambrusco Antico Casato", solicitada para identificar productos de la clase 33 (en concreto, "vino lambrusco").

Tercero.- No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.