STS, 26 de Septiembre de 2014

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de noviembre de 2.012 , estimatoria del recurso promovido por Dª Asunción , D. Elias y D. Evelio contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de marzo y 30 de junio de 2.009, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se había denegado el registro de la marca nº 2.814.067 "LAMBRUSCO DELL'EMILIA CANOTTIERI", de tipo mixto, para productos de la clase 33 del nomenclátor internacional. La sentencia ha anulado las resoluciones, acordando la inscripción de la marca solicitada.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada ha presentado escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 5 de febrero de 2.013, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal del Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena ha comparecido en forma en fecha 20 de marzo de 2.013 mediante escrito por el que interpone el recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 9.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, y con el Reglamento (CE) 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de contestación a la demanda que formuló ante el Tribunal Superior de Justicia, manteniendo la denegación de la marca nº 2.814.067.

El recurso de casación ha sido admitido por auto de la Sala de fecha 10 de octubre de 2.013.

Personados Dª Asunción , D. Elias y D. Evelio , su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentncia por la que se declare no haber lugar al mismo, con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte recurrente.

El Abogado del Estado ha presentado en el plazo concedido para formular oposición al recurso como parte recurrida un escrito en el que manifiesta que nada tiene que oponer al mismo.

Por providencia de fecha 8 de mayo de 2.014 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 23 de septiembre de 2.014, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

Las entidades Consorzio perla tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y Consorzio tutela del Lambrusco di Modena entablan el presente recurso de casación contra la Sentencia de 8 de noviembre de 2.012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en materia de marcas.

La citada Sentencia estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por los señores doña Asunción , don Elias y don Evelio contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 2.009 y 30 de junio de 2.009, por las que se había denegado la inscripción de la marca de tipo mixto nº 2814067-2 "Lambrusco DellŽEmilia Canottieri", para vinos, en la clase 33.

El recurso de casación se funda en un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , en el que se aduce la infracción del artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), en relación con los Reglamentos comunitarios 1234/2007, de 22 de octubre, del Consejo, y 607/2009, de 14 de julio, de la Comisión.

Sobre los fundamentos de la Sentencia recurrida.

La Sentencia impugnada justifica la estimación del recurso en los siguientes argumentos:

"

El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 16 de abril de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 30 de junio de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 20 de marzo de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca 2.814.067 " LAMBRUSCO DELL'EMILIA CANOTTIERI " (mixta), para distinguir servicios de las clases 33ª: " Vino lambrusco dulce de la región italiana dell'Emilia ".

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al sostener que la marca solicitada, LAMBRUSCO DELL`EMILIA CANOTTIERI, para vino lambrusco dulce procedente de la región italiana Dell'Emilia muestra una reproducción parcial de las denominaciones de origen amparadas por el Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena y Consorzio per la tutela del Vini Reggianao e Colli di Scandiano e di Canossa " al incluir en la misma posición el elemento principal e inicial de aquellas "LAMBRUSCO" sin estar legitimado para ello ante la evidente falta de conexión del solicitante con los productos legitimados para usar alguna de las denominaciones de origen en razón de la características de producción de los vinos amparados por ellas ".

Los recurrentes muestran su disconformidad con las resoluciones impugnadas aduciendo que la marca solicitada no se encuentra incursa en el artículo 9.1.c) de la citada Ley de Marcas por el sólo hecho de incluir en el signo el componente "LAMBRUSCO DELL'EMILIA", indicativo de la clase de vino ofertada y de su procedencia. Al respecto argumenta que LAMBRUSCO es en primer lugar un tipo de vid con 40 variedades y que, en segundo lugar, es el nombre de una serie de vinos italianos de la zona norte del país, en concreto de Emilia-Romagna. A continuación añade que el hecho de incluir los citados vocablos en el signo solicitado, que no se reivindican con carácter de exclusividad, es acorde con el artículo 13 del Reglamento (CE ) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que posibilita la utilización, como aquí acontece, del nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico. Argumentan que siendo el vocablo LAMBRUSCO el nombre de un tipo de vid, pretendiendo distinguir el signo solicitado vino Lambrusco dulce de la región de italiana dell'Emilia, y que además es adquirido de empresas radicadas en el norte de Italia, no puede entenderse aplicable la causa de prohibición aplicada por la OEPM, siendo veraz la información contenida en la marca solicitada.

Por último entienden que no existe peligro de confusión alguna, existiendo además otras marcas con el vocablo LAMBRUSCO, sin que exista coincidencia plena entre los vocablos utilizados en la marca solicitada y los contenidos en las denominaciones de origen opuestas. Alude al carácter restrictivo de las normas prohibitivas.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

Los Consorcios demandados muestran, igualmente, su plena conformidad con las resoluciones impugnadas, entendiendo que la marca solicitada vulnera el distintivo LAMBRUSCO objeto de las denominaciones de origen opuestas. Entiende que la no reivindicación de exclusiva en la denominación de la solicitada no ampara la vulneración de los derechos prioritarios ajenos, ni evita la confusión, asociación errónea, menoscabo de la distintividad y aprovechamiento del crédito ajeno.

Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 9.1.c) de la antedicha Ley de Marcas , señala que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas, entre otras y en lo que ahora nos interesa, " Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 ".

La ratio de dicho precepto radica en evitar una explotación comercial no deseada por su titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual mediante su registro como marca. Obviamente, no se denegará la inscripción de estos signos si consta la autorización de los titulares del derecho de propiedad industrial o intelectual objeto de protección.

Dentro de los derechos de propiedad industrial debemos incluir, tal como entiende la resolución recurrida, así como las partes personadas, a las denominaciones de origen, por mandato del artículo 1.2 del Convenio de París .

Para la correcta resolución de la cuestión aquí controvertida, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con la protección jurídica de las marcas que designan productos del sector vitivinícola, amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, con la finalidad de preservar efectivamente los derechos de los consumidores a una adecuada elección del producto ofrecido, en aras de impedir que se produzca confusión, respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto.

A tal efecto traemos a colación la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 16 de julio 2010, rec. 1894/2009 , que resume dicha doctrina en los términos literales siguientes:

" En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 25 de octubre de 2002 (RC 6082/1996 ), cuya fundamentación reprodujimos en la sentencia de 5 de marzo de 2009 (RC 2784/2007 ), declaramos:

Efectivamente, como dice la STS de 29 de enero de 1983 ,"el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, vinos protegidos por la Denominación que no sean tales". En términos análogos, la STS de igual fecha, al pronunciarse sobre la interpretación del art. 124 núm. 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial (inmediato precedente del art. 11.1.f) de la L.M ., aunque la redacción no sea idéntica) dice que tal precepto "impide admitir distintivos en los que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia de crédito y de reputación industrial", pues, añade, "la firma peticionaria se aprovecharía en forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio... aunque no fuesen esas sus intenciones o proyectos". La STS de 25 de mayo de 1983 dice que "incluso las marcas no prevalecen frente a la específica protección de la denominación de origen". Pero es en la STS de 29 de septiembre de 1990 donde hallamos una clara doctrina sobre las denominaciones de origen. En dicha sentencia, tras definirlas (ftos. jcos. 6º y 8º) se dice (en el fº.jº 10º,"in fine") que "lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda de verdad a lo que espera el consumidor. Con otras palabras, trata de ganar y conservar la confianza de un consumidor que no tendrá inconveniente en pagar un precio más elevado -resultante del juego normal del mercado: a menos oferta y mayor demanda, el precio sube- si se le da lo que quiere recibir: un producto que es de una determinada calidad precisamente porque procede de una determinada comarca". Destaca esta misma sentencia (en el fº.jº. 11º) la conexión existente entre la defensa de los consumidores que la Constitución encomienda a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que reciben mediante una correcta aplicación de las normas de rango inferior que regulan las Denominaciones de Origen (entre las que sin duda se incluyen las que la sentencia recurrida en casación ha inaplicado), añadiendo la STS a que ahora nos referimos (esta vez en el fº.jº. 12º) "la preeminencia normativa de que goza la denominación de origen, cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación de un sector". Jurisprudencia la hasta aquí expuesta que no entra en contradicción con la STS de 18 de noviembre de 1985 , a la que tanta importancia atribuye la parte recurrida, y a la que debe añadirse la STS de 2 de abril de 1966 , de la que se desprende que sólo los productores de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" pueden utilizar la denominación propia de su procedencia vinícola de calidad.

A idéntica conclusión nos lleva la toma en consideración de la interpretación realizada por el T.J. ( Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). Dicho Tribunal, al resolver sendas cuestiones prejudiciales mediante sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999 , remite al Juez Nacional la apreciación del riesgo de confusión existente cuando se utiliza como marca no la totalidad de los elementos que integran una denominación de origen compuesta sino tan solo uno de sus componentes. Apreciación que debe efectuar sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro de la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tomarse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyas expectativas pueden verse defraudadas.

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Y en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 13 de marzo de 2008 (RC 3720/2005 ), dijimos:

Al analizar si la negativa a la inscripción de las nuevas marcas es, en este caso, conforme a derecho debemos examinar el artículo 81 del Estatuto del Vino (y las disposiciones concordantes del Reglamento de la denominación de origen "Ribera del Guadiana") en sintonía con el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 1988 . El segundo de dichos preceptos, como es bien sabido, prohíbe de modo absoluto el registro de los signos que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios, mención esta última que es la que importa a los efectos del recurso.

La razón de ser de ambas prohibiciones legales es análoga, pues, aun cuando la marca tiende a informar primordialmente sobre la procedencia empresarial del producto mientras que la denominación de origen lo hace desde la perspectiva geográfica (completada por la referencia a un determinado nivel de calidad característica de la zona), en la prohibición absoluta de registro de los signos que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de los productos confluye el mismo designio que inspira el artículo 81 del Estatuto del Vino. En definitiva, se trata de dar prioridad a los derechos de los consumidores potencialmente inducidos a confusión respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto amparado por el signo registrado.

La aplicación conjunta de los dos preceptos mencionados no puede hacerse de un modo mecánico o automático, como si la mera inclusión -en una marca aspirante a su protección registral- de cualquiera de las referencias geográficas o toponímicas comprendidas en una denominación de origen (comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de producción) hubiera inexorablemente de ser rechazada en virtud del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Por el contrario, cuando aquella inclusión no constituya el elemento clave de la marca ni su factor identificativo más destacado y el componente geográfico o toponímico tenga, a la vez, otras acepciones relevantes o significados históricos, artísticos o conceptuales que sobrepasen la mera dimensión territorial del vocablo, en estos supuestos, decimos, será lícito acceder al registro de la marca si razonablemente se puede concluir que ésta no inducirá a error al consumidor respecto del origen geográfico del producto. No entrará en juego para tales supuestos la prohibición inserta en el citado artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Debemos añadir, finalmente, que la inclusión de determinados datos o elementos geográficos inspira igualmente otras prohibiciones absolutas de registro como son las comprendidas en las letras c ) y h) del mismo artículo 11.1 de la Ley 32/1988 : no cabe la inscripción de las marcas "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica (...)" (letra c) ni de aquellas que "reproduzcan o imiten la denominación (...) de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización" (letra h). Ninguna de ambas prohibiciones ha sido considerada en la sentencia ni tratada en el recurso de casación, que debe limitarse a examinar si concurrían las circunstancias determinantes de la aplicación del artículo 11.1 letra f) de la citada Ley 32/1988 .

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En suma, apreciamos que la sentencia recurrida infringe la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 6 de julio de 2004 (RC 1117/2001 ), que, en relación con la registrabilidad de aquellas marcas en cuya composición se incluyen signos indicativos de una denominación geográfica coincidente con la zona de producción y crianza de vinos delimitada por la Denominación de Origen, afirmamos:

Así las cosas es indiscutible que se conculca el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas , que ha sido erróneamente aplicado por la Sala de instancia. Dicho precepto prohíbe las denominaciones "que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". Y, en efecto, la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para vinos consiste, como hemos visto, en una denominación geográfica de una zona productora de vinos, lo que hace natural atribuir dicho origen a los vinos que ostenten semejante denominación. Esta natural y lógica asociación de que los vinos denominados Ribera del Duratón procedan de esa zona geográfica incurre en una doble infracción del citado apartado 11.f) de la Ley de Marcas. Por un lado, porque en ningún caso se ha acreditado que los vinos con esa denominación vayan a proceder efectivamente de dicha zona y, de no ser así, supondría llamar a engaño al consumidor que legítimamente podría esperar que dichos vinos procedieran de esa zona. Y, por otro lado, tiene razón la parte actora cuando denuncia la posible confusión con los vinos protegidos por la denominación de origen "Ribera de Duero", puesto que como está acreditado y reconoce la Sentencia impugnada el Duratón transcurre en gran parte por dicha zona.

A este respecto es preciso rechazar las razones esgrimidas por la Sentencia de instancia para rechazar que pueda producirse esta confusión prohibida por la Ley. La afirmación de que el río Duratón no puede asociarse por cualquier persona de cultura media con la denominación Ribera de Duero, cuando el citado río Duratón es afluente del río Duero y transcurre en parte por la zona protegida por dicha denominación, no pasa de ser una afirmación apodíctica e irrazonable. Y, en segundo lugar, debe recordarse que, a la inversa de lo que se sostiene en la Sentencia, la fama o notoriedad de una marca no puede operar en sentido de atenuar la protección de la misma con el argumento de su propia recognoscibilidad por parte de los consumidores, lo que constituiría un efecto perverso de la notoriedad, sino al contrario, reforzando la protección. Y siendo comúnmente aceptada, como la propia Sentencia recoge, la notoriedad de la denominación de origen Ribera de Duero, ello debe redundar en el reforzamiento de su protección y, por consiguiente, en la necesidad de rechazar una marca que describe vinos que, por suscitar una evidente confusión sobre su posible procedencia de la misma zona geográfica, pudiera conducir al consumidor a la equivocada conclusión de que pertenezcan a la citada denominación de origen.

A todo lo cual es preciso añadir el interés público que esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones en la protección de las denominaciones de origen ( Sentencia de 29 de septiembre de 1.990 , entre otras).

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Pues bien, entrando en el examen de la cuestión aquí controvertida, haciéndolo desde la perspectiva de la concreta causa de prohibición contemplada en la resolución impugnada, su apreciación por la OEPM se basa en el argumento de que la marca solicitada muestra una reproducción parcial de las denominaciones de origen opuestas al incluir en la misma posición el elemento principal e inicial de aquéllas: LAMBRUSCO, sin que la solicitante tenga legitimación para ello.

Ciertamente que la marca solicitada incluye, como elemento denominativo, el vocablo LAMBRUSCO, por lo que la cuestión litigiosa queda reducida a determinar si con dicha inclusión se infringe los derechos de propiedad industrial derivados de las denominaciones de origen opuestas. Para ello, y en primer lugar, deberá de indagarse si las mismas amparan y protegen, en exclusividad, el citado vocablo.

Para dar respuesta a dicha cuestión, y sin desconocer la doctrina que ha quedado expuesta en el punto anterior de la presente fundamentación jurídica, debemos traer a colación el artículo 19.3 REGLAMENTO (CE ) Nº 607/2009 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas, expresamente invocado por los demandantes en su escrito de conclusiones (tras admitir la inaplicabilidad al caso enjuiciado del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, citado en el escrito de demanda). Dicho precepto establece que: " La protección de una denominación de origen o indicación geográfica se aplicará a toda la denominación, incluidos sus elementos constitutivos, a condición de que sean distintivos en sí mismos. No se protegerán los elementos no distintivos o genéricos de una denominación de origen o indicación geográfica protegida ".

Como acertadamente invocan los recurrentes, el término LAMBRUSCO es característico de una concreta vid y de un concreto vino del norte de Italia, muy conocido y extendido entre los consumidores medios. Por tanto, debemos concluir en la genericidad de dicho vocablo y, por precisamente por ello, debemos negarle el carácter distintivo y relevante que al mismo le otorga la resolución impugnada en cuanto integrante de las denominaciones de origen opuestas.

Prueba de la genericidad de dicho vocablo es el hecho de que las denominaciones de origen opuestas se componen, como hemos visto, de un conjunto de vocablos, no sólo del vocablo LAMBRUSCO, a través de los cuales se pretende singularizar el origen del concreto vino por ellas amparados.

Es cierto, como proclama el citado artículo 19.3 del Reglamento (CE ) nº 607/2009, que la protección no sólo se extiende a toda la denominación, sino también a sus elementos constitutivos, pero ello aparece supeditado a que dichos elementos, individualmente considerados, sean en sí mismos o tenga vocación de distintividad, quedando fuera de dicha protección los elementos no distintivos o genéricos, como aquí acontece con el vocablo LAMBRUSCO.

Por tanto, la inclusión de dicho vocablo en la marca solicitada no supone infracción alguna a los derechos de propiedad industrial derivados de las denominaciones de origen opuestas, por lo que no concurre la causa de prohibición de registro contemplada en las resoluciones impugnadas, lo que supone una estimación del recurso origen de las presentes actuaciones.

Obsérvese, por otra parte, que ni la resolución impugnada, ni ninguno de los Consorcios demandados aducen o alegan la concurrencia de otras causas de prohibición absoluta, tales como las recogidas y contempladas en los artículos 5.1.c), g) o h), por lo que no se ha puesto en duda ni que el tipo de vino que se pretende amparar con la marca solicitada no sea del tipo que se dice ser: LAMBRUSCO, ni que no tenga el origen que dice tener.

De cuanto antecede, no apreciándose la concurrencia de la causa de prohibición recogida en las resoluciones impugnadas, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones." (fundamentos de derecho primero a cuarto)

Sobre las alegaciones de las partes.

Además de la protección de las marcas y nombres comerciales inscritos, el artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas protege otros derechos de propiedad industrial en los siguientes términos:

"Artículo 9. Otros derechos anteriores .

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: [...]

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de la propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7."

Ninguna de las partes niega que las denominaciones de origen de vinos (o de otros productos alimentarios) debidamente registradas constituyen derechos de propiedad industrial protegidos legalmente, lo que les proporciona la cobertura del precepto indicado. La litis se centra, por tanto, en dilucidar si la marca solicitada (Lambrusco dell'Emilia Canottieri) supone una reproducción, imitación o transformación de las denominaciones de origen representadas por los recurrentes en contra de lo que estipula el precepto invocado. Como hemos visto, así lo entendió la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegó el registro de dicha marca, mientras que la Sala de instancia apreció que el término coincidente (lambrusco) había devenido genérico y carecía de distintividad, por lo que procedía admitir el registro de la marca litigiosa.

En efecto, la Oficina consideró que la marca solicitada significaba "una reproducción parcial de las denominaciones de origen señaladas al incluir en la misma posición el elemento principal e inicial de aquellas "Lambrusco" sin estar legitimado par ello ante la evidente falta de conexión del solicitante con los productores legitimados para usar alguna de las denominaciones de origen en razón de las características de producción de los vinos amparados por ellas". La Sentencia impugnada, por el contrario, descartó la relevancia del empleo del término "lambrusco" en igual posición que en las denominaciones de origen protegidas, por ser dicho término "característico de una concreta vid y de un concreto vino del norte de Italia, muy conocido entre los consumidores medios" y ser, en consecuencia, un término genérico y sin carácter distintivo. Además, añade la Sala, las denominaciones de origen protegidas se integran de un conjunto de vocablos, y si bien sus elementos individuales también gozan de protección, dicha protección está supeditada a que tales elementos ostenten por si mismos distintividad ( art. 19.3 Reglamento CE 607/2009).

Las entidades recurrentes aducen en el motivo en que se basa el recurso que con tales apreciaciones la Sentencia impugnada ha conculcado el artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas , al apreciar erróneamente una supuesta genericidad del vocablo "lambrusco", invocando el artículo 19.3 del Reglamento mencionado (actualmente refundido en el 1234/2007, del Consejo). Afirman que el citado término está protegido por si mismo por el Anexo XV, parte B del citado Reglamento comunitario 607/2009, en relación con su artículo 62.4, protección que excluye que pueda atribuírsele la consideración de genérico. Asimismo, sostienen, el artículo 118 quaterdecies del Reglamento comunitario 1234/2007 (texto consolidado; antes el artículo 45.3 del Reglamento 479/2008 ) veda que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas puedan pasar a ser consideradas genéricas. Niegan finalmente las entidades recurrentes que la marca tenga una finalidad informativa, ya que su reconocimiento supone ostentar un derecho al uso de la misma, mientras que la finalidad informativa se cumpliría mediante los datos incorporados en etiquetado, envoltorio y la publicidad.

Sobre la protección de los derechos de propiedad industrial por el artículo 9.1.a) de la Ley de Marcas .

Tienen razón las entidades recurrentes y hemos de estimar el motivo.

En primer lugar, la simple aplicación del artículo 9.1.c) de nuestra Ley marcaria nos lleva a la imposibilidad de admitir el registro de la marca solicitada. Como hemos visto, el precepto excluye la posibilidad de registrar marcas que "reproduzcan, imiten o transformen" derechos protegidos. Pues bien, la simple comparación entre la marca solicitada "Lambrusco dell'Emilia Canottieri" y las denominaciones de origen protegidas ("Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", "Lambrusco Salamino di S. Croce" y "Lambrusco di Sorbara") revelan con toda claridad una innegable imitación de las mismas, con la utilización en primer lugar del término más característico de dichas denominaciones ("lambrusco"), seguida del nombre de una localidad o región italiana productora de vinos de uva lambrusco. Tal imitación atenta contra la protección de las citadas denominaciones de origen puesto que transmite la errónea impresión de que dicha marca pudiera constituir otra denominación de origen reconocida como tal procedente de la región Emilia-Romagna. Basta pues, aun sin entrar a considerar la valoración que pueda merecer el término "lambrusco", la constatación de que la marca solicitada se revela como una clara imitación de las denominaciones de origen protegidas alegadas por las entidades recurrentes para concluir que el precepto legal invocado es suficiente por sí solo para vedar la admisión de dicha marca.

Ha de resaltarse que esta apreciación sobre la marca solicitada es independiente del argumento en que se apoya la Sala de instancia respecto a que el término "lambrusco" ha devenido genérico y no distintivo, pues lo que se aprecia en la referida marca, en su integridad (término "lambrusco" seguido del nombre de una región o localidad), es que constituye una clara imitación de las denominaciones de origen protegidas, sea cual sea la valoración que se haga del citado término "lambrusco".

Tal interpretación del precepto legal nacional es además conforme con lo dispuesto en el artículo 118 quaterdecies del Reglamento (CE ) 1234/2007, del Consejo -versión consolidada-. El citado artículo establece los medios de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de origen reconocidas, reconociendo entre ellos los siguientes:

"Artículo quaterdecies Protección

[...]

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

   a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

   i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

   ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

   b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "Sabor", "parecido" u otros análogos;

   c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

   d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto."

   Pues bien, sería claramente aplicable al caso de autos la prohibición de toda imitación o evocación de la denominación de origen protegida, protección establecida en la letra b) del apartado reproducido, y que se aproxima mucho a la garantía prevista en el artículo 9.1.c) de La Ley de Marcas nacional que hemos considerado aplicable. En efecto, aunque la marca que se pretende no reproduzca las denominaciones de origen de vinos opuestas, sin duda y como hemos apreciado, constituye una "imitación o evocación" de las mismas, con una finalidad comercial, como lo es la inscripción de una marca.

   A lo dicho hasta ahora se suman otras previsiones de los reglamentos comunitarios invocados por los Consorcios recurrentes, que tienen razón en las alegaciones formuladas en el motivo en relación con la imposibilidad de que el término "lambrusco" pueda ser considerado genérico y con la protección de dicho término.

   Como hemos visto, la Sala llega a la conclusión de que el término "lambrusco", cuyo uso habría sido determinante en la denegación de la marca por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sería genérico y carente de distintividad por referirse a un tipo de vino y uva muy conocidos; y cita en su apoyo el artículo 19.3 del Reglamento CE 607/2009, pues si bien el mismo admite la protección de los elementos constitutivos de las denominaciones, tal protección está condicionada a que dichos elementos posean carácter distintivo.

   Sin embargo, tal como señalan los recurrentes, no es posible admitir semejante conclusión sobre la genericidad del citado término. En efecto, el citado Reglamento (CE) 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio de 2.009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas -Reglamento 479/2008 hoy refundido en la versión consolidada del ya citado Reglamento ( CE) 1234/2007, del Consejo, del que constituye su Sección I bis-, en su artículo 19.3 establece efectivamente lo siguiente:

   " Artículo 19 Protección

   [...]

3. La protección de una denominación de origen o indicación geográfica se aplicará a toda la denominación, incluidos sus elementos constitutivos, a condición de que sean distintivos en si mismos. No se protegerán los elementos no distintivos o genéricos de una denominación de origen o indicación geográfica protegida."

   Ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 118 quaterdecies ya invocado antes establece, en su apartado 3, que "las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 118 duodecies, apartado 1".

   Esto es, que si bien una denominación que haya adquirido la condición de genérica ya no podrá ser protegida como denominación de origen (artículo 118 duodecies , ap.1), a la inversa, una denominación ya protegida (las afectadas en el caso lo están desde 1.980) no puede ya pasar a tener la consideración de genérica por muy conocida que llegue a ser. Lo cual es una previsión plenamente lógica, pues lo contrario sería admitir un efecto perverso y perjudicial del eventual éxito de una denominación de origen protegida que llegue a ser muy conocida. Quiere esto decir que estando ya protegidas las denominaciones de origen que se oponen al reconocimiento de la marca solicitada el citado precepto hace inviable que uno de los elementos más característicos de las mismas ("lambrusco") pueda recibir la consideración de término genérico como ha apreciado la Sala de instancia.

   Tienen asimismo razón los entes recurrentes cuando invocan la protección específica del uso del término "lambrusco", en cuanto denominación de un tipo de uva, fuera de las denominaciones de origen protegidas. El apartado 4 del art. 62 del ya citado Reglamento 607/2009 (precepto dedicado al nombre de la variedad de uva de vinificación) establece lo siguiente:

   " Artículo 62 Nombre de la variedad de uva de vinificación

   [...]

4. Los nombres y sinónimos de las variedades de uva de vinificación enumerados en el anexo XV, parte B, del presente Reglamento, que contengan parte de una denominación de origen o indicación geográfica protegida y hagan referencia directamente al elemento geográfico de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en cuestión, sólo podrán figurar en la etiqueta de una producto con denominación de origen o indicación geográfica protegida o con una indicación geográfica de un tercer país."

   Pues bien, el término "lambrusco" está precisamente mencionado en la parte B de dicho Anexo XV como variedad de uva que figura como parte de varias denominaciones de origen protegidas (en concreto de cuatro, entre las que se encuentran las aducidas en el procedimiento). Es cierto que el término "lambrusco" en si mismo no hace referencia al elemento geográfico de la denominación de origen, pues no designa una región, zona o localidad -las cuales se contienen en las denominaciones de origen protegidas, en los términos que acompañan al vocablo "lambrusco"-; "lambrusco" es, por el contrario, un término que designa un tipo de vid, de uva o de vino. Sin embargo, el citado Anexo lo incluye, sin duda por la directa vinculación de dicha uva a ciertas regiones, como término protegido, excluyendo su uso salvo en etiquetas de productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, o con una indicación geográfica de un tercer país (que, según el propio Anexo, sólo pueden ser Italia, Australia y Estados Unidos).

Conclusión y costas.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el anterior fundamento de derecho procede estimar el motivo y el recurso de casación, casando y anulando la Sentencia impugnada. Por las mismas razones, procede desestimar el recurso contencioso administrativo formulado por doña Asunción , don Elias y don Evelio contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo y 30 de junio de 2.009, denegando definitivamente la marca solicitada por dichos señores.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2, no procede la imposición de costas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,