STS, 18 de Junio de 2012

Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se siguió el recurso número 736/2007 , interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de abril de 2007 mediante la que se estimaba el recurso interpuesto por «Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.» contra el registro de la marca 2.638.224, «JJJJJ», gráfica, de la clase 31 del nomenclátor internacional.

La Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia el 3 de febrero de 2011 con este fallo:

Que estimando el recurso interpuesto por D. Jose Pablo contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularla y la anulamos; y en consecuencia, declaramos el derecho de la recurrente a inscribir la marca 2.638.224 «JJJJJ» para la clase 31 del Nomenclátor Internacional y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

TERCERO.- El Procurador Don Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.», interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3362/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

-Motivo primero de casación.- Al amparo la letra e) del articulo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, al entender que el tribunal de instancia no ha acomodado su sentencia al contenido de los artículos 33.1 y 67.1 de la referida Ley Jurisdiccional , así como del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil supletoria de la anterior, al haber incurrido en Incongruencia omisiva.

-Motivo segundo de casación.- Al amparo de la letra e) del art. 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para reiterar que han sido quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto de los mismos artículos 33.1 y 67.1 de la referida Ley 29/1998 , y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

-Motivo tercero de casación.- Al amparo de la letra e) del art. 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en él esta parte invoca que han sido quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

-Motivo cuarto de casación.- Al amparo de la letra d) del art. 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por Infracción del artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas 17/2001 en lo relativo a los criterios en base a los cuales ha de determinarse si el factor "productos" al que se refiere la citada norma es capaz de desnaturalizar el riesgo de confusión o asociación que puede ya derivar de la identidad denominativa existente entre la marca impugnada y su oponente que goza de notoriedad.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que: a) declare habr lugar al presente recurso de casación, case y deje sin efecto la sentencia de instancia recurrida. b) acuerde desestimar el recurso contencioso-administrativo 736/07 interpuesto por D. Jose Pablo , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de abril de 2007, que acordó la denegación de la marca 2.638.224 JJJJJ (mixta), en clase 31, declarando la conformidad a Derecho de dicha resolución y confirmando la denegación de la marca.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, el Abogado del Estado formuló escrito de oposición al recurso manifestando que nada tenía que oponer a un recurso en el que se sostiene la conformidad a Derecho de la resolución administrativa impugnada en la instancia.

QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el 12 de junio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad «Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.» interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia dictada el 3 de febrero de 2011 por el Tribunal de Justicia de Madrid, Sección Segunda de su Sala de lo Contencioso - administrativo. La Sentencia estimó el recurso interpuesto por Don Jose Pablo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había denegado la concesión de la marca 2.638.224, «JJJJJ», gráfica, para productos de la clase 31 del nomenclátor internacional. Con este pronunciamiento fue rechazada la oposición con base en la marca 899.448, «JJJJJ», mixta, clase 39, de la que es titular la sociedad recurrente en casación.

Tras referir la Sentencia de instancia la doctrina general sobre la confundibilidad a que se refiere hoy el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, fundamentó su decisión con estos razonamientos:

Analizando pues las denominaciones' enfrentadas, "JJJJJ" y "JJJJJ" apreciadas en, su conjunto, es claro que presentan diferencias gráficas no sólo porque la marca impugnada aparece dentro de un óvalo y las jotas no llevan puntos, sino porque además, en la marca prioritaria las cinco jotas aparecen con sus respectivos puntos dentro de los cuales existe una pequeña cabeza de cerdo. Sin embargo, desde el punto de vista denominativo ambas son idénticas, ya que ambas se leen y pronuncian "cinco jotas" lo cual tiene gran trascendencia no sólo porque en el comercio imperan las expresiones verbales, sino además, porque existe un tipo importante de publicidad cual es la radiofónica en la cual ambas marcas, en su caso, van a ser anunciadas con la misma denominación, pues no existe otra posible; siendo copiosa la Jurisprudencia del T.S. que mantiene que el elemento predominante ha de ser siempre el denominativo, con preponderancia sobre el gráfico.

Sentada pues la identidad denominativa, así como la notoriedad y prestigio de la marca prioritaria, hemos de analizar si concurre asimismo identidad de productos y servicios, por venir exigida en la actual Ley de Marcas la doble identidad. La marca prioritaria lo es para la clase 29 del Nomenclátor Internacional que incluye "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres jaleas, huevos, leche y especialmente productos del cerdo"; mientras que la marca impugnada lo es para la clase 31 que incluye '''Animales vivos en particular los de raza caballar". Se trata pues de productos esencialmente diferentes que no van a coincidir en los mismos canales de comercialización y por tanto, resulta imposible que creen en el consumidor riesgo alguno de confusión ni de asociación.

La recurrente construye la impugnación de la Sentencia sobre cuatro motivos. Los tres primeros, acogidos al apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , se refieren a defectos de motivación de aquella y el último, amparado en el apartado d), por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

El primer motivo denuncia la vulneración de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional y 218 de la Ley de Enjuiciamiento civil por omitir la Sentencia el examen de si el acto administrativo autorizatorio de la marca oponente había infringido, además del artículo 6.1.b) ya citado, el artículo 8.1 de la misma Ley . El segundo motivo, bajo la invocación de iguales vulneraciones legales, destaca que la Sala ha silenciado todo pronunciamiento acerca de la oposición de una segunda marca propiedad de la recurrente cuyo ámbito aplicativo coincidía totalmente con la nueva marca.

El tercer motivo, por infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se apoya en la incoherencia interna de la Sentencia por ser contradictoria la doctrina sobre el carácter complementario del ámbito de aplicación de las marcas y la consideración de este elemento como un factor decisivo para decidir el litigio.

El cuarto y último motivo se refiere al manifiesto error de la Sala de instancia en la valoración de la confundibilidad de las marcas en juego y la elusión del los criterios del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas en la apreciación de la coincidencia de los productos protegidos por los signos enfrentados.

La estrecha relación entre los dos primeros motivos impone su análisis conjunto.

A tal fin no consideramos necesario reproducir la copiosa jurisprudencia acerca de la incongruencia omisiva, contenida en nuestras Sentencias de 30 de abril de 2007 (RC 7825/2004 ), 23 de abril de 2008 (RC 3673/2006 ), 28 de septiembre de 2010 (RC 4741/2008 ), 13 de octubre de 2010 (RC 5039/2008 ) y 16 y 20 de diciembre de 2011 ( RC 3854/2005 y 6702/2009 ), por indicar algunas, así como en la doctrina constitucional que las mismas citan. Basta recordar que el silencio o falta de resolución determinante de incongruencia puede afectar a las pretensiones de las partes, entendidas en sentido estricto, y a las cuestiones controvertidas o motivos del recurso o de la oposición, sobre los que existe el deber del Tribunal de resolver en cumplimiento de los artículos 33.1 , 65.2 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción . Las meras alegaciones empleadas por las partes en defensa de sus pretensiones o motivos impugnatorios están excluidas del deber de ofrecer una respuesta específica.

En este caso, la Sentencia de instancia no ha soslayado el carácter notorio de la marca prioritaria opuesta por la aquí recurrente, y, por tanto, no ha eludido la eventual eficacia que a la marca notoria ofrece el invocado artículo 8.1 de la Ley de Marcas . Lo que sucede es que ha concluido, con mayor o menor fortuna, que pese a la notoriedad existe una disparidad aplicativa que evita todo riesgo de confusión. De este modo ha ofrecido una respuesta a la cuestión planteada por el demandado, cuya eventual incorrección debe denunciarse como un error in iudicando por el cauce del apartado d) del art. 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , como también así se ha hecho.

Por lo demás, la oposición de la ahora recurrente se fundamento esencialmente en la marca sobre la que la Sala de instancia realizó el juicio comparativo destinado a comprobar la confundibilidad con el nuevo distintivo. La invocación en la contestación a la demanda de una segunda marca de la misma titular que no había sido objeto del procedimiento administrativo, y, por tanto, sobre la que no se pronunció la Oficina, constituye únicamente una alegación o argumento más en apoyo de su tesis contraria a la compatibilidad de las marcas en liza: la 2.638.224 aspirante al registro y la prioritaria 899.448. Como tal mera alegación, la falta de un explícito pronunciamiento sobre ella no origina un vicio de incongruencia.

El tercer motivo tampoco puede estimarse.

La Sentencia impugnada, en el segundo fundamento de Derecho, recoge la doctrina general sobre la confundibilidad de los signos marcarios, haciendo referencia a las distintas normas reguladoras, desde el Estatuto de la Propiedad Industrial hasta la actualidad, así como a la jurisprudencia recaída al respecto. Este fundamento, por su generalidad, es totalmente superfluo, recoge una vieja jurisprudencia en gran parte superada y no obedece a la finalidad de dar respuesta a las cuestiones suscitadas por las partes en el litigio, que es el verdadero objeto de la sentencia. Su utilización como fundamento tipo o modelo es incluso contraproducente, pues puede dar lugar a aparentes contradicciones, como la que ahora se suscita.

No obstante, es claramente perceptible que la auténtica motivación de la Sentencia es la que hemos reproducido en el primer ordinal de la presente, la cual constituye la verdadera razón en que se asienta la decisión de la Sala de Madrid dando respuesta a las cuestiones debatidas, recogiendo los presupuestos sobre los que ha de realizarse el examen comparativo de las marcas enfrentadas y concluyendo en consecuencia. La Sentencia expresa que hay diferencias en el aspecto gráfico de los signos pero que es idéntico su aspecto denominativo, al que otorga prioridad. Después indica que en la actual Ley de Marcas es necesaria la doble identidad (denominativa y aplicativa) para valorar el riesgo de asociación, y termina aplicando el principio de especialidad porque, pese a la identidad denominativa, los productos que amparan las marcas son esencialmente diferentes y no coinciden en los mismos canales de comercialización, lo que impide el riesgo de confusión o asociación por el consumidor.

Este planteamiento y la solución de la Sentencia será, como ya se ha dicho, correcto o no, pero no incoherente. La «denominada incongruencia interna se produce en aquellos casos en que se aprecia la existencia de " contradictio in terminis " en la estructura formal de la sentencia, o sea, cuando los argumentos empleados para decidir no guardan coherencia lógica con su parte dispositiva» ( Sentencia de 30 de junio de 2005, RC 2607/2002 ), lo que sin duda no ocurre en este caso, en que el fallo de la Sala es plenamente ajustado a la fundamentación que inmediatamente le precede. La utilización de afirmaciones no concordantes en la fundamentación jurídica de la sentencia constituye un vicio de motivación en cuanto es susceptible de convertirla en irrazonable y contradictoria ( Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2008, de 27 de octubre ), lo que no ocurre en este caso al resultar plenamente perceptible el criterio aplicado por el órgano jurisdiccional, permitiendo a las partes combatirlo, y aquí eficazmente, como se verá.

El cuarto motivo, como hemos anticipado, debe estimarse.

Esta Sala considera que la Sentencia recurrida no aplica debidamente las consecuencias derivadas de la notoriedad de la marca «JJJJJ» de la que es titular la entidad recurrente, puesto que el rigor comparativo debe incrementarse proporcionalmente a la extensión del conocimiento en el mercado del signo distintivo de que se trate. Con ello, incurre en la infracción del artículo 6.1.b), en relación con el artículo 8.1, de la Ley de Marcas .

El reforzamiento de la protección de las marcas notorias ha sido reiteradamente aplicado por la Sala, por ejemplo en Sentencias de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), 5 y 7 de julio de 2004 ( RC 1170/2001 y 1373/2001 ), 25 de mayo de 2006 (RC 8338/2003 ), 25 de octubre de 2007 (RC 182/2005 ), 13 de febrero de 2008 (RC 2697/2005 ), 3 de junio de 2009 (RC 3912/2007 ), 17 de febrero de 2010 (RC 5072/2007 ), 22 de julio de 2011 (RC 6806/2010 ), 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011 ), 21 de diciembre de 2011 (RC 2176/2011 ) y muchas otras.

Dijimos en la Sentencia de 14 de enero de 2011 (RC 5054/2009 ): «La apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" ( artículo 8.1 de la Ley 17/2001 )».

Puesto que la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, es evidente, y así lo reconoce la Sala de instancia, que la marca «JJJJJ» de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo» es generalmente conocida en el sector de los productos cárnicos derivados del ganado porcino, por lo que debe disponer de la más intensa protección proveniente de su condición de marca notoria.

El hecho de que la marca aspirante al registro tenga por ámbito aplicativo «los animales vivos, en particular los de raza caballar», permite advertir un área de convergencia de ambos signos distintivos en el área de la ganadería. La asignación de la denominación «JJJJJ» a los animales vivos susceptibles de ser destinados al consumo humano, incluido el cerdo, podría originar el riesgo de asociación de su origen empresarial con el de los animales de los que provienen los productos de la marca notoria. De este modo, y aun cuando los canales de comercialización difieran, las características ligadas a los géneros protegidos por dicho signo serían extendidas ilícitamente a los animales vivos identificados con la nueva marca.

Confluyen, en consecuencia, los factores que según el artículo 8.1 citado impide el registro de una nueva marca: es apreciable un peligro de confusión del consumidor medio entre la procedencia de los productos sujetos a las marcas en pugna y el signo más reciente puede aprovecharse del prestigio o notoriedad de la marca prioritaria. Por tanto, es apreciable al incompatibilidad relativa del artículo 6.1.b), cuya infracción justifica el motivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , al estimarse el recurso de casación, no procede hacer condena en las costas del mismo, sin que se aprecien circunstancias especiales para una imposición de costas en la instancia.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

HA LUGAR al recurso de casación número 3362/2011 interpuesto por el Procurador Don Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.», contra la Sentencia de 3 de febrero de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 736/2007, que casamos.

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Javier Domínguez López, en representación de Don Jose Pablo , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de abril de 2007, estimatoria del recurso interpuesto por «Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.» contra la resolución de la misma Oficina de fecha 3 de marzo de 2006 que concedía el registro de la marca 2.638.224, «JJJJJ», mixta, de la clase 31 del nomenclátor internacional, resolución aquella que declaramos ajustada a Derecho.

No hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, ni en casación, debiendo correr cada parte con las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.