STS 203/2012, 13 de Abril de 2012

Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el día veintitrés de junio de dos mil cuatro, la Procurador de los Tribunales doña Delicias Santos Montero, obrando en representación de Kemika, SpA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Kemika Productos de Limpieza, SL.

En la demanda, la representación procesal de la demandante alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Kemika, SpA era una sociedad italiana que fabricaba y vendía productos para limpieza e higiene, con un nombre comercial coincidente con su denominación social. Que sus productos los vendía Kemika, SpA en España, desde el año mil novecientos noventa, primero, por medio de DEF Productos, SA y, desde mil novecientos noventa y tres, de Madelim, SA. Que Kemika, SpA llegó, en su día, a un acuerdo con quien era el representante de Madelim, SA para que constituyera la sociedad demandada, incluyendo en su denominación social el término " Kemika ", para que distribuyera sus productos en España.

Que así se constituyó Kemika Productos de Limpieza, SL, domiciliada en Torres de la Alameda, Madrid, dedicada a la fabricación y venta de toda clase de productos químicos de limpieza y mantenimiento del ambiente, actividad que inició en el mercado español en el año mil novecientos noventa y cinco.

Que pronto descubrió Kemika, SpA que Kemika Productos de Limpieza, SL no pagaba sus deudas, razón por la que las relaciones contractuales entre ambas sociedades terminaron a principios del año dos mil.

Que, como consecuencia de dichas relaciones, la demandada adeudaba a Kemika SpA la suma de dieciséis mil ciento noventa euros, con veintiocho céntimos (16.190,28 €), la cual que le reclamaba en este proceso.

Añadió que Kemika SpA autorizó a Kemika Productos de Limpieza, SL a incluir en su denominación social el denominativo " Kemika ", esencial en su propio nombre comercial, con el fin de establecer una asociación entre ellas. Pero que, rota la relación contractual que les unía, le había requerido para que cambiara dicha denominación, eliminando el referido término, el diecisiete de julio de dos mil y en otras ocasiones posteriores, a fin de evitar un riesgo de confusión.

Que, en conclusión, la demandada debía cambiar su denominación, para evitar la confusión que generaba el término " Kemika " y, para imponerle ese cambio, afirmó su condición de titular del nombre comercial prioritario no registrado en España, reclamando la aplicación de la norma del artículo 8 del Convenio de la Unión de París , tal como ha sido interpretado en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1969 y 29 de febrero de 2000 .

Invocó en apoyo de su pretensión, además, la disposición adicional 17ª , así como los artículos 41 , 44 y 90, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Kemika SpA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia que " A.- 1.- Declare nula la denominación de la razón social de la demandada Kemika Productos de Limpieza, SL. 2.- Condene a la demandada Kemika Productos de Limpieza, SL. a modificar la denominación de su razón social, sustituyéndola por otra que no sea confundible o incompatible con el nombre comercial y denominación social de mi representada. 3.- Condene a la demandada Kemika Productos de Limpieza, SL. a indemnizar a mi representada en la cantidad de seiscientos euros (600 €) diarios a contar desde el día siguiente desde que se produzca la firmeza de la sentencia hasta que cumpla la obligación de condena objeto del apartado 2 anterior. B.- Se condene a la sociedad demandada Kemika Productos de Limpieza, SL. a: 1.- Que se abstenga de usar en cualquier forma el vocablo ‹Kemika› o cualquier otro idéntico o similar para identificar productos químicos y de limpieza. 2. A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y demás documentos en los que conste el vocablo ‹Kemika› referido a los productos indicados en el apartado anterior. 3. A indemnizar a mi representada en la cantidad de seiscientos euros (600 €) diarios a contar desde el día siguiente desde que se produzca la firmeza de la sentencia hasta que cumpla la obligación de condena objeto de los dos apartados anteriores. 4. A publicar la sentencia que recaiga en este procedimiento en un diario de difusión nacional. C.- Condene a la demandada Kemika Productos de Limpieza, SL. a pagar a mi representada la cantidad de dieciséis mil ciento noventa euros, con veintiocho céntimos (16.190,28 €) y su interés legal. Directiva- Condene a la demandada Kemika Productos de Limpieza, SL al pago de las costas" .

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de Madrid, que la admitió a trámite, por auto de veintiuno de julio de dos mil cuatro, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 704/2004.

La demandada, Kemika Productos de Limpieza, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, que, en desempeño de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación la representación procesal de la demandada opuso la insuficiencia del poder para pleitos presentado por el Procurador de los Tribunales de Kemika SpA. Y alegó, en síntesis y en lo que interesa para la decisión del conflicto, que la acción ejercitada en la demanda había prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal . Que no había aceptado los requerimientos que le formuló la sociedad demandante porque la marca "Kemika " no estaba registrada a nombre de la misma y porque no vendía productos diferenciados con esa marca, además de por qué en España no había otra denominación social similar a la suya.

En el suplico del escrito de contestación la representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de Madrid una sentencia " por la que se acuerde desestimar íntegramente la demanda , con expresa imposición de las costas a la demandante".

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días quince de marzo de dos mil cinco, quince de junio de dos mil seis y quince de marzo de dos mil siete, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de Madrid dictó sentencia con fecha veintisiete de junio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora señora Santos Montero en nombre y representación de Kemika SpA, contra Kemika Productos de Limpieza, SL, representada por la Procuradora señora Campillo García, debo absolver y absuelvo a los demandados de la acción de nulidad de denominación social ejercitada en su contra. Que debo condena y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de dieciséis mil ciento noventa euros, con veintiocho céntimos (16.190,28 €) y a los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ".

La representación procesal de Kemika SpA recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de Madrid de veintisiete de junio de dos mil siete.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigesimoctava de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 109/2008 y dictó sentencia con fecha treinta de marzo de dos mil nueve , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad Kemika, SpA, contra la sentencia de veintisiete de junio de dos mil siete, por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de Madrid, en el procedimiento ordinario número 704/2004, del que este rollo dimana. 2. Confirmar íntegramente la mencionada resolución. 3. Imponer a la apelante las costas de esta instancia ".

La representación procesal de Kemika SpA preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de treinta de marzo de dos mil nueve .

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de veinticinco de mayo de dos mil nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de uno de junio de dos mil diez , decidió: " 1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Kemika SpA contra la sentencia dictada, con fecha treinta de marzo de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava), en el rollo de apelación número 109/2008 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 704/2004 del Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de los de Madrid ".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Kemika SpA contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de treinta de marzo de dos mil nueve , se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París , de 23 de marzo de 1883, en relación con los artículos 3, apartado 3 , y 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Kemika Productos de Limpieza, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el catorce de marzo de dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

La sociedad italiana Kemika SpA, en la afirmada condición de titular del nombre comercial " Kemika ", no registrado ni solicitado su registro en España, pretendió - con apoyo en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 23 de marzo de 1883, revisado en diversas fechas y enmendado el 28 de septiembre de 1979 - la condena de Kemika Productos de Limpieza, SL a eliminar la palabra " Kemika " de su denominación social, a fin de evitar el riesgo de confusión generado por la coexistencia de ésta con el signo de la demandante.

En las dos instancias fue desestimada la referida pretensión.

El recurso de apelación interpuesto por Kemika SpA no alcanzó éxito por haber entendido la Audiencia Provincial que la norma aplicable al conflicto era la del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas y, ello supuesto, que la demandante y apelante no había probado en el proceso el uso ni el conocimiento notorio de su nombre comercial en el conjunto del territorio nacional.

En el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de segunda instancia, Kemika SpA denuncia la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París , así como la de los artículos 3, apartado 3 , y 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Conforme al artículo 8 del Convenio de la Unión de París " el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro [...] ".

El artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001 convierte en impedimento del registro - y, en su caso, en causa de nulidad relativa - de una marca o de un nombre comercial - artículo 88, letra c) - la previa existencia de otro nombre comercial que identifique a una persona distinta del solicitante, siempre que haya " riesgo de confusión en el público " y el titular del nombre que obstaculiza la concesión - o cuyo registro constituye causa de nulidad - pruebe " el uso o conocimiento notorio de dicho[s] signo [s] en el conjunto del territorio nacional ".

Añade el precepto que " cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que, de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, puedan invocar el artículo 8 del Convenio de la Unión de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial ".

Por su parte, el artículo 3, apartado 3, dispone que " las personas mencionadas en el apartado 1 " - entre las cuales nadie discute que se encuentra Kemika SpA - " podrán invocar en su beneficio las disposiciones del Convenio de la Unión de París [...] en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley ".

Alega la recurrente, para explicar la razón de su recurso, que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París , cuya aplicación reclama de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley 17/2001 , no condiciona la protección que al nombre comercial dispensa en todos los países de dicha Unión, al depósito, al registro ni a ningún otro requisito, como pudiera ser el uso o el conocimiento notorio.

Resulta de lo antes expuesto, que Kemika SpA ejercitó en su demanda una de las facultades integradas en el derecho de exclusión o "ius prohibendi " que la Ley 17/2001 reconoce al titular de los nombres comerciales - artículos 34, apartado 2 , 87, apartado 3 , y 90 -, frente a quien utiliza una denominación social confundible - disposición adicional decimoséptima -, si es que son prioritarios y reúnen las condiciones precisas para merecer tal protección.

Por decirlo con una formulación negativa, no ejercitó, por obvias razones, una acción de nulidad del registro de un signo practicado con infracción de la prohibición que regula el artículo 9, apartado 1, letra d), en relación con el artículo 52, apartado 1.

Como consecuencia de ello, hay que entender que el repetido artículo 9, apartado 1, letra d), regulador de " otros derechos anteriores " para completar el régimen de las prohibiciones relativas de registro que regula el apartado 1 del artículo 6 de la misma Ley, no era aplicable al conflicto de intereses surgido entre las dos sociedades litigantes.

Lo expuesto, por más que evidencie la incorrecta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, no significa, sin embargo, que el recurso de casación deba ser estimado, dado que a la luz de los artículos propiamente aplicables, la demanda debería haber sido también desestimada.

Hemos de hacer referencia, por lo tanto, a la doctrina de la equivalencia o del efecto útil del recurso de casación - sentencias 54/2010, de 19 febrero , 621/2008, de 2 de julio , y 770/2011, de 10 de noviembre, entre muchas -, según la que el mismo no puede ser estimado en aquellos casos en que, aun no siendo correcta la doctrina seguida por el Tribunal de instancia, la estimación del recurso no se traduzca en una modificación del fallo de la sentencia recurrida.

El efímero éxito del recurso, no obstante, se tomará en cuenta para no imponer a la recurrente las costas con él causadas.

El artículo 8 del Convenio de 20 de marzo de 1883 manda proteger, en todos los países de la Unión de París, el nombre comercial, sin necesidad de depósito o de registro.

Es cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la recurrente, para reconocer derecho de exclusión al titular del nombre comercial de otro país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista.

Así, en la sentencia 363/2011, de 7 de junio , expusimos que el Convenio de la Unión de París no otorga ni permite otorgar una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se atribuye al nombre comercial español.

En la sentencia 873/2009, de 20 de enero , precisamos - de acuerdo con un sector de la doctrina - que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que contempla. Y añadimos, en relación con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - hoy derogada - que el legislador español había optado " por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial ", para concluir que, fuera de esa especifica y limitada previsión, la tutela del signo unionista " debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , claro está, de darse las condiciones precisas para ello ".

En el mismo sentido son de señalar las sentencias 489/2008, de 4 de junio , 846/2008, de 2 de octubre , 1027/2008, de 7 de noviembre , y 528/2009, de 16 de julio , que reflejan nuestra doctrina sobre la cuestión, que, además, se refuerza con la vigencia de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ya que el artículo 2, apartado 1 , de la misma atribuye carácter constitutivo al registro del nombre comercial - poniendo fin a las dudas que generó el artículo 78 de la derogada Ley 32/1988 sobre la naturaleza potestativa del mismo - y el artículo 90 condiciona al registro el reconocimiento del derecho de exclusión - que, como se dijo, fue el ejercitado en su demanda por Kemika SpA -.

Es cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París - salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado artículo 34 -. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley condiciona expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre comercial - lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la excepción unionista -, el canon hermeneutico de la totalidad invita a considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas - al nombre comercial lo hace el artículo 8 -. Además el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente - artículo 9, apartado 1, letra d, de la Ley 17/2001 -.

Lo expuesto implica admitir que la protección que impone el artículo 8 del Convenio de la Unión de París , sin determinar su contenido, se obtiene en nuestro vigente sistema, tratándose de nombres comerciales no registrados, en el ámbito tabular, por la vía que abre el artículo 52, apartado 1, en relación con el 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y, fuera de aquel, por medio de las acciones que reconoce la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, para la protección del correcto funcionamiento del mercado.

En aplicación de dicha doctrina procede que desestimemos el recurso de casación interpuesto por Kemika SpA.

Y por lo expuesto en el segundo de los fundamentos de derecho, no ha lugar a que pronunciemos condena en costas del recurso desestimado.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.