STS, 17 de Febrero de 2012
| Ponente | MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH |
| ECLI | ES:TS:2012:719 |
| Número de Recurso | 4023/2011 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero de dos mil doce.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4023/2011 interpuesto por PUBLICIS CONSEIL, S.A., representada por la Procuradora Dª. Paloma Solera Lama, contra la sentencia dictada con fecha 17 de marzo de 2011 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1046/2007 , sobre concesión de inscripción de marca número 2660847 «PUBLIBICI» mixta, en la clase 35 del Nomenclator Internacional. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Publicis Conseil S.A. interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1046/2007 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2007, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 22 de marzo de 2006, que concedió la inscripción de la marca número 2660847, «PUBLIBICI», mixta, para "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina ", de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 1 de abril de 2008, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que se estime el presente recurso, anulando y dejando sin valor ni efecto legal la resolución recurrida y en su lugar declare que procede la denegación del registro de la marca 2660847, PUBLIBICI."
Por escrito de fecha 8 de julio de 2008, el Abogado del Estado contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso interpuesto, por ajustarse a Derecho con expresa imposición de las costas al actor".
No habiéndose recibido el pleito a prueba, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 17 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas
.
Con fecha 6 de septiembre de 2011 Publicis Conseil S.A, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4023/2011 contra la citada sentencia, por el siguiente motivo:
Único: al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional Considera infringido por la sentencia impugnada, el art. 6 párrafo 1 apartado b) de la Ley de Marcas 17/2001, y la Jurisprudencia aplicable.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 11 de enero de 2012 y suplicó su desestimación con costas.
Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, se llevó a cabo el 15 de febrero de 2012.
Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 17 de marzo de 2011 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Publicis Conseil S.A, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2007, que confirma en alzada la de 22 de marzo de 2006, en cuya virtud fue concedida la inscripción de la marca número 2660847 «PUBLIBICI», mixta, para distinguir los siguientes servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional: "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina ".
A la inscripción de la marca nº 2660847, solicitada por D. Jose Carlos , se había opuesto, Publicis Conseil S.A, en cuanto titular de la marca internacional prioritaria «PUBLICIS» nº 161873, que protege en clase 16, impresos, y productos de librería, y servicios de publicidad escrita en clase 35.
La Sala de instancia confirmó la decisión de concesión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2007. Ésta, a su vez, había desestimado el recurso de alzada deducido por Publicis Conseil S.A, contra la resolución de 22 de marzo de 2006, al apreciar que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, porque a pesar de la relación aplicativa apreciable entre ellas no existía riesgo de error por las diferencias estimables atendiendo a su estructura global y a todos los elementos que las integran.
El tribunal sentenciador, desestima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en diversas consideraciones, de las que se resalta las expuestas en el fundamento jurídico tercero, con el siguiente tenor:
[...]En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.
Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto, sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.
En el presente supuesto, entiende la Sala que ambas marcas en conflicto: PUBLIBICI y PUBLICIS, sí pueden convivir registralmente puesto que examinados los distintivos desde una visión de conjunto, en este caso no existe incompatibilidad entre ellas al tener sustantividad propia cada una.
Las denominaciones de las marcas en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos.
Entiende la Sala que si bien ambas comparten las dos primeras sílabas, se trata de una raíz de carácter genérico que hace referencia a los productos que tratan de comercializar, pero que examinadas en conjunto, tal y como reiteradamente dice el Tribunal Supremo que han de ser comparadas las marcas en pugna, cuentan con suficiente entidad e individualidad propia para poder coexistir de forma pacífica en los mismos canales de comercialización, por presentar suficientes diferencias gráficas y fonéticas que las hace fácilmente diferenciables a la vista de los consumidores, por lo que no se produce riesgo alguno de confusión ni de asociación. Por tanto, existe garantía registral de individualización frente a posibles competidores.
Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como marca, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.
La recurrente formula un único motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional . Denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y la Jurisprudencia aplicable. Sostiene que la Sentencia de instancia no ha efectuado el análisis comparativo de los respectivos ámbitos, y cita diversas Sentencias de la Sala para poner de relieve que para analizar el riesgo de confusión es equiparable la relevancia que tiene el examen de la identidad o similitud entre los productos distinguidos por las marcas comparadas y el de los signos. Pone de relieve la coincidencia aplicativa que existe entre los servicios protegidos por la aspirante, marca nº 2660847, «PUBLIBICI», en clase 35 y los de publicidad bajo todas las formas escritas que protege su marca «PUBLICIS», nº 161873 y razona sobre la existente relación aplicativa que invoca respecto de los restantes servicios que protege la marca novel respecto de los productos también protegidos en la clase 16 por la citada marca internacional prioritaria.
Critica el análisis comparativo efectuado por el tribunal territorial porque, a su juicio, no repara en que aún siendo genérico "publi" deba tomarse en consideración junto con el resto de la marca como parte integrante de la misma y de este modo realizar una comparación global. También censura que no mencione el resto de cada una de las denominaciones en su examen comparativo y afirme "sin más" que las examina en su conjunto, arguyendo que se trata de un mero aserto carente de argumentación.
El motivo ha de ser desestimado porque el criterio del órgano jurisdiccional de instancia sobre las marcas enfrentadas resulta razonable y acorde con nuestras pautas jurisprudenciales. En efecto, en el segundo fundamento jurídico de la sentencia el Tribunal expone las pautas con que efectúa el examen comparativo de los signos indicando explícitamente que en este proceso evaluador se tendrá en cuenta la identidad o similitud entre los productos o servicios de las marcas, especificando qué puede entenderse por riesgo de confusión.
Manifiesta el Tribunal en el siguiente fundamento la valoración de los ámbitos aplicativos y declaran que las marcas van a coexistir en los mismos canales de distribución. Por tanto considera ese aspecto y analiza los respectivos conjuntos gráfico- denominativos en que consisten los signos, resaltando en su exposición los elementos más relevantes del cotejo efectuado. La Sentencia hace una valoración de los distintos planos desde los que se percibe un signo distintivo por el consumidor medio, y pone de relieve la existencia de una raíz "publi" que considera genérica, pero muy en contra de lo alegado por la recurrente, lo hace para a continuación, dejar explícitamente matizado que las ha contrastado en su conjunto. Se advierte que ha realizado la comparación en su aspecto fonético, y visual, apreciando las suficientes diferencias gráficas y descartando definitivamente el riesgo de confusión o asociación indebida entre ellas con un resultado de su juicio comparativo que no puede ser censurado de irrazonable o arbitrario, y que comparte la Sala.
La recurrente insiste en reiterar que existe coincidencia aplicativa entre los servicios de publicidad reivindicados por la marca aspirante en clase 35 y los protegidos por su marca «PUBLICIS», porque también protege servicios publicitarios, y es cierto que existe coincidencia aplicativa entre los signos, pero no por la existencia de este factor de confundibilidad las marcas han de ser consideradas incompatibles, si se considera, como ha sucedido en este caso, y así se inserta en el razonamiento jurídico de la Sentencia, que las marcas son diferenciables y no asociables.
En efecto, aún con el mayor rigor con el que en este caso han de ser examinados los signos, éstos se perciben compatibles por las diferencias existentes. Tanto denominativa, como gráficamente las marcas son diferenciables y hay que subrayar, además, en este caso, que la adopción gráfica de la marca aspirante en la que predomina el diseño de un esbozo de figura humana montando en bicicleta con su parte denominativa "PUBLIBICI" a modo de letrero exento, que las diferencia conceptualmente desde el primer impacto visual y auditivo. Por todo ello, se advierte claramente en la sentencia que la Sala de instancia pondera ambos factores de confundibilidad y realiza su adecuada valoración, en clara coincidencia con la doctrina que venimos declarando y que por ello tampoco vulnera.
Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas aún cuando presentan en este caso las coincidencias aplicativas apreciadas en los signos, se perciben los suficientemente diferenciables para descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida entre ellas permitiendo el acceso registral de la aspirante, pese a que bajo la cobertura de este recurso intente la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las hipotéticas semejanzas invocadas entre las marcas enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.
No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción , procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.
Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución
NO HA LUGAR al recurso de casación número 4023/2011, interpuesto por PUBLICIS CONSEIL, S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, el 17 de marzo de 2011, en el recurso número 1046/2007 .
Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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