STS 792/2011, 16 de Noviembre de 2011

1.- El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de las entidades L'Oréal, S.A. y L'Oreal División Productos Gran Público, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Mercantil Número Cuatro de Barcelona, sobre competencia desleal; siendo parte demandada la entidad Cotyastor, S.A. (antes Cosméticos Astor, S.A.) alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "Declarando.- Primero.- Que con su conducta, consistente en la comercialización en España de los productos Laserlift y/o Silk Perfect y/o Natural Fit y/o Volume Flash y/o Jelly Gloss se ha producido un acto de Competencia Desleal. Condenando a la demandada.- Primero.- A estar y pasar por la anterior declaración. Segundo.- A cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturba los productos Revitalift y/o Non Stop Coverage y/o Volum' Exress y/o Cashmere Perfect y/o Fruity Jelly variando sustancialmente la configuración de actual de sus correspondientes productos por otra alejada de los productos distribuidos por L'Oreal. Tercero.- A remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos Laserlift y/o Silk Perfect y/o Natural Fit y/o Volume Flash y/o Jelly Gloss, así como a retirar del mercado los rótulos, productos, envoltorios, material publicitario, etiquetas, folletos, catálogos u otros documentos en los que aparezcan o se incorporen estos productos. Cuarto.- A indemnizar por el enriquecimiento injusto y daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del desleal comportamiento, en la cuantía que se determine tras la fase de prueba. Quinto.- A las costas del presente procedimiento.".

2. - La Procurador Dª. María del Carmen Fuentes Millán, en nombre y representación de la entidad Cotyastor, S.A. m contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que desestime íntegramente las pretensiones formuladas por la parte actora en su demanda, condenándola, asimismo, al pago de las costas causadas por la tramitación del presente procedimiento.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Número Cuatro de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 12 de febrero de 2.007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimar la demanda presentada por el Procurador D. Antonio Mª. Anzizu y Furest, en representación de L'Oreal y L'Oreal División de Productos Gran Público, S.A., y absolver a Cotyastor, S.A., sin hacer especial imposición de las costas procesales.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación procesal de las entidades L'Oreal, S.A. y L'Oreal División de Productos Gran Público, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 28 de abril de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso interpuesto por la representación de L'Oreal S.A. y L'Oreal División de Productos Gran Público, S.A., contra la sentencia del Juzgado mercantil nº 4 de Barcelona, 12 de febrero de 2007 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; que Confirmamos íntegramente, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.".

El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad L'Oreal S.A. y L'Oreal División de Productos Gran Público, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 28 de abril de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal . SEGUNDO.- Se denuncia violación del art. 5 de la Ley 3/1991 de 10 de enero sobre Competencia Desleal .

Por Providencia de fecha 1 de julio de 2008, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes para su comparecencia por término de treinta días.

Recibidas las actuaciones esta Sala, comparecen como parte recurrente, las entidades L'OREAL, S.A. y L'OREAL DIVISION DE PRODUCTOS GRAN PÚBLICO, S.A., representadas por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla; y como parte recurrida, la entidad COTY ASTOR, S.A., representada por el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 24 de noviembre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de las entidades "L'OREAL S.A." y "L'OREAL DIVISIÓN DE PRODUCTOS GRAN PÚBLICO S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 28 de abril de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección 15ª-, en el rollo de apelación nº 414/2007 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 445/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.".

Dado traslado, el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de la entidad Coty Astor, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de octubre de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre Competencia Desleal (Ley 13/91, de 3 de enero , en su versión original). En concreto, tal y como quedó reducido el debate en casación, se hace referencia a actos de creación y comercialización de unos productos del sector de la cosmética por una determinada empresa a la que se imputa el ilícito concurrencial de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno respecto de los productos de otra empresa sancionados en el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal , y, subsidiariamente, conducta desleal contraria a la buena fe objetiva prevista en el art. 5º de la misma Ley .

Por las entidades L'Oreal, S.A. y L'Oreal División de Productos Gran Público, S.A. se dedujo demanda frente a la entidad Cotyastor, S.A. en la que solicita se declare que la comercialización en España de determinados productos es un acto de competencia desleal, y se condene a la demandada a cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los productos que señala de la actora, asimismo a remover los efectos producidos por su actuación y retirar del mercado los rótulos, envoltorios, material publicitario, etiquetas, folletos, catálogos u otros documentos en los que aparezcan o se incorporen estos productos, y a indemnizar por el enriquecimiento injusto y daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía que resulte de la prueba.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona el 12 de febrero de 2007 , en los autos de procedimiento ordinario núm. 445 de 2005, desestima la demanda y absuelve a la entidad demandada. La sentencia admite que cuatro de los siete productos objeto del pleito fueron imitados, pero rechaza que exista riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la reputación de L'Oreal, aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación sistemática de productos, por lo que deniega la existencia del ilícito competencial incardinable en el art. 11 de la LCD. Y asimismo desestima la acción basada en el art. 5 LCD con base en que si la imitación no es ilícita, sino que está amparada por el principio de libre imitación de las prestaciones, no puede ser contraria a la buena fe.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona , el 28 de abril de 2008, en el Rollo núm. 414 de 2007 , desestima el recurso de apelación de las actoras y confirma la resolución de primera instancia. El recurso de apelación se circunscribió a los cuatro productos que la Sentencia apelada considera imitados, y a las acciones del art. 11.2 LCD , en relación con el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, y del art. 5º LCD (con carácter subsidiario), además de las accesorias. El aprovechamiento expresado se fundamentó en que concurren las tres circunstancias exigidas: un desequilibrio de costes de creación y lanzamiento de los productos enfrentados, que rompe injustificadamente la "par condicio concurrentium"; la coincidencia en el tiempo del lanzamiento de los productos imitadores, que descarta que la coincidencia sea casual; y la especial intensidad de la imitación, que excede con mucho de la respuesta natural del mercado. La sentencia centra su "ratio decidendi" en tres apreciaciones: que debe excluirse del juicio jurídico la imitación de las formas de presentación, que son ajenas al art. 11 LCD y corresponden al ilícito del art. 6 LCD , cuya acción no fue ejercitada, por lo que debe circunscribirse el examen a la imitación de los productos, en el caso cosméticos o de belleza, y concretamente a la naturaleza, composición y prestaciones de cada uno de ellos; que ha habido una práctica de imitación de la demandada respecto de los productos de la actora, consistente en tomar como modelo un determinado objeto (imitado) para a partir de éste obtener uno nuevo (imitación) que guarda por ello gran parecido con el inicial; y que, sin embargo, no concurre el aprovechamiento del esfuerzo ajeno porque "no se reproduce la misma prestación, sino que se imita sin que por ello se omitan los trámites y gastos correspondientes de producción, distribución y comercialización" y que "no existe imitación desleal porque la imitación no se lleva a cabo empleando técnicas de reproducción que determinen el ahorro de costes". Se toma como referencia al respecto la jurisprudencia de la propia Sala sobre la "imitación por reproducción", con arreglo a la que "la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno debe limitarse a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste [...], de ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costas que se obtiene gracias a la reproducción".

Por las entidades L'OREAL, S.A. y L'OREAL DIVISION DE PRODUCTOS GRAN PUBLICO, S.A. se interpuso recurso de casación articulado en dos motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala de 24 de noviembre de 2009 .

En el escrito de oposición se alega como causa de inadmisibilidad que en el motivo primero del recurso no se cumple la exigencia de citar dos Sentencias del Tribunal Supremo a fin de conformar el presupuesto de recurribilidad del interés casacional de infracción de doctrina jurisprudencial. Sin embargo, aunque es cierto que solo se cita una Sentencia, la causa no se acoge porque habida cuenta que la sentencia recurrida basa su decisión en la aplicación de una doctrina controvertida, cual es la de limitar la imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno a los supuestos de "imitación por reproducción", esto es, a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado), el tema requiere un criterio interpretativo de esta Sala porque se trata de materia de especial interés jurídico dentro del Derecho de la Competencia.

En el motivo primero se denuncia infracción del art. 11.2 de la LCD así como de la doctrina científica y jurisprudencia recogida en Sentencias como las de 19 de junio de 2003 que resuelven la cuestión sobre la interpretación de dicho artículo, y concretamente de los requisitos que determinan la existencia de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno en el acto de imitación.

El motivo se desestima por las razones siguientes.

En primer lugar debe destacarse la especial importancia de la apreciación efectuada en la sentencia recurrida respecto a que la acción ejercitada con carácter principal por la parte demandante es la que corresponde al ilícito concurrencial del art. 11 LCD (actos de imitación), y que, en cambio, no se ejercitó la relativa a actos de confusión del art. 6º LCD. La importancia deriva de dos aspectos. Por una parte, conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos. En este sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina de esta Sala (Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 , entre las más recientes). El segundo aspecto importante, ya referido al caso que se enjuicia, consiste en que, como consecuencia de la doctrina anterior, resultan irrelevantes para decidir el presente motivo las identidades o semejanzas que puedan existir entre las respectivas formas de presentación de los productos de las partes, esto es, los envases e inscripciones.

En segundo lugar, sentado lo anterior, procede señalar que resulta acertada la conclusión de la resolución recurrida con arreglo a la que el juicio de contraste de la imitación debe circunscribirse a los productos, y, según dicción de la citada sentencia "centrarse en la naturaleza, composición y prestaciones de cada uno de ellos". Sucede, sin embargo, que el juzgador "a quo" no efectúa el juicio en tales perspectivas o aspectos de los productos, sino que se limita a apreciar la existencia de imitación con base en el tipo o clase de producto -crema para..., o para...-, lo que es claramente insuficiente, especialmente si tenemos en cuenta que nos hallamos en el sector o campo de la cosmética en el que todos los fabricantes tienen tipos de crema para diversos usos. Obviamente no cabe negar con carácter absoluto la posibilidad de que un tipo de producto pueda dar lugar a un derecho exclusivo o a un ilícito competencial de imitación, pero ello no ocurre en el caso. La imitación es un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación por el Tribunal que conoció en instancia es verificable en casación, y su concurrencia exige que recaiga sobre una "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" del producto, que en el caso no se fija en modo alguno por la sentencia recurrida. En tal sentido se manifiesta la doctrina de esta Sala. Las Sentencias de 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 declaran que la "imitación" consiste en «la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, que incide sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" que puede identificarse por un componente o por varios elementos». Por ello, al faltar el presupuesto básico de la imitación se excluye cualquier posibilidad de estimación del ilícito del art. 11.2 de la LCD .

Dicho lo anterior resulta innecesario examinar el requisito de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Sin embargo, por coherencia con la respuesta dada a la causa de inadmisibilidad y oportunidad de completar la respuesta casacional, procede señalar que esta Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010 , núm. 888, ya declaró su criterio respecto de la apreciación de tal requisito, diciendo que «no resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado». Con tal apreciación se discrepa del criterio excesivamente rigorista mantenido en la sentencia recurrida, si bien, aun en el caso de que hubiera concurrido el requisito de la imitación, no cabría estimar que se da un aprovechamiento de esfuerzo ajeno porque no hay soporte fáctico para sentar el ahorro de costes y energías, el cual no puede ser suplido por las afirmaciones de la parte recurrente que carecen del sustento preciso, tanto más si se tiene en cuenta que nos hallamos ante un elemento de hecho, y que la mera imitación del tipo de producto no permite aceptar las consideracioens efectuadas en el recurso. Y todo ello, además de que, dado el principio de libre imitabilidad (art. 11.1 LCD ), las excepciones al mismo consistentes en deslealtades concurrenciales deben ser interpretadas de forma restrictiva ( SS. 13 de mayo de 2002 , 30 de mayo y 17 de julio de 2007 , 15 de diciembre de 2008 ; 7 de julio de 2009 , entre otras).

En el segundo motivo de casación, con carácter subsidiario del anterior, se denuncia infracción del art. 5 de la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el contenido y aplicación del precepto.

En el cuerpo del motivo se reprocha a la sentencia recurrida que para juzgar la aplicación del art. 5º partió del mismo supuesto de hecho que se tipifica en el art. 11 de la LCD , básicamente el de imitación aislada de una prestación o producto, y no del que realmente desarrolló y plasmó la recurrente. Aunque es difícil sintetizar el contenido del motivo respecto de la conducta que pretende subsumir en el tipo, puesto que se acumulan alegaciones que no responden a un planteamiento suficientemente preciso, cabe resumir como actos, actitudes o aspectos de la conducta que se imputa a la demandada la reiteración en sacar al mercado productos que constituyen imitación de las comercializados por L'Oreal en su concepto, presentación, denominación comercial y segmento del mercado al que van dirigidos, una vez que se conocen que funcionan comercialmente y copiando sobre todos las características que los hacen atractivos, lo que tiene lugar en espacio de pocos meses, de una manera continuada y claramente parasitaria. Esta sucesión y reiteración de actos de imitación, por su número y coincidencia en el tiempo, revelan, a juicio de la recurrente, un comportamiento buscado de propósito como una estrategia comercialmente claramente desleal tendente a limitar los esfuerzos inherentes a la creación y desarrollo de nuevos productos.

La argumentación de la parte recurrente trata de soslayar la argumentación de la sentencia recurrida apoyándose en la idea de que dicha resolución dio respuesta a una cuestión o planteamiento distinto del por ella sostenido, lo que, de haber sido así, que no lo es, habría de haberse considerado como incongruencia mixta. Y no es así porque el supuesto fáctico que la sentencia recurrida contempla es el que «básicamente consiste en imitar alguno de los productos que L'Oreal lanza al mercado, una vez comprueba su éxito y aprovechándose [de] que ya se han hecho conocidos por la campaña de marketing de la actora». Lo cierto es que no se aprecia diferencia sustancial entre el planteamiento de la recurrente y el que resuelve la sentencia que impugna, la cual rechaza la aplicación del art. 5º LCD por agotarse el juicio de antijuridad en el ámbito del art. 11 LCD . Al efecto señala la sentencia: «La conducta [antedicha] no se encuadra dentro de las tres excepciones al principio de libre imitación y debe considerarse lícita y amparada por el mismo, siempre y cuando no vaya acompañada de ninguna otra conducta que por sí sea desleal a efectos concurrenciales, que no es el presente caso»; «[...] si la conducta está expresamente permitida por la Ley no puede considerarse contraria a las exigencias de la buena fe, sin perjuicio de que constituya una práctica incómoda para la actora»; y no está justificado acudir a la cláusula general «cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberla incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo o omisivo de que se trate».

No hay desarmonía en la respuesta de la sentencia recurrida respecto del planteamiento de la demandante, y, por otro lado, la doctrina que aplica sintoniza con la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación y aplicación de la cláusula general del art. 5º LCD. Esta norma no puede ser utilizada para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones ( SS. 11 de julio de 2006 , 15 de diciembre de 2008 , 11 de febrero de 2011 ), o para calificar conductas que superen el control de legalidad a la luz de preceptos de la propia Ley que fueron específicamente redactados para reprimir aquellas que pertenecen a su misma clase ( S. 23 de julio de 2010 ). Por ello, el precepto de que se trata, como norma completa, que hace referencia a conductas autónomas, con sustantividad propia, ( SS. 24 de noviembre de 2006 , 23 de marzo de 2007 , 11 de febrero de 2011 ), no puede operar con carácter integrativo o complementario de los otros tipos, supliendo la falta de requisitos exigidos ( SS. 4 de septiembre de 2006 ; 23 de noviembre de 2007 ; 28 y 29 de mayo de 2008 ; 25 de febrero y 30 de junio de 2009 ; 22 de noviembre de 2010 ), porque ello supondría sancionar actos que son plenamente lícitos según la norma que a ellos está destinada ( S. 30 de junio de 2009 ). De lo anterior resulta que el examen de la deslealtad exige considerar con carácter prioritario la conducta nuclear para ver si la misma ya ha sido contemplada específicamente por el legislador, pues en tal caso, y a la falta de otro elemento añadido de antijuricidad (desleal), la exclusión del ámbito del tipo conlleva la de ilícito concurrencial. Y así lo viene reiterando esta Sala (SS. 8 de octubre de 2009 , 22 de noviembre de 2010 , 11 de febrero de 2011 , entre otras) cuando declara que el art. 5º LCD "no comprende conductas que debieron ser confrontadas con alguno de los tipos específicos de la propia Ley de modo que complemente los mismos en un sentido de antijuricidad degradada por el expediente de calificar desleal la acción u omisión que no lo pudo ser con arreglo a aquellos tipos por falta de alguno de sus requisitos".

A lo anteriormente expuesto debe añadirse, a mayor abundamiento, que el planteamiento de la actora, a pesar del loable esfuerzo desplegado, adolece en su fundamentación de falta de consistencia porque: aduce, al menos, en parte, una imitación de productos (habla de productos "miméticos") que no se ha acreditado, dado que no basta como elemento de copia el tipo o clase del producto; sienta una reiteración ("práctica habitual y reiterada en el tiempo con respecto a muy variados productos") que no tiene sustento fáctico en la sentencia recurrida (que es la de la Audiencia), y que no puede ser suplido por una apreciación del Tribunal que conoce de la casación, la cual no es una tercera instancia; y concluye que la actitud de la demandada es parasitaria y de mala fe, sin que haya más base para el juicio jurisdiccional que las afirmaciones de la parte recurrente, que por sí solas no puede servir de sustento para apreciar la realidad de los hechos que invoca como soporte de su pretensión.

Por todo ello se desestima el motivo.

La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la de éste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el mismo (art. 398.1 en relación con el 394.1 de la LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.