STS 82/2011, 28 de Febrero de 2011

Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Procurador de los Tribunales don Fernando Ruíz de Velasco y Martínez de Ercilla, interpuso, en representación de Lancôme Parfums et Beauté & Cie, demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra doña Daniela , don Severiano , Navoptik, SL y Emporio Optical, SL.

En la referida demanda alegó la representación de la demandante, en síntesis, que la misma era una sociedad francesa que fabricaba y vendía artículos de perfumería, cosméticos y complementos. Que, ya en el año mil novecientos sesenta y siete, en que celebró un contrato con un tercero para que distribuyera sus productos, vendía los mismos en el mercado español, con una intensa actividad publicitaria por su parte. Que era titular de varias marcas con las que diferenciaba tales productos y en las que aparecía el denominativo " Lancôme "; entre ellas, la internacional número 164.395, formada por dicha denominación, solicitada el seis de octubre de mil novecientos cincuenta y dos y protegida en España para productos de las clases tres y veintiuno. Que era también titular de las marcas españolas números 841.904 - denominativa, compuesta por el término " Lancôme ", concedida, el cinco de marzo de mil novecientos setenta y nueve, para productos de la clase veinticinco -, 1.052.764 - mixta, formada por el término "Lancôme " y un dibujo, concedida el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro para productos de la clase tres -, 1.761.611 - mixta, en la que aparecía el denominativo " Lancôme Nutriforce ", concedida el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, para productos de la clase tres - y 1.936.242 - mixta, con el denominativo " Lancôme Rouge Magique ", concedida el cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco -. Que también era titular de las marcas internacionales números 492.865 - mixta, con el denominativo " Lancôme " de origen francés y protegida en España para productos de la clase tres -, 497.443 - mixta, con el denominativo " Lancôme ", de origen francés y protegida en España desde el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco, para productos de las clases tres, cinco, catorce, dieciocho, veintiuna, veinticuatro, veinticinco y cuarenta y dos -, 500.202 - mixta, con el denominativo "Lancôme ", de origen francés con protección en España desde el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, para productos de la clase tres -, 500.516 - mixta, con el denominativo "Lancôme", de origen francés y protegida en España desde el quince de abril de mil novecientos ochenta y ocho, para productos de las clases tres, cinco y veintiuno -, 649.312 -" Lancôme blanc pur ", de origen francés y protegida en España desde el cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, para productos de la clase tres - y 661.477 - mixta, con el denominativo "Lancôme" , de origen francés y protegida en España desde el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, para productos de la clase tres -. Que sus marcas eran notorias en España, como demostraban los certificados que presentaba con la demanda.

Añadió que el demandado don Severiano , entonces casado con la también demandada doña Daniela , solicitó, el diez de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, el registro de la marca española denominativa " Lancome ", para distinguir gafas, lentes, monturas de gafas y estuches para gafas, el cual le fue concedido, con el número 767.388, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y seis, siendo publicada la concesión el uno de abril del año siguientes. Que en esas fechas ya era notorio en el mercado español el denominativo " Lancôme ", integrante de las marcas de que era titular. Que don Severiano transmitió la marca a doña Daniela , según el registro, el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Que ambos conocían la notoriedad de sus marcas, de modo que actuaron de mala fe.

También alegó que las gafas identificadas con la marca " Lancome " de los demandados, se vendían en los establecimientos Opticost, de Opticost, SL - sociedad de la familia Severiano - Daniela -, absorbida por Opticost, SL, el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y ésta por la demandada Emporio Optical, SL, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve. Que la también demandada Navoptik, SL era una sociedad, del mismo grupo familiar, que distribuía y comercializaba las gafas distinguidas con el signo " Lancome ".

Precisó que la demandante estaba legitimada como titular de las marcas citadas, con base en el artículo 2 del Convenio de la Unión de París; que don Severiano lo estaba como solicitante y primer titular de la marca española 767.388 " Lancome "; que doña Daniela era la actual titular; y, finalmente, que Emporio Optical, SL y Navoptik, SL eran las vendedoras y distribuidoras de las gafas distinguidas con la repetida marca.

Señaló que ejercitaba las acciones de nulidad del registro de la marca española número 767.388 " Lancome ", por infracción (1º) de la prohibición absoluta establecida en el artículo 11, apartado 1, letra f), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , en relación con el artículo 47, apartado 3 , de la misma, conforme al que aquella era imprescriptible; (2º) de la prohibición relativa de registro establecida en los artículos 12, apartado 1, letra a), 13, letras a) y c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , en relación (el primero) con el artículo 4, apartado 4 , y (todos) con el artículo 48, apartados 1 y 2, de la misma Ley ; y (3º) del artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , en relación con los artículos 6 bis) Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 y 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994.

En el suplico de la demanda interesó la representación procesal de la demandante una sentencia que declarase: "Primero. Que la denominación ‹Lancôme› es notoriamente conocida en el mercando español gozando de un indudable renombre y reputación, como perteneciente a la demandante, la Sociedad Lancôme Parfums et Beauté & Cie.- Segundo. Que la demandante, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, ostenta un derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la denominación ‹Lancome› como signo distintivo. Tercero. Que don Severiano solicitó de mala fe la marca núm. 767.388 ‹Lancome› para artículos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas en el conocimiento de que tal denominación ya era utilizada y le pertenecía a la demandante. Cuarto - Que la marca núm. 767388 ‹Lancome› de la que es actual titular la demandada, doña Daniela , es nula y sin valor legal, por incurrir en causas de prohibición absolutas y/o relativas de registro recogidas en la Ley 32/ 1988 de Marcas , en el Convenio de la Unión de París y en el Acuerdo ADPIC, por inducir al público a error, identificar a una persona distinta de su solicitante y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación que ostentan los signos de la demandante.- Quinto. Que la marca núm. 767388 Lancome está siendo objeto de un uso comercial y publicitario con evidentes connotaciones de mala fe, buscándose una relación de asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos que distingue.- Sexto. Que la codemandada, doña Daniela carece del derecho a utilizar por sí o por licencias concedidas a terceros, la denominación ‹Lancome› para distinguir artículos de la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas y en concreto gafas.- Séptimo . Las Sociedades Emporio Optical S.L. y Navoptik S.L., ø.1 distinguir sus productos en el mercado con la Marca número 767.388 ‹Lancome› y utilizar la denominación ‹Lancome› sin autorización de Lancome Parfums et Beauté & Cie, han ocasionado un riesgo de asociación y de confusión en el consumidor, causándole a la actora graves perjuicios de los que deberá ser indemnizada en la cuantía que se determine, bien en período de prueba o en fase de ejecución de Sentencia, conforme las bases sentadas en el artículo 38 de la Ley de Marcas en sus diversos apartados, optando esta representación por el que resulte mayor de la aplicación alternativa de los parámetros establecidos en los puntos b) o c) del citado artículo.- Condenando Primero . A los demandados a estar y pasar por las anteriores y respectivas declaraciones.- Segundo. A la declaración de nulidad de registro de la Marca 767388 ‹Lancome› en la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas, con libramiento del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas en orden a la cancelación de este registro.- Tercero.- A doña Daniela y a las Sociedades Navoptik, SL. y Emporio Optical S.L. a abstenerse en el uso de la marca n° 767388.- Cuarto. A las Sociedades Navoptik S.L. y Emporio Optical S.L. a indemnizar a la actora en las cantidades que se determinen bien en ejecución de Sentencia.- Todo ello, con expresa condena a las costas del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Madrid, que, por providencia de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la admitió a trámite con el número 749/99, conforme a las reglas del juicio ordinario de menor cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados, don Severiano , por la Procurador de los Tribunales doña María Eugenia Fernández-Rico Fernández, doña Daniela , por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, Navoptik, SL y Emporio Tropical, SL por la Procurador de los Tribunales doña Carmen Madrid Sanz, los cuales contestaron la demanda con tales representaciones.

1. En su escrito de contestación, la representación de don Severiano alegó, en síntesis, que, en la fecha del registro de la marca número 767.388, la demandante sólo vendía en España productos de perfumería y accesorios, respectivamente, de las clases tres y veintiuno del nomenclátor internacional, totalmente distintos de los identificados con la marca cuyo registro solicitó en su día. Que, además, en esa fecha las marcas de la demandante no eran notorias y que muchas de ellas eran posteriores a la número 767.388. Que, en todo caso, no era aplicable la prohibición absoluta de registro del artículo 11, apartado 1 , letra f), ni, por no haber riesgo de confusión - dada la diferencia entre los productos -, la prohibición relativa del artículo 12, apartado 1, letra a), todos de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre. Que tampoco era aplicable, por la misma razón, el artículo 3, apartado 2, de dicha Ley . Y que lo mismo sucedía con los artículos 13 , letra b), del propio texto y con el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, ya que en mil novecientos setenta y cuatro las marcas de la demandante no eran renombradas en España. Que, en todo caso, no hubo mala fe por su parte, por lo que las acciones habrían prescrito.

   En el suplico del escrito, interesó la representación de dicho demandado del Juzgado de Primera Instancia que " se sirva admitirlo, tenerme por personada y parte en la representación que ostento y dejo acreditada a nombre de don Severiano , mandando se entiendan conmigo cuantas diligencias se deriven en lo sucesivo, y por contestada a la demanda interpuesta por Lancôme Parfums et Beaté & Cíe, en el sentido de oponerme a la misma, para que, seguido que sea el juicio por sus trámites, y previo recibimiento del pleito a prueba, dictar en su día Sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la actora ".

2. En su escrito de contestación, la representación procesal de doña Daniela alegó, en síntesis, que no concurría la prohibición relativa del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , por no ser los productos en conflicto semejantes. Que no era aplicable el artículo 3, apartado 2, de la citada Ley , ya que la actora no era usuaria de productos semejantes a las gafas distinguidas con la marca 767.388 y tampoco la prohibición de registro del artículo 13, letra c), del mismo texto legal, ya que en mil novecientos setenta y cuatro no eran las marcas de la actora renombradas. Que, por su parte, no había habido mala fe y que las acciones ejercitadas en la demanda habían prescrito, de acuerdo con los artículos 3, apartado 2, y 48, todos de la repetida Ley 32/1.988. Que , por último carecía de aplicabilidad al caso la prohibición absoluta del artículo 11, apartado 1, letra f), de la misma Ley .

   En el suplico de la contestación la representación de la demandada interesó del Juzgado de Primera Instancia que " se sirva admitirlo, y tener por contestada la demanda interpuesta pro Lancôme Parfums et Beaté & Cía, en el sentido de oponerme a la misma, para que, seguido que sea el juicio por sus trámites, y previo recibimiento del pleito a prueba, dictar en su día sentencia acogiendo la excepción perentoria interpuesta y desestimando íntegramente la demanda, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la actora ".

3. En el escrito de contestación de Navoptik, SL y Emporio Tropical, SL la representación procesal de dichas sociedades alegó, en síntesis, que no podía prosperar la acción de nulidad de la marca por virtud de la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , ya que había transcurrido el plazo de caducidad de tres años desde la entrada en vigor de la misma. Que, en todo caso, debía ser desestimada la acción de nulidad de la marca número 767.388, teniendo en cuenta que la notoriedad de las de la actora en la fecha del registro de la misma se refería sólo a productos de perfumería y cosmética, pues la diversificación de sus productos había sido posterior. Que no procedían las acciones dirigidas contra ellas, en concreto, la de indemnización de daños, dado que habían confiado de buena fe en el registro, a cuyo efecto hizo referencia al artículo 50, apartado 2, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

   En el suplico del escrito dicha representación interesó del Juzgado de Primera Instancia " se tenga por formalizada la contestación a la demanda y por hechas las manifestaciones que en la presente contestación se contienen de tal forma que, conforme al contenido de la misma, y previo recibimiento de pleito a prueba, se dicte sentencia desestimatoria de las pretensiones de la actora y, en especial, de la acción indemnizatoria ejercitada contra mis representadas, las entidades Emporio Optical, SL y Navoptik, SL ".

Celebrada la comparecencia previa prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Madrid dictó sentencia, con fecha dos de febrero de dos mil cuatro y la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por Lancôme Parfums et Beauté & Cie, contra Dña. Daniela , D. Severiano Navoptik S.L y Emporio Optical S.L, debo declarar y declaro: 1° Que la denominación es notoriamente conocida en el mercado español gozando de un indudable renombre y reputación, como perteneciente a la demandante, la Sociedad Lancome Parfums et Beaute & CIE.- 2° Que la demandante, Lancôme Parfums et Beaute & Cie, ostenta un derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la denominación como signo distintivo.- 3° Que D. Severiano solicitó de mala fe la marca número 767.388 para artículos de la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas en el conocimiento de que tal denominación ya era utilizada y le pertenecía a la demandante.- 4° Que la marca n° 767388 de la que es actual titular la demandada doña Daniela , es nula y sin valor legal, por incurrir en causas de prohibición absolutas y/o relativas de registro recogidas en la Ley 32/1988 de Marcas , en el Convenio de la Unión de París y en el Acuerdo ADPIC, por inducir al público a error, identificar a una persona distinta de su solicitante y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación que ostentan los signos de la demandante.- 5° Que la marca n° 767388 Lancome está siendo objeto de un uso comercial y publicitario con evidentes connotaciones de mala fe, buscándose una relación de asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos que distingue.- 6° Que la codemandada, doña Daniela carece del derecho a utilizar por sí o por licencias concedidas a terceros, la denominación para distinguir artículos de la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas y en concreto gafas.- 7° Las Sociedades Emporio Optical S.L., y Navoptik S al distinguir sus productos en el mercado con la Marca nº 767388 y utilizar la denominación sin autorización de Lancome Parfums et Beaute & Cie, han ocasionado un riesgo de asociación y de confusión en el consumidor, causándole a la actora graves perjuicios de los que deberá ser indemnizada en la cuantía que se determine, en fase de ejecución de sentencia, conforme las bases sentadas en el artículo 38 de la Ley de Marcas en sus diversos apartados, optando esta representación por el que resulte mayor de la aplicación alternativa de los parámetros establecidos en los puntos b) o c) del citado artículo. Debiendo condenar y condeno: 1° A los demandados a estar y pasar por las anteriores y respectivas declaraciones. 2° A la declaración de nulidad de registro de la Marca número 767388 en la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas, con libramiento del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas en orden a la cancelación de este registro.- 3° A Doña Daniela y a las Sociedades Navoptik S.L, y Emporio Optical S.L., a abstenerse en el uso de la marca n° 767388.- 4° A las Sociedades Navoptik S.L y Emporio Optical S.L, a indemnizar a la actora en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia.- Se condene a los demandados al pago de las costas procesales causadas".

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Madrid de dos de febrero de dos mil cuatro fue recurrida en apelación por las respectivas representaciones procesales de doña Daniela , de don Severiano y de Emporio Óptical, SL y Navoptik, SL.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que fueron turnadas a la Sección Vigésima de la misma, la cual tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha treinta y uno de julio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de doña Daniela y don Severiano contra la sentencia de dos de febrero de dos mil cuatro dictada en los autos civiles número 749/99 del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Madrid, confirmando íntegramente esa resolución, con imposición de las costas causadas en esta alzada a las partes apelantes".

La representación de doña Daniela interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid de treinta y uno de julio de dos mil siete, la cual, por providencia de quince de noviembre del mismo año, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de ocho de septiembre de dos mil nueve , decidió: " 1º) No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de doña Daniela contra la sentencia dictada, con fecha treinta y uno de julio de dos mil siete, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimo Veinte), en el rollo de apelación número 538/2004 , dimanante de los autos de juicio de menor cuantía número 749/1999 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Madrid.- 2º) Admitir el recurso de casación.- 3º) De conformidad y a los fines dispuestos en el art. 485 LEC 2.000 , entréguese copia del escrito de interposición del recurso formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".

El recurso de casación interpuesto por la representación de doña Daniela , se compone de dos motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

La infracción del artículo 48, apartado 2, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta.

La infracción del artículo 11, apartado 1, letra f) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de Lancôme Parfums et Beauté & Cie, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día tres de febrero de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Lancôme Parfums et Beauté & Cie es titular de numerosas marcas, españolas e internacionales con efectos en España. Las mismas se componen del término " Lancôme " sólo, en unos casos y, en otros, elemento dominante de un conjunto formado con otro gráfico.

Le fueron concedidas para identificar, entre otros productos, los de las clases 3 - perfumería y cosméticos - y 21 - accesorios y utensilios relacionados con los anteriores - del nomenclátor internacional.

Don Severiano solicitó en octubre de mil novecientos setenta y cuatro el registro de la marca española número 767.388, exclusivamente formada por el elemento denominativo " Lancome ".

Le fue concedida en mil novecientos setenta y seis para distinguir productos de la clase 9 - gafas, lentes y monturas para gafas -.

La referida marca fue transmitida por el titular originario a doña Daniela y es utilizada, al vender los productos distinguidos con ella, por Navoptik, SL y Emporio Óptical, SL.

Lancôme Parfums et Beauté & Cie, tras destacar la notoriedad de sus marcas, incluso en la fecha en que fue registrada la número 767.388 y la prioridad de muchas de ellas respecto de ésta, alegó en la demanda - dirigida contra las cuatro personas citadas - que la existencia de la misma generaba riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos para los que había sido concedida. Por lo que pretendió la anulación de su registro con apoyo en los artículos 3, apartado 2, 11, apartado 1, letra f), 12, apartado 1, letra a), y 13 , letras a) y c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas.

Y, al fin de evitar la excepción de prescripción extintiva de la acción de nulidad - efectivamente opuesta después por los demandados - afirmó infringida, con la concesión de la marca número 767.388, la prohibición absoluta establecida en el artículo 11, apartado 1, letra f), en relación con el apartado 3 del artículo 47 , así como que dicho registro se había solicitado de mala fe, con la consecuencia prevista en el artículo 48, apartado 2 , en relación con los artículos 3, apartado 2, 12, apartado 1, letra a), y 13 , letras a) y c), de la repetida Ley 32/1.9888 , señalados como violentados, según se dijo.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda y la Audiencia Provincial hizo lo contrario con los recursos de apelación de los demandados.

En la sentencia de segundo grado se declaró: (1º) la notoriedad del signo " Lancôme " - íntegrante como único elemento de, al menos, una de las marcas de Lancôme et Beauté & Cie - ya en el año mil novecientos setenta y cuatro, en que don Severiano solicitó el registro de la marca número 767.388; (2º) la mala fe del mencionado solicitante; (3º) la infracción, al practicarse el mencionado registro, de las prohibiciones absoluta y relativas, respectivamente previstas en los artículos 11, apartado 1, letra f), 12, apartado 1, letra a), y 13 , letras a) y c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre ; así como la concurrencia (4º) de la causa de nulidad sancionada en el apartado 2 del artículo 3 de la misma Ley .

La codemandada doña Daniela interpuso contra la sentencia de apelación recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

Sólo fue admitido el último, el cual está compuesto por dos motivos, en cuyo examen seguiremos un orden distinto al propuesto en el escrito de interposición

Dos precisiones conviene efectuar, previamente a entrar en el estudio de los mismos:

1. ) La Ley de marcas aplicada en el proceso y a la que se refiere el recurso de casación admitido es la número 32/1.988, de 10 de noviembre, hoy derogada.

2. ) Ninguna cuestión se ha planteado en el recurso admitido sobre si era realmente aplicable dicha Ley para anular el registro de la marca número 767.388 .

En el motivo segundo del recurso de casación, denuncia doña Daniela la infracción del artículo 11, apartado 1, letra f), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

1. Alega la recurrente que, para el caso de que una marca genere riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos o los servicios con ella distinguidos, están previstas las prohibiciones relativas de registro, no las absolutas, las cuales sólo operan en función del signo mismo y no de la existencia de otro prioritario.

   Añade que en el caso litigioso era evidente que el signo " Lancome " era apto, por sí, para convertirse en marca registrada.

2. Al dar respuesta a la alegación de infracción de dicho artículo 11, apartado 1, letra f), de la Ley 32/1.988 - que había sido expresamente declarada por el Juzgado de Primera Instancia -, la Audiencia Provincial argumentó en su sentencia - fundamento de derecho séptimo - que " nadie discute la identidad fonética e incluso gráfica... de las marcas contrapuestas, por lo que no puede prevalecer la diferencia de productos incluidos en el nomenclátor, ya que este número es un elemento coadyuvante... ", de modo que " en definitiva, esas coincidencias fonética y gráfica excluyen la aplicación del principio de especialidad ".

La función esencial de la marca no es otra que la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. Así lo establecen el décimo considerando de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, el artículo 1 de la aplicable Ley 32/1.988 y numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - entre ellas, las de 17 de octubre de 1.990 (C-10/89 ), 29 de septiembre de 1.998 (C-39/97 ), 22 de junio de 1.999 (C-342/97), 18 de junio de 2.002 (C-299/99), 12 de diciembre de 2.002 (C-273/00) y 12 de febrero de 2.004 (C-218/01) -.

Lo expuesto no significa que la marca tenga que informar con precisión sobre la identidad del fabricante o vendedor del producto o del prestador del servicio de que se trate, pero sí que ha de permitir al público interesado distinguirlos de los que tienen otro origen y, por tal, entender que todos los diferenciados por un mismo signo han sido fabricados o vendidos bajo el control de un único titular, responsable de su calidad - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 1.990 , antes mencionada -.

Para cumplir esa función indicadora y para no constituir un factor de falseamiento de la libre competencia, la marca ha de reunir determinados requisitos, los cuales - sin perjuicio de los fenómenos de vulgarización, conversión en signo engañoso o adquisición sobrevenida de fuerza distintiva: artículos 53, letras b) y c), y 47, apartado 2, de la Ley 32/1.988 y artículos 3, apartados 1, letra d), y 3, y 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE -, tienen que concurrir en el momento de practicarse la inscripción. Se trata de una condición necesaria para otorgar, tanto más a lo registrado con eficacia constitutiva, una protección fuerte.

1. De esos requisitos unos son intrínsecos y otros extrínsecos, en el sentido, respectivamente, de esenciales a la marca o impuestos por circunstancias ajenas a ella. La falta de alguno de los primeros se contempla en la regulación de las prohibiciones absolutas y la de los segundos en la de las prohibiciones relativas.

   Aquellas se determinan, no obstante lo expuesto, considerando el signo, no en abstracto, sino en relación con el producto o servicio al que vaya a distinguir - sentencia de 28 de noviembre de 1.988 - y, también, teniendo en cuenta la percepción de sus destinatarios - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2.003 (C-53,54 y 55/01) -.

2. En particular, la prohibición de registro que contiene el artículo 11, apartado 1, letra f), de la Ley 32/1.988 - letra g) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE - responde a la necesidad de que la información que proporciona la marca, por sí y en relación con el producto o servicio al que se vaya a aplicar, pueda generar error en el público sobre las características de uno u otro - tales como su naturaleza, calidad, procedencia geográfica, composición, valor... -.

3. También está prohibido el registro de la marca cuando colisiona con otra anterior, por razón de que la coexistencia genera un riesgo de confusión, que incluye el de asociación - artículos 12, apartado 1, letra a) de la Ley 32/1.988, y 4, apartado 1 , letra a), de la Directiva 89/104/CEEE -, o un indebido aprovechamiento de la reputación ganada por la prioritaria - letras c) del artículo 13 de la Ley 32/1.988 y a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE -.

   El riesgo de confusión se identifica con el de que se genere una equivocada creencia sobre el origen empresarial de los productos o servicios designados con las marcas en conflicto. Es claro que, en tal supuesto, el riesgo de error, convertido en impedimento, no deriva de la propia marca que se quiere registrar, sino de un factor extraño a ella, como es la existencia de la que se considera prioritaria.

   Se trata, al fin, de una prohibición relativa, sometida al régimen específico de las de esa clase.

4. El Tribunal de apelación no tuvo en cuenta las mencionadas distinciones y aplicó una prohibición absoluta a supuestos que son distintos del contemplado en ella. Esto es, la proyectó sobre un caso de riesgo de confusión con una marca prioritaria - al que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988 - y, también, al aprovechamiento de la reputación de la misma - al que se refiere el artículo 13, letra c), de la misma Ley -.

   Por ello, el motivo segundo del recurso debe ser estimado.

En el primero de los motivos, señala doña Daniela como norma infringida la del apartado 2 del artículo 48 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , tal como la interpreta la jurisprudencia.

Niega en este motivo que quien solicitó el registro de la marca número 767.388, esto es, don Severiano , hubiera actuado de mala fe. Señala que la mala fe ha sido identificada por la jurisprudencia con el conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca anteriormente solicitada o registrada, con la que se dé una doble identidad o semejanza con aptitud bastante para producir confusión en el mercado o para generar riesgo de asociación en los consumidores o usuarios: entre los signos, en los planos fonético, gráfico o conceptual, y entre los productos o servicios distinguidos. Cita en apoyo de su afirmación la sentencia de 25 de enero de 2.007 .

Concluye la recurrente su argumentación afirmando que, según la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, don Severiano conocía, al solicitar el registro de la marca número 767.388, la existencia de las marcas que Lancôme Parfums et Beauté & Cie utilizaba para designar productos de la clase 3 del nomenclátor, los cuales son muy distintos de aquellos para los que había solicitado la concesión de su marca - los de la clase 9 -.

La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa - elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), del la Ley 17/2.001 - consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate - como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2.007 , la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento -.

1. Es de advertir que el Tribunal de apelación declaró probado que don Severiano , al solicitar el registro de la marca número 767.388, tenía conocimiento no sólo del uso del signo " Lancôme " por la demandante, sino también de su notoriedad, y que actuó con el " ánimo de servirse del prestigio de la ya conocida internacionalmente marca ‹Lancôme›, sinónimo de calidad ".

   Consideró demostrado, el Tribunal de apelación, al fin, que dicho solicitante buscó con el registro de la marca " Lancome " para distinguir lentes, gafas y monturas de gafas - productos de la clase 9 del nomenclátor - aprovecharse de la reputación de las prioritarias marcas de Lancôme Parfums et Beauté & Cie, aplicadas a productos distintos.

2. Con ese antecedente hay que concluir afirmando que, si es cierto que las marcas de la ahora demandante se habían concedido para designar productos distintos de los que luego fueron identificados con la marca número 767.388, también lo es que la prohibición relativa que regulaba el artículo 13, letra c), de la Ley 32/1.988 , operaba, de acuerdo con el específico régimen de protección de las marcas renombradas, al margen del principio de especialidad, imperante en otros supuestos - que fue a los que se refirió la sentencia de 25 de enero de 2.007 , citada en el escrito de interposición -.

   En esas condiciones no cabe negar la mala fe del solicitante por razón de las diferencias existentes entre los productos designados con una y otras marcas.

   El motivo debe también ser desestimado.

Procede, por lo expuesto y pese al éxito de uno de sus motivos, desestimar el recurso de casación interpuesto por doña Daniela , a la que deben ser impuestas las costas de acuerdo con el principio de vencimiento que sanciona el artículo 398, en relación con el 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.