STS 721/2010, 16 de Noviembre de 2010

Mediante escrito registrado por el Juzgado Decano de Burgos el diecinueve de enero de dos mil cinco, el Procurador de los Tribunales don Fernando Santamaría Alcalde interpuso, en representación de J. García Carrión, demanda de juicio ordinario contra Bodegas Antaño, SA.

En la mencionada demanda, la representación procesal de J. García Carrión, SA alegó, en síntesis, que la misma era titular de la marca española denominativa " Don Antaño ", la cual había solicitado el once de julio de mil novecientos ochenta y seis y le había sido concedida, con el número 1.154.540, el cinco de junio de mil novecientos ochenta y siete, para distinguir productos de la clase 33 - vinos, anisados, aguardientes, brandy y licores en general -. Y que la concesión fue publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

Añadió que la demandada, inicialmente denominada Vinos de Calidad de Castilla y León, SA, había solicitado el registro de la marca " Antaño ", para distinguir productos de la clase misma 33 del nomenclátor. Que dicho registro le fue denegado por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de cinco de agosto de mil novecientos noventa y dos, precisamente, como consecuencia de la existencia de la marca prioritaria de la demandante " Don Antaño ". Que, pese a ello, la demandada cambió, por acuerdo de uno de febrero de mil novecientos noventa y uno, su denominación social inicial por la de " Bodegas Antaño, SA ". Que, además, la demandada había participado en una feria de muestras alimentaria con el nombre comercial " Bodegas Antaño ", utilizado de un modo que la palabra " Antaño ", con letras mayúsculas, tenía unas dimensiones más grandes que la palabra " Bodega ". Y que utilizaba esas palabras para identificar las botellas de vino que vendía, así como en Internet una página web, con el título www.bodegas-antano.com .

Continuó alegando que, con el uso de su denominación y nombre comercial, la demandada lesionaba el derecho de exclusión de que era titular la demandante sobre su mencionada marca número 1.154.540, a la vez que cometía un acto de competencia desleal. Con esos antecedentes, y tras invocar la aplicación de los artículos 34 y 45, así como la disposición adicional decimoséptima, todos de la Ley 17/2.007, de 7 de diciembre, de marcas, y el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, en el suplico de su demanda interesó la representación de la demandante, una sentencia " en virtud de la cual se declare: Primero.- El derecho exclusivo y excluyente de la actora a utilizar la marca número 1.154.540 . Segundo.- Que la denominación social de la demandada, en la forma en que se ha venido utilizando (destacando el vocablo Antaño) es incompatible con la marca número 1.154.540 y constituye un acto de competencia desleal. Tercero.- Que la utilización de la denominación y gráfico de un escudo según aparece en el Documento 13 aportado con esta demanda, es incompatible con la marca número 1.154.540 don Antonio y además constituye un acto de competencia desleal. Y como consecuencia de lo anterior, que se condene a : 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A abstenerse en el uso de la denominación como nombre comercial o marca para productos o actividades que guardan relación con los productos distinguidos con la marca número 1.154.540 . 3.- A modificar la denominación social por otra que no se confunda con la marca número 1.154.540, inscribiendo tal modificación el Registro Mercantil. 4.- A retirar del tráfico económico materiales, documentos de publicidad o de negocio que sirvan de soporte a la denominación social y, a través de los cuales se haya materializado la infracción del derecho de marcas número 1.154.540, así como el acto de competencia desleal. 5.- A publicar la sentencia, a su costa, en los periódicos El País y ABC. 6.- A satisfacer las costas del presente procedimiento".

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos, que la admitió a trámite por auto de veinticinco de enero de dos mil cinco, con el número 65/05, conforme a las normas del juicio ordinario.

La demandada, Bodegas Antaño, SA, fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Cesar Gutiérrez Moliner, que, con dicha representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de la demandada alegó, en síntesis, que la misma estaba domiciliada en Rueda y elaboraba, criaba y vendía vinos blancos y negros. Que cambió su denominación por los problemas que le generaba la que anteriormente tenía, a los efectos de comercializar sus vinos, por razón de la existencia de una denominación de origen. Que, en aquel tiempo, ignoraba la realidad de la marca " Don Antaño ", ya que no era usada por la demandante en los años mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y dos. Que la acción ejercitada en la demanda había prescrito, pues pudo haberlo sido en el año mil novecientos noventa y siete, en que la demandante conoció su cambio de denominación social.

Además, la demandada formuló reconvención, con alegación de que J. García Carrión no había demostrado el uso real y efectivo de su marca y que el único signo que aparecía usado por ella era " Antaño ", de modo que la marca " Don Antaño " había caducado por falta de uso.

Señaló como aplicables los artículos 39 y 55 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, e interesó una sentencia " por la que, estimando íntegramente la mencionada demanda reconvencional: a) Se declare la caducidad de la marca número 1.154.540, librándose una vez firme dicha sentencia, el correspondiente mandamiento a la Oficina de Patentes y Marca para la debida constancia en los Libros Oficiales de dicho organismo de la caducidad que se decrete. b) Todo ello con la expresa imposición de costas que se causen en el presente procedimiento, con expresa declaración de temeridad" .

Del escrito de reconvención se dio traslado a J. García Carrión, que presentó escrito de contestación, en cuyo suplico interesó la desestimación de aquella, con imposición de las costas a la demandada.

Celebrada la audiencia previa el tres de octubre de dos mil cinco, en el acto del juicio, que tuvo lugar el quince de febrero de dos mil seis, se practicó la prueba que, propuesta, había sido admitida.

Las actuaciones quedaron conclusas y el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos dictó sentencia, con fecha veintidós de abril de dos mil seis y la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Sr. Santamaría Alcalde en representación de la Mercantil, debo declarar y declaro el derecho exclusivo y excluyente de la actora a utilizar la marca n° 1.154.540, asimismo debo declarar y declaro que la denominación social de la entidad demandada en la forma en que se ha venido utilizando (destacando el vocablo Antaño) es incompatible con la marca n°1.154.540 y constituye un acto de competencia desleal, asimismo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones a abstenerse en el uso de la denominación y gráfico de un escudo según aparece en el documento n°13 de la demanda es incompatible con la marca n°1.154.540 y además constituye un acto de competencia desleal, debiendo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones a abstenerse en el uso de la denominación como nombre comercial o marca para productos o actividades que guarden relación con los productos distinguidos con la marca n°1.154.540, a modificar la denominación social por otra que no se confunda con la marca n°1.154.540 inscribiendo tal modificación en el Registro Mercantil, a retirar del tráfico económico materiales, documentos de publicidad o de negocio que sirvan de soporte a la denominación social y a través de los cuales se haya materializado la infracción del derecho de marcas n°1.154.540 así como el acto de competencia desleal, a publicar la citada Sentencia, a costa de la demandada en los periódicos y, con expresa imposición de costas a la parte demandada.- Que desestimando como desestimo la Reconvención formulada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner en representación de la Entidad debo absolver y absuelvo a la Mercantil de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente".

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos de veintidós de abril de dos mil seis fue recurrida en apelación por Bodegas Antaño, SA.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Burgos, en la que se turnaron a la Sección Tercera, que tramitó el recurso y dictó sentencia el veintiséis de octubre de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Cesar Gutiérrez Moliner contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Burgos en los autos de juicio ordinario 65/2005 con revocación parcial de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por J. García Carrión, SA contra Bodegas Antaño, SA, absolviendo a la parte demandada de todos los pedimentos de la misma, y con imposición a la parte actora de las costas causadas por su demanda. En todo lo demás se confirma la sentencia apelada, sin hacer imposición de las costas causadas en esta alzada ".

La representación procesal de J. García Carrión interpuso, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el veintiséis de octubre de dos mil seis, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Dicho Tribunal, por providencia de cinco de enero de dos mil siete, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de trece de enero de dos mil nueve, decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil, contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Tercera), con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, en el rollo de apelación 374/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario número 65/2005 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos .- 2º) Entregar copia del escrito de interposición de los recursos, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días ".

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por J. García Carrión contra la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil seis de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, se compone de dos motivos, en los que, con apoyo en el artículo 469, apartado uno, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la recurrente denuncia:

La infracción del artículo 217, apartado tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 319 y 326 de la misma Ley .

La infracción del artículo 218, apartado uno, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso de casación interpuesto por J. García Carrión contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil seis por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, se compone de tres motivos, en los que, con apoyo en el artículo 477, apartados uno, dos, ordinal tercero, y tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la recurrente denuncia:

La infracción por aplicación indebida del artículo 45 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

La infracción por aplicación indebida del artículo 37 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

La infracción por inaplicación del artículo 34 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña Mónica Lumbreras Manzano, en nombre y representación de Bodegas Antaño, SA, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

No habiendo solicitado todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día veintiséis de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

J. García Carrión, SA es titular de la marca denominativa "Don Antaño ", que le fue concedida, con el número 1.154.540, el cinco de junio de mil novecientos ochenta y siete, para distinguir productos de la clase 33 del nomenclátor - vinos, anisados, aguardientes y licores en general -.

Dicha sociedad ejercitó en la demanda - con apoyo en los artículos 40 y 41 y en la disposición adicional decimoséptima, normas todas ellas de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, así como en el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero - acciones declarativas y de condena, con causa en la violación del signo registrado del que era titular y en la comisión de actos de competencia desleal, contra Bodegas Antaño, SA.

Consideró la demandante que generaba riesgo de confusión con su prioritaria marca el uso por la demandada, tanto de su denominación social, como del nombre comercial " Bodegas Antaño " - en ferias de muestras y en el entorno Internet - y de una marca de la misma composición - para identificar el vino que comercializaba -.

Dichas acciones fueron estimadas en la primera instancia y desestimadas en la segunda, al considerar el Tribunal de apelación que, como había opuesto en su escrito de alegaciones Bodegas Antaño, SA, las mismas habían prescrito, de acuerdo con el artículo 45 de la citada Ley .

La prescripción extintiva de las acciones ejercitadas por J. García Carrión había sido negada por el Juzgado de Primera Instancia, con el argumento de que, cualquiera que hubiera sido el día en que Bodegas Antaño, SA la comenzó a ejecutar, su conducta infractora de los derechos de la actora sobre la marca " Don Antaño " continuaba produciéndose en el momento de interposición de la demanda, lo que posibilitaba considerar tempestivo el ejercicio de las acciones de defensa de aquellos.

Por el contrario, la Audiencia Provincial declaró prescritas las acciones, al rechazar la que en su sentencia denomina teoría de los actos continuados " como medio de evitar la prescripción ".

Por su parte, la demandada interpuso reconvención, en ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso de la marca número 1.154.540 - con apoyo en los artículos 39 y 55, apartado uno, letra c), de la misma Ley 17/2.001 -. Pero la misma fue desestimada en la primera instancia y la decisión del Juzgado ganó firmeza, al no haber sido recurrida.

Contra la sentencia de segundo grado J. García Carrión interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que seguidamente examinamos siguiendo el orden establecido en el apartado primero, regla sexta, de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal, J. García Carrión, SA, con apoyo en el artículo 469, ordinal segundo de su apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la infracción del artículo 217, apartado tercero, en relación, con los artículos 319 y 326, todos de la misma Ley .

Se refiere la recurrente a la prueba del día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de las acciones ejercitadas en la demanda, que el Tribunal de apelación había fijado en el doce de mayo de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que la actora requirió a la demandada para que cambiara su denominación social y dejara de utilizar el nombre comercial que ya entonces usaba.

Alega, al respecto, que " no existe en autos elemento probatorio alguno que permita afirmar que J. García Carrión, SA tuvo conocimiento de los hechos que motivaron la presentación de la demanda en una fecha anterior a la que acredita la documental " a que el motivo se refiere.

Las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de tal falta a la parte a la que, según ellas, no le incumbía demostrarlos ni, por tanto, soportar las consecuencias de la deficiencia probatoria sentencia de 14 de junio de 2.010 y las que en ella se mencionan-.

Por ello mismo, la alegación en el recurso extraordinario de la supuesta infracción de normas sobre el " onus probandi " no permite una revisión de la prueba practicada, según hemos declarado en aplicación, tanto del derogado artículo 1.214 Código Civil - sentencias de 24 de octubre de 2.000, 20 de septiembre de

2.001, 6 de febrero y 9 de mayo de 2007, entre otras muchas -, como del vigente artículo 217 de Ley de Enjuiciamiento Civil - sentencias de 2 de marzo y 29 de diciembre de 2.009 y 4 de febrero y 14 de junio de

2.010, entre otras muchas -.

Con otras palabras, no cabe alegar la vulneración de las reglas sobre la carga de la prueba para denunciar una incorrecta valoración de los medios efectivamente practicados.

Además, el precepto invocado para canalizar el recurso extraordinario por infracción procesal de la demandante - el del ordinal segundo del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite, en ningún caso, esa revisión de la valoración de la prueba, ya que, como señala la repetida sentencia de 14 de junio de 2.010, dicho motivo de infracción procesal está reservado al examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia, las cuales comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la resolución y sus requisitos internos, pero no las reglas y criterios que deben observarse para valorar los distintos medios de prueba, los cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a los que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado.

Así, hemos declarado en numerosas ocasiones que la valoración probatoria sólo puede, excepcionalmente, tener acceso a este recurso extraordinario mediante un soporte adecuado, que no es otro que el del ordinal cuarto del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, claro está, en el caso de que, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 de la Constitución Española.

El motivo se desestima.

En el segundo motivo del mismo recurso, J. García Carrión señala como infringido el artículo 218, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al que las sentencias han de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.

Afirma la recurrente que en su demanda había deducido dos pretensiones declarativas sobre las que el Tribunal de apelación no se había pronunciado, de modo que las había dejado sin respuesta. Alega, por ello, que la sentencia recurrida adolece del defecto de incongruencia por omisión o " ex silentio ".

De las pretensiones señaladas en el motivo, una se refiere a la declaración del derecho de la recurrente a utilizar, con carácter excluyente, la marca número 1.154.540 de la que la misma es titular aparece en el ordinal primero del suplico de la demanda -. La otra tiene por objeto la declaración de que la utilización por la demandada de su denominación social y su nombre comercial, en los términos antes señalados, constituye, además de un comportamiento lesivo para el derecho de la actora sobre la marca " Don Antaño ", un acto de competencia desleal, en concreto, el tipificado en el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero - aparece en los ordinales segundo y tercero del referido suplico -.

La norma del apartado segundo del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone, a quien pretenda invocar este tipo de motivo, la carga de interesar la subsanación de la falta.

Señala la sentencia 16 de diciembre de 2.008 que, según la referida norma, sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del art. 24 Constitución Española se haya denunciado en la instancia. En el caso de sentencias que hubieran omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el medio de subsanar la falta es el auto de complemento que, a instancia de parte, deberá dictar el Tribunal, conforme dispone el apartado segundo del artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La recurrente tenía la posibilidad de denunciar en la segunda instancia, para su subsanación, el defecto procesal de incongruencia omisiva mediante el ejercicio de la petición de complemento de la sentencia que prevé el mencionado artículo.

No habiéndose acreditado que la recurrente hubiera acudido a dicho procedimiento, el recurso era inadmisible y, en el trance de dictar sentencia, en que nos encontramos, debe ser desestimado.

En el primero de los motivos del recurso de casación, J. García Carrión denuncia la infracción del apartado primero del artículo 45 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, conforme al que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

Alega la recurrente que la Audiencia Provincial, al considerar día inicial para el cómputo del plazo de prescripción extintiva que establece el referido precepto aquel en que ella había remitido a la demandada una carta requiriéndola para que cambiara su denominación y cesara en el uso del nombre comercial " Bodegas Antaño ", no había tenido en cuenta que eran tres los comportamientos que a la misma había imputado en la demanda como lesivos para su derecho - la utilización de dicho signo en el entorno Internet, en una feria de muestras de productos relacionados con la alimentación y en las botellas de vino que lanzaba al mercado - y que cada uno de ellos era independiente de los demás, tenía una fecha distinta de comienzo y, en todo caso, fueron conocidos por ella con posterioridad al envió de la carta tomada en consideración en la sentencia recurrida.

Añade que, en todo caso, se trataba de un comportamiento continuado de la demandada, mantenido en la fecha de interposición de la demanda, por lo que el " dies a quo " del cómputo del tiempo de prescripción no tenía que ser el de la violación primera o inicial, sino aquel en que la demandada cesara en su ilícito comportamiento.

Esta segunda es la calificación que, a la vista de la prueba, se contiene en la sentencia recurrida y a ella exclusivamente nos referimos.

Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción, ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate.

Así, en el supuesto de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 45 de la Ley 17/2001, tenga por función defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que atribuye a su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en que el derecho resulta lesionado o negado.

Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o permanece en el tiempo, sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones que puede ejercitar el titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediablemente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o, por el contrario, si debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

A esa cuestión nos referimos en la sentencia de 20 de enero de 2.010 - recurso número 1.370/2005 -, en relación con el artículo 39 de la Ley 32/1.988, del mismo contenido que el 45, apartado primero, de la Ley 17/2.001 . En ella declaramos que una interpretación como aquella en la que se sostiene la sentencia recurrida no es la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata. Antes bien, para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 45 no sanciona con la prescripción la inactividad del perjudicado mientras se siga repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, basta con considerar que hay posibilidad de ejercitar las acciones, también, en tanto que la infracción persista o cada vez que se reitere. También destacamos que no se opone a esa concepción la admisión - en la letra a) del artículo 36 de la derogada Ley 32/1.988 y en la misma letra del apartado primero del artículo 41 de la Ley 17/2.001 - de la que fue novedosa acción de cesación de los actos de violación del derecho, cuyo fracaso, como tal - no como acción de prohibición -, es la consecuencia no de la prescripción extintiva, sino, antes y simplemente, de que el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica previamente al ejercicio de la misma, privándole de sentido.

Y que la decisión de vincular el nacimiento de las acciones no a la primera infracción o al comienzo de ella, según que se reitere o permanezca, sino a cada una que la reproduzca o a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado, en el referido sentido, el artículo 45 por el tenor de otras normas de la propia Ley . Al menos y en primer término, por la contenida en el apartado segundo del mismo artículo 45 - el cuarto del artículo 38 de la Ley derogada -, que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicho precepto sería totalmente inútil de no entenderse que en él se ha querido establecer una regla especial, sometiendo el ejercicio de la acción indemnizatoria a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos. En segundo lugar, por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 y el artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2.001, que refieren la llamada prescripción por tolerancia a la acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro y la vinculan no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de al menos cinco años consecutivos.

El motivo se estima.

Los dos últimos motivos del recurso de casación de la demandante contienen alegaciones formuladas para el caso de que el anterior fuera estimado, como ha sucedido.

Alega J. García Carrión, SA que su derecho sobre la marca " Don Antaño " no estaba limitado en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 17/2.001 - motivo segundo - y que concurrían los presupuestos para entender correcto el ejercicio del " ius prohibendi " en los términos establecidos en el apartado tercero del artículo 34 de la misma Ley - motivo tercero -.

Ambas cuestiones fueron correctamente tratadas en la sentencia de la primera instancia. En ella se negó que el uso por la demandada del término "Antaño ", integrado en su denominación social, como nombre comercial y como marca resulte amparado por la limitación establecida en el artículo 37 . Por otro lado, en ella se aplicaron de modo adecuado los criterios de identificación del riesgo de confusión que justifican el ejercicio por la ahora recurrente de su facultad de exclusión, en los términos que establece el artículo 34 .

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer a la recurrente, J. García Carrión, SA, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, que desestimamos, y a la en su día apelante, Bodegas Antaño, SA, las de las de la segunda instancia, como consecuencia de la desestimación de su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.

Sobre las costas del recurso de casación, que estimamos, no procede especial pronunciamiento.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Contestación.