STS, 25 de Noviembre de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:6280 |
| Número de Recurso | 2474/2010 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2474/2010 interpuesto por la "COMPAGNIE GERVAIS DANONE", representada por la Procurador Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia dictada con fecha 19 de diciembre de 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 28/2007, sobre concesión del registro de la marca número 2.617.726, "HiperDino"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.", representada por la Procurador Dª. Isabel Campillo García.
La "Compagnie Gervais Danone" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 28/2007 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2005, confirmada en alzada el 1 de diciembre de 2006, que concedió el registro de la marca número 2.632.569, "HiperDino" (mixta) para productos pertenecientes a múltiples clases del Nomenclátor.
En su escrito de demanda, de 3 de diciembre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "anulando y revocando los acuerdos de concesión, disponiendo, en consecuencia, la denegación del registro". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de mayo de 2008, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". Por otrosí se opuso al recibimiento a prueba.
"Dinosol Supermercados, S.L." contestó a la demanda con fecha 3 de noviembre de 2008 y suplicó sentencia "por la que se declare no haber lugar a la demanda, se desestime el recurso y se confirmen las resoluciones recurridas como actos conformes a Derecho, por ser así procedente en Justicia, con expresa imposición de costas a la recurrente, por su evidente temeridad". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Compagnie Gervais Danone, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de diciembre de 2006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de diciembre de 2005. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".
Con fecha 24 de mayo de 2010 la "Compagnie Gervais Danone" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2474/2010 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
"Dinosol Supermercados, S.L." se opuso igualmente al recurso y suplicó a la Sala "dicte sentencia por la que se declare la incursión del presente recurso en causa de inadmisibilidad previa y, subsidiariamente, y para el supuesto de que esta argumentación no fuera estimada, declare no haber lugar al recurso de casación formulado, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".
Por providencia de 27 de octubre de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de diciembre de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Compagnie Gervais Danone" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.632.569, "HiperDino", con gráfico,, para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca número 2.632.569, "HiperDino" mixta, solicitada por "Ahold Supermercados, S.L.", se había opuesto, entre otras, la "Compagnie Gervais Danone" en cuanto titular de la marca número 778.445, que ampara productos de las clases 5, 29, 30, 32, 43 y 44.
La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados HiperDino y gráfico y el gráfico oponente, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado pues los dos gráficos representan de forma caprichosa la figura de un dinosaurio, sin embargo sus características -tanto por posición como por el aspecto gestual y de expresión- son tan distintas que no sólo no son confundibles sino que no se aprecia riesgo de asociación entre ellas. No concurren las circunstancias previstas en el art. 27.2 de la Ley de Marcas ".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:
"[...] El Tribunal Supremo, en sentencias de 12 de noviembre de 2008 ha señalado que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc. tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.
Ello nos lleva al análisis del elemento que aparece como perturbador en el pleito y que no es otro que las figuras de dinosaurio que aparecen en ambas marcas. Si se observan ambas se ve que los dragones no sólo se encuentran en disposición diferentes sino que en la forma son dispares ya sea por la configuración de una de las manos de tamaño desproporcionado respecto del resto del cuerpo; ya sea por la existencia de una letra en el pecho o por la fisonomía general de los dragones más al estilo de un ser humano el de la oponente tanto por la forma de las patas que semejan piernas como por su falta de rabo. Por otro lado, si bien en la demanda aparecen dibujadas ambas figuras con idénticos colores lo cierto es que no se acompaña documento gráfico alguno del que se derive tal colorido en la oponente; es más, señaló la solicitante en su escrito de contestación que la figura del dragón Danonino era de color azul lo que se puede verificar como cierto en la página web de la casa Danone.
Esas diferencias son sustanciales para entender que entre las marcas enfrentadas existe suficiente disparidad de conjunto, incluso para los servicios y productos enfrentados, para evitar cualquier error en el consumidor normal de los productos de una y otra sin que la relevancia que pudiera tener el dragón asociado a Danonino destruya tal declaración dado que tal dibujo va asociado, según el abundante reportaje fotográfico aportado, al nombre de la empresa lo que determina aún más, si cabe, la imposibilidad de provocar el error en el consumidor. Por otro lado, ambas mercantiles cuentan en propiedad con marcas en las que aparecen dinosaurios con formas similares a las ahora enfrentadas por lo que no cabe establecer esa capacidad de asociación que pretende la recurrente."
El recurso de casación consta de un solo motivo, fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la 17/2001, de Marcas.
En la primera parte del motivo la "Compagnie Gervais Danone" afirma que la Sala de instancia ha incurrido en el error de considerar que el dibujo de la marca oponente era de color azul cuando en realidad era verde. El error deriva de que la Sala habría tomado como marca oponente la internacional número 810.918 (dinosaurio de color azul, con manchas amarillas) cuando la que opuso la "Compagnie Gervais Danone" en el expediente administrativo fue la internacional número 778.445 (el mismo dinosaurio en color verde, también con manchas amarillas).
El resto del planteamiento argumental no es sino repetición de lo que la "Compagnie Gervais Danone" había afirmado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Sala sentenciadora, a saber, que el nuevo signo es semejante al ya registrado, número 778.445, en su contenido gráfico. Insiste en que los dibujos de ambas marcas (representaciones infantiles de un dinosaurio, propias de los dibujos animados) tienen un gran parecido pues una y otra muestran aquellos animales de modo similar en su forma y en sus colores, hasta el punto de que el dibujo de la nueva marca puede confundirse o asociarse con el de la anterior. Rechaza que el vocablo "HiperDino" en el nuevo signo anule las diferencias de los componentes gráficos pues su marca número 778.445 carece de elementos denominativos. Añade, en fin, que las marcas en liza protegen productos análogos para concluir que existe un grave riesgo de confusión o de asociación entre ellas.
El motivo -y con él el recurso en su conjunto- no puede ser estimado. La argumentación de la Sala de instancia gira precisamente en torno a dos ejes: las diferencias entre los animales insertos en ambas marcas, por un lado, y la relevancia del término o denominación "HiperDino" que figura en la aspirante. El análisis conjunto de estas circunstancias conduce al tribunal a negar, precisamente por las diferencias de los signos enfrentados, que concurra la prohibición de registro establecida en el artículo
6.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 .
La Sala, al encontrar dichas diferencias entre los animales registrados, implícitamente admite que unos y otros tienen ciertas similitudes obvias (si no, no serían dinosaurios) pero que presentan también características divergentes, potenciadas si se atiende al conjunto de los signos por la presencia de otro término en la marca aspirante. Y, en efecto, aun siendo cierto que, ante la identidad aplicativa, la valoración de las diferencias en la denominación ha de ser más rigurosa, coincidimos con el tribunal de instancia en su apreciación.
La propia recurrente afirma no desconocer la doctrina del Tribunal Supremo contraria a que el recurso de casación en materia de marcas se transforme en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni que en aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias apreciadas. Sostiene, sin embargo, que ha sido relevante en este caso el ya expuesto "error de apreciación", dicho lo cual el resto de su argumentación es, pese a sus afirmaciones iniciales, un intento de rebatir las diferencias que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha encontrado entre los dos animales, para concluir que son nimias y no pueden ocultar la semejanza o similitud de los signos enfrentados.
En efecto, el contenido del motivo único de casación va dirigido en realidad a discrepar sobre la intensidad de las diferencias apreciadas por el tribunal de instancia. Diferencias que, repetimos, no excluyen la existencia de ciertos componentes parciales de semejanza gráfica. Cuando estos últimos, sin embargo, son más débiles que el resto de los elementos diferenciales, no concurre el primero de los presupuestos necesarios para aplicar el precepto legal supuestamente infringido.
Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba -o se negaba- la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban animales. Hemos afirmado en ellas la imposibilidad de reivindicar a título exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos, águilas y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, sólo un examen pormenorizado de sus componentes figurativos puede llevar o bien a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios, o bien a autorizar su inscripción si las semejanzas no son de tal calibre.
Dado que dicho juicio sobre la mayor o menor similitud de los grafismos respectivos corresponde, como reconoce la recurrente, a los tribunales de instancia, cuya apreciación debe prevalecer salvo que en casación se muestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede, el motivo casacional no podrá ser acogido. No sería procedente inscribir marcas que, efectivamente, incorporaran sin más la figura de un dinosaurio igual al registrado por la "Compagnie Gervais Danone", pero en este caso el signo a cuya inscripción se accedió bien puede considerarse diferente de la marca prioritaria opuesta por quien hoy es recurrente.
Se trata, repetimos, de un juicio inequívocamente vinculado a la comparación de los rasgos gráficos en liza, que tanto podrá derivar en la apreciación de su incompatibilidad (en nuestra sentencia de sentencia 5 de mayo de 2006 desestimamos el recurso de casación número 7969/2003, confirmando la sentencia de instancia que había constatado la similitud de dos dinosaurios) como de su compatibilidad, siempre en función de las particulares características de cada figura.
En este caso no es irrazonable concluir, como hace el tribunal sentenciador y antes la Oficina registral, que el dinosaurio de "HiperDino" difiere en sus rasgos del de la "Compagnie Gervais Danone" de modo suficiente como para excluir los riesgos de confusión y de asociación. Destaca la Sala cómo "los dragones no sólo se encuentran en disposición diferentes sino que en la forma son dispares", tanto por la configuración de una de sus manos, de tamaño desproporcionado respecto del resto del cuerpo, como por la existencia de una letra en el pecho y por "la fisonomía general de los dragones", uno de rasgos más antropomórficos que el otro. Y, en efecto, tales diferencias son perceptibles a la primera impresión visual aun cuando se trate, en definitiva, de sendos dinosaurios. No sólo por sus gestos o actitudes (ambos están en posiciones divergentes) sino por la fisonomía propia de cada uno, se trata de animales de configuración gráfica distinta.
El hecho de que el color del animal en la marca opuesta sea verde y no azul no desvirtúa la conclusión anterior. La Sala de instancia reconoce que en la demanda "aparecen dibujadas ambas figuras con idénticos colores", pero añade que la "Compagnie Gervais Danone" utiliza la figura del dragón Danonino de color azul, "lo que se puede verificar como cierto en la página web de la casa Danone". Siendo cierto que la comparación de las marcas debe hacerse según la descripción que de ellas conste en el registro, y que la marca internacional opuesta, número 778.445, representa al dinosaurio de la "Compagnie Gervais Danone" en color verde, también lo es que la coincidencia cromática -que no es completa pues, entre otros factores, el dinosaurio de la "Compagnie Gervais Danone" incorpora una letra "D" en colores azul, blanco y rojo- no basta para apreciar, ante el resto de rasgos diferenciadores, que los dos signos presenten la semejanza necesaria para declarar su incompatibilidad registral.
A estas consideraciones se debe añadir que, como bien aprecia la Sala de instancia, las diferencias gráficas se encuentran potenciadas por la inclusión en la nueva marca de un término denominativo ("HiperDino") tipográficamente relevante que, pese a la opinión contraria de la "Compagnie Gervais Danone", tiene suficiente fuerza individualizadora como para identificar el origen empresarial de los productos amparados por el signo aspirante.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 2474/2010 interpuesto por la "Compagnie Gervais Danone" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de diciembre de 2009 en el recurso número 28 de 2007 . Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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