STS, 11 de Mayo de 2007
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2007:3190 |
| Número de Recurso | 6935/2004 |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Mayo de dos mil siete.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.935/2.004, interpuesto por GLAXO GROUP LIMITED, representada por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 13 de febrero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 731/2.001, sobre inscripción de marca número 2.233.793 "COMBIVUDIN".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y COMBINO PHARM, S.L., representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de febrero de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Glaxo Group Limited contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 22 de mayo de 2.000 y de 27 de marzo de 2.001, desestimatoria ésta última del recurso ordinario interpuesto contra la anterior. Por dichas resoluciones se acordaba la inscripción de la marca número 2.233.793 "COMBIVUDIN", de tipo denominativo, para productos de la clase 5 del nomenclátor, que había solicitado la mercantil Combino Pharm, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de mayo de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Glaxo Group Limited compareció en forma en fecha 14 de julio de 2.004, mediante escrito interponiendo el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67.1 de la misma Ley jurisdiccional;
- 2º, amparado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 12.1.a) y 11.1f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con los artículos
15.5 y 16.2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, así como de la jurisprudencia;
- 3º, basado en el mismo apartado que el motivo anterior, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia, y
- 4º, también amparado en el apartado 1.d) del reiterado artículo de la Ley procesal, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas . Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y decretando la pertinencia de que se acuerde la denegación de la marca nº 2.233.7793 "COMBIVUDIN".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de septiembre de 2.005 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso la también comparecida Combino Pharm, S.L., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimando en su totalidad el recurso de casación, con expresa imposición de las costas procesales derivadas del recurso a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 8 de enero de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso del día 25 de abril de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,, Magistrado de la Sala
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Glaxo Group Limited recurre contra la Sentencia de 13 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su impugnación de la concesión por parte de la Oficina Española de Patents y Marcas de la marca denominativa nº 2.233.793 "Combivudin", para productos de la clase 5. La actora funda su oposición en la defensa de los derechos de prioridad de sus marcas "Combivir" y "Combistar", para la misma clase del nomenclátor internacional.
La Sentencia recurrida, tras mostrar su coincidencia con los argumentos expresados por el mencionado órgano administrativo en sus resoluciones impugnadas y referirse a la doctrina de esta Sala sobre la materia, funda su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:
"[...] De esa doctrina cabe deducir que confrontando en el caso que nos ocupa los términos COMBIVUDIN con los de las marcas prioritarias CONVIVIR y COMBISTAT se puede apreciar que no tienen una similitud fonética y terminológica tal que pueda inducir a error en los consumidores atendiendo al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, puesto que aunque las palabras COMBIVUDIN y COMBISTAT tienen en común la raíz COMBI el resto de letras que componen el nombre del producto implica unas diferencias gráficas y sonoras respecto a su pronunciación que resultan evidentes, lo cual es más palpable aún respecto de la otra marca confrontada.
El hecho de que se apliquen respecto de productos de la misma clase supone un dato más a tener en cuenta al tratarse precisamente de productos farmacéuticos en los que el grado de especialización de los profesionales que intervienen en la prescripción y venta del producto excluye el error o confusión que pudiera darse en el público en general, el cual, en este caso concreto, tampoco se aprecia que pudiese existir." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se articula mediante cuatro motivos. El primero de ellos se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la jurisdicción, y en el se aduce la falta de respuesta a la alegación de infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ). Los restantes tres motivos se amparan en el apartado 1.d) de la Ley jurisdiccional. El segundo se funda en la supuesta infracción de los artículos 12.1 .a) y 11.1.f) de la citada Ley de Marcas, en relación con lo dispuesto en los artículos 15.5 y 16.2 de la Ley del Medicamento (Ley 25/1990, de 20 de diciembre ), así como de la jurisprudencia de aplicación, en relación con el riesgo de confundibilidad ente las marcas enfrentadas y la prohibición contenida en el artículo
11.1.f) de la Ley marcaria. En el tercer motivo se alega de nuevo la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y en el cuarto, la del artículo 13 .c) del mismo cuerpo legal, en relación con el aprovechamiento ilegítimo de la reputación de las marcas notorias.
Sobre el primer motivo, relativo a la alegación de incongruencia omisiva.
Aduce en el primer motivo la parte recurrente que la Sentencia recurrida no ha dado respuesta a su alegación subsidiaria de infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 16.2 de la Ley del Medicamento .
Del examen de la demanda contencioso administrativa formulada por la parte recurrente se comprueba que, efectivamente, artículó como pretensión subsidiaria la infracción del referido precepto de la Ley de Marcas por la concesión administrativa del registro marcario en litigio, por entender que la denominación "Combivudin" podría originar confusión respecto de las cualidades terapéuticas del producto así denominado. La Sentencia impugnada no se refiere en ningún momento a esta alegación, que podría dar lugar, en su caso, a la estimación del recurso, por lo que ha de darse la razón a la actora de que la Sala juzgadora ha incurrido en incongruencia omisiva vulneradora del artículo 67.1 de la Ley de la Jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución .
De acuerdo con lo prevenido por el artículo 95.2.d) de la Ley jurisdiccional procede pues estimar el motivo y resolver las cuestiones planteadas en la demanda de instancia, sin necesidad ya de examinar el resto de motivos de casación que, por lo demás, recogen las alegaciones previamente formuladas en el procedimiento a quo.
Sobre las previsiones de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas en relación con el 15.5 de la Ley del Medicamento.
Sostiene la recurrente en su demanda contencioso administrativa que la marca concedida, en una visión sintética y de conjunta, provoca un grave riesgo de confusión y asociación con las marcas opuestas de su titularidad "Combistat" y "Combivir", riesgo que se debe a sus coincidencias denominativas y fonéticas y su coincidencia aplicativa. Según la actora dicho riesgo de confusión se incrementa por el parecido del sufijo "vudin" de la marca solicitada con los principios activos que operan en las marcas opuestas, "zidovudina" y "lamivudina", lo que resulta además contrario a las previsiones del artículo 15.5 de la Ley del Medicamento . Entiende también la recurrente que entre los diversos criterios jurisprudenciales sobre las marcas farmacéuticas debe prevalecer el de un mayor rigor en la comparación para evitar confusiones sobre el opuesto de mitigar dicho rigor en atención a la profesionalidad de quienes manejan los medicamentos, médicos y farmacéuticos. Finalmente afirma la actora que la concesión de la marca solicitada supondría un aprovechamiento ilegítimo de la reputación de prestigio de "Combivir" como medicamento más afamado en el tratamiento del sida.
Deben distinguirse en este motivo dos cuestiones diversas, la supuesta infracción de la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas por un lado, y la del artículo 15.5 de la Ley del Medicamento, por otro. En cuanto a la invocación de este último precepto es verdad que básicamente se alega en el sentido de que el parecido de la marca solicitada con determinados principios activos incrementa el riesgo de confusión con la marca prioritaria. Pero no es menos cierto que en la demanda se aduce la directa prohibición que dicho precepto contiene respecto al registro como marcas para distinguir medicamentos de las denominaciones oficiales españolas o las denominaciones comunes internacionales o de "aquellas otras denominaciones que puedan confundirse con unas y otras", y se argumenta sobre el "riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y sus denominaciones comunes internacionales". Veamos separadamente ambos alegatos.
En cuanto a la invocación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, esta Sala considera que, en una comparación global de las marcas enfrentadas, como requiere la actora y como es jurisprudencia consolidada, no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas en litigio. Tal como había considerado la Sentencia impugnada, sus diferencias fonéticas y denominativas son suficientes como para distinguirlas, por mucho que tengan una coincidencia parcial en las letras "comb". No es obstáculo para dicha apreciación la operatividad de los criterios jurisprudenciales mencionados por la recurrente, porque siendo ambos aplicables según el supuesto de hecho -aunque sean contradictorios entre sí en cuanto a sus efectos-, el que invoca la actora del mayor rigor comparativo en el sector de los medicamentos no es suficiente para desvirtuar la diferencia de los signos a que se ha hecho ya referencia.
Tampoco se altera el citado juicio de confundibilidad por la referencia a los principios activos, pues no porque la marca solicitada pudiera evocar que los productos amparados por la misma contengan "lamiduvina" o "zidovudina" se incrementa el riesgo de confusión con las marcas opuestas como alega la actora, riesgo que se considera inexistente por la ya comentada diferencia en cuanto al impacto global de los signos en comparación.
Finalmente, en cuanto a la invocación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y del riesgo de aprovechamiento del prestigio de la medicina "Combivir" contra el sida, debe descartarse como consecuencia de la previa inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas que ya se ha establecido. Es jurisprudencia reiterada, en efecto, que la vulneración del 13.c) de la Ley marcaria presupone en alguna medida un determinado parecido que pueda sustentar, al menos, un cierto riesgo de asociación entre los signos enfrentados. Descartado todo riesgo de confusión o asociación en el presente caso, hay que excluir que se produzca el aprovechamiento ilegítimo que denuncia la actora.
Sobre la prohibición del artículo 15.5 de la Ley del Medicamento .
El apartado 5 del artículo 15 de la Ley del Medicamento (Ley 25/1990, de 20 de diciembre ), hoy derogada, establecía lo siguiente:
"No podrán registrarse como marcas para distinguir medicamentos las denominaciones oficiales españolas o las denominaciones comunes internacionales o aquellas otras denominaciones que puedan confundirse con unos y otras.
Las Administraciones sanitarias promoverán, de oficio, las actuaciones necesarias para que se declare la nulidad de una marca que se hubiere inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial contraviniendo esta prohibición."
La vigente Ley de Garantías y Uso Racional de lo Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 29/2006, de 26 de julio ) contiene una previsión análoga en su artículo 14.2, aunque referida a la denominación del medicamento, no ya al momento del registro de marcas. En cualquier caso, en el momento de la solicitud de la marca en litigio y de resolución del caso por parte de la Sentencia de instancia, el indicado precepto de la Ley del Medicamento, invocado por la actora, prohibía taxativamente el registro como marca para distinguir medicamentos de las denominaciones oficiales españolas o las denominaciones comunes internacionales o de las que puedan confundirse con ellas.
A la vista de lo anterior es preciso estimar el recurso contencioso-administrativo en lo relativo a la infracción del artículo 15.5 de la Ley del Medicamento . En efecto la Oficina tenía que haber considerado la prohibición establecida en el citado precepto, puesto que se trata de una prohibición imperativa dirigida al momento del registro de marcas, y haber dilucidado no sólo la confundibilidad con las marcas opuestas, sino asimismo si la marca solicitada para todos los productos de la clase 5 y, por tanto, también para medicamentos, suponía algún riesgo de confusión con denominaciones oficiales españolas o con denominaciones comunes internacionales (las invocadas por la actora, "lamiduvina" y "zidovudina" u otras), en cuyo caso no podría haber sido concedida para medicamentos. A este respecto no cabe olvidar que, además de la expresa prohibición del artículo 15.5 de la Ley del Medicamento, el artículo 11.1 e) de la propia Ley de Marcas establece como prohibición absoluta el registro como marcas de los signos que sean contrarios a la ley, como sucedería en este caso si la marca solicitada incurriese en la prohibición contenida en el referido precepto de la Ley del Medicamento.
Procede, en consecuencia, estimar en parte el recurso contencioso-administrativo y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la decisión de registro adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 22 de mayo de 2.000, para que resuelva sobre la aplicación al caso de autos de lo previsto en el artículo 15.5 de la Ley del Medicamento .
Conclusiones y costas.
Lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho hace procedente estimar el recurso de casación formulado por Glaxo Group Limited y estimar asimismo, parcialmente, su previo recurso contenciosoadministrativo, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2.000 y 27 de marzo de 2.001 y retrotrayendo el procedimiento al momento anterior a la resolución sobre la solicitud de marca formulada por Combino Pharm. S.L., al objeto de que la citada Oficina tome en consideración las prohibiciones relativas a marcas para medicamentos que sean de aplicación. Sin costas.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Glaxo Group Limited contra la sentencia de 13 de febrero de 2.004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 731/2.001, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS EN PARTE el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Glaxo Group Limited contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de
2.000 y de 27 de marzo de 2.001, y ordenamos que se retrotraiga el procedimiento administrativo al momento anterior a dictarse dichas resoluciones, al objeto que el citado órgano registral resuelva sobre la solicitud de inscripción de la marca nº 2.233.793 "COMBIVUDIN" teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15.5 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento .
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las de la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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