STS, 28 de Octubre de 2010

"Dennison Hesperia, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1493/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de agosto de 2006 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra el anterior de 6 de octubre de 2005, denegó el registro de la marca número

2.633.041/5, "Dennison Hesperia, S.A.".

En su escrito de demanda, de 23 de mayo de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando este recurso, revocando la resolución de fecha 16 de agosto de 2006 de denegación de la marca núm. 2.633.041 'Dennison Hesperia, S.A.' en la citada clase 16 del Nomenclátor Internacional, y adoptando la concesión de la misma ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a este último y a quien se opusiera a la pretensión de esta parte".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de junio de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ".

"Hoteles Hesperia, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 10 de julio de 2007 y suplicó sentencia "desestimando totalmente la demanda interpuesta de contrario, manteniendo la denegación de la marca española nº 2.633.041/6 'Dennison Hesperia'."

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 7 de mayo de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dennison Hesperia, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Jacobo de Gandarillas Martos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 6 de octubre de 2005. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Con fecha 5 de enero de 2010 "Dennison Hesperia, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6625/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por incurrir la sentencia "en incongruencia omisiva y en una manifiesta falta de motivación".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ('LM ') y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los criterios para la comparación de marcas".

"Hoteles Hesperia, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó a la Sala acuerde "la inadmisión del expresado recurso y/o subsidiariamente la desestimación del mismo, confirmando la sentencia recurrida de fecha 7 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, recurso nº 1493/06, con imposición de costas a la recurrente".

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 5 de julio de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 20 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de mayo de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Dennison Hesperia, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que denegó la inscripción de la marca número 2.633.041/5, "Dennison Hesperia, S.A.", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "carpetas y carpetas archivadoras, fundas plásticas para proteger documentos, estuches para documentos, módulos para carpetas y archivadores, cajas para archivo, separadores y fundas para documentos, pinzas y clips para sujetar papeles, excluyendo mucilado, cola, lacre, pasta para pegar, marbetes para rótulos, tarjetones para exponer joyas, tarjetas postales, de presentación y felicitación; cartulinas, etiquetas, sellos, servilletas y pañuelos de papel, sobres, gomas, cajas de plumas, papel de seda, papel de envolver y rollos de papel liso".

A la inscripción de la marca número 2.633.041/5, "Dennison Hesperia, S.A.", solicitada por "Dennison Hesperia, S.A.", se había opuesto "Hoteles Hesperia, S.A." en cuanto titular de las marcas números 805.220/4, 1.583.887/0, 2.120.661/9 y 2.182.480/0, que amparan productos de la misma clase, esto es, "artículos de papelería, tarjetas, sobres, servilletas de papel [...]".

La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, Dennison Hesperia, S.A. mixta marca recurrida y Hoteles Hesperia S.A. marcas recurrentes, una identidad parcial entre sus distintivos, encontrándose las marcas recurrentes contenidas dentro de la solicitud de la marca recurrida, y si bien es cierto que esta última cuenta con otros elementos que no plantean conflicto alguno, la reiteración en ambas marcas del término 'Hesperia' induce a error o lo que es lo mismo, puede generar confusión pese a la disparidad alegada por el titular de la marca recurrida, porque no es el criterio de las diferencias apreciables, sino el de las coincidencias evitables que por sí solas generan un riesgo de asociación en el consumidor el determinante a los efectos de decretar su incompatibilidad, y así en el caso que nos ocupa la denominación Dennison Hesperia, S.A. podría ser relacionada o asociada por el público consumidor con las marcas recurrentes 'Hesperia' por lo que se produciría, de permitirse el acceso registral del signo recurrido, un claro riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. En nada prejuzga la presente resolución el hecho de que la titular de la marca recurrida tenga concedida la marca 1.996.083 Dennison para proteger productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, ya que esta marca difiere de la que ahora nos ocupa y convive pacíficamente con las marcas recurrentes al ser completamente diferentes entre sí, cosa que no ocurre con la marca recurrida".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca pues aún siendo cierto que, como señalan las Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 y 27 de junio de 2007, la comparación de signos debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, no es menos cierto que existen supuestos en los cuales un determinado término da realce a la marca de suerte que añadir otros a la misma tan sólo produce el efecto de encontrarnos ante una mera derivación de la prioritaria y así resulta evidente en las marcas enfrentadas donde es exponente de prioridad lo que puede generar el error de origen del comerciante. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho."

El recurso de casación es admisible, frente a la objeción opuesta por la parte recurrida,

pues no es necesario que los escritos de preparación de los dirigidos contra las sentencias de la Audiencia Nacional incluyan la justificación de que se ha infringido una norma estatal y no autonómica, exigencia sólo aplicable a los interpuestos contra sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

En el primer motivo de casación se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Imputan los recurrentes a la ahora impugnada "incongruencia omisiva y una manifiesta falta de motivación". El desarrollo del motivo se traduce en la cita de pasajes de jurisprudencia sobre la infracción procesal denunciada más la alegación de que en la sentencia de instancia "no se responde a argumentos jurídicos concretos planteados en el escrito de demanda con carácter sustancial". Lo cierto es, sin embargo, que la recurrente ni siquiera precisa cuáles serían, de modo específico, estos argumentos capitales de la demanda que habían quedado sin respuesta jurisdiccional, lo que por sí sólo determinará que el motivo sea rechazado.

Visto el contenido genérico e impreciso del motivo casacional no podemos afirmar que la respuesta dada por el tribunal de instancia, cuya transcripción hemos reproducido, deje de satisfacer las exigencias del principio de congruencia procesal y de motivación suficiente (aunque sea sucinta). La recurrente podrá estar en desacuerdo con ella por considerarla errónea y así lo hará en el siguiente motivo de casación, pero ello no equivale a que incurra en el defecto procesal censurado. La Sala de instancia ha efectuado la comparación de ambos signos y ha evaluado el peso que en uno y otro tiene el elemento común (aun cuando no lo cite de manera explícita, es obvio que se refiere al vocablo "Hesperia") para concluir que su convivencia podría generar "el error de origen del comerciante", esto es, podría inducir a confusión sobre el origen empresarial de los productos amparados por los signos en liza. No cabe, pues, oponer a esta conclusión, como hace la recurrente, que la Sala "no realiza un juicio concreto sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas".

En el segundo motivo, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como de "la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los criterios para la comparación de marcas".

A juicio de la recurrente el tribunal de instancia ha incurrido en error al valorar los elementos no comunes de las marcas en pugna y no apreciar la "escasa distintividad" del término "Hesperia". Ha infringido, además, el precepto citado por no considerar la relevancia del hecho de que la marca denegada coincida con la denominación social de su titular y por "no tener en cuenta la verdadera naturaleza de los productos a que se refieren las marcas en conflicto".

El primer argumento impugnatorio descansa sobre la supuestamente errónea apreciación del tribunal de instancia en cuanto al mayor poder identificador del término común ("Hesperia") respecto de los demás que componen una y otra marca. Las alegaciones de la recurrente a este respecto no dejan de ser una muestra de discrepancia legítima pero insuficiente para lograr la casación de la sentencia por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Hemos mantenido con reiteración que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, generen un riesgo de confusión en el público -el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior-, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o alcanzado conclusiones patentemente erróneas o irracionales, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados no tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Las consideraciones expuestas en la sentencia -y antes en la decisión registral- sobre el mayor peso que tiene la coincidencia de las dos marcas en el vocablo "Hesperia", frente a la disonancia de los demás términos, no son irrazonables ni incurren en ningún error de derecho que merezca la casación de aquélla. Puede, en efecto, razonablemente admitirse que el uso de un mismo término muy caracterizado ("Hesperia") para los mismos productos de papelería genera la confusión de los consumidores de estos productos sobre el origen empresarial de unos y otros, sin que dicha confusión quede desvirtuada por el uso de otro vocablo ("Dennison") que podría ser entendido como un añadido accesorio del principal.

El resto de argumentos en que se apoya el segundo motivo casacional han de seguir la misma suerte desestimatoria.

1. Las alegaciones sobre el supuesto carácter genérico o descriptivo de "Hesperia", o sobre su naturaleza de término geográfico, son infundadas. Dado que los productos objeto de la protección pertenecen al ámbito de la papelería, es obvio que aquel término carece tanto de valor descriptivo como genérico para ellos. Resulta irrelevante, por lo demás, a los efectos que aquí importan, que con el adjetivo "hesperio" o "hesperia" se designara en algún momento a los "naturales de una u otra Hesperia, es decir, España o Italia", según el Diccionario de la Real Academia. Incluso si admitiéramos que los consumidores españoles conocen esta acepción culta del término, de origen clásico, muy raramente ya usada en la lengua intelectual, literaria y científica, nada permite concluir que carece de distintividad o la tiene muy atenuada precisamente por ello.

   La utilización del término para otras clases de productos o servicios (que se acredita en este epígrafe del motivo con la cita de diversas inscripciones de marcas "Hesperia" admitidas a registro) pone de relieve su capacidad para constituir un signo distintivo, lo que nadie niega. El debate en este caso parte precisamente de su aptitud identificativa y, dándola por sentada, concluye en que no cabe utilizar este término en dos marcas que utilizan el mismo vocablo clave para proteger idénticos productos.

2. Tampoco son de recibo las alegaciones sobre la compatibilidad de las marcas en liza por constituir la solicitada -y denegada- la denominación social de la persona jurídica recurrente. Reiteradamente hemos afirmado, al resolver recursos sobre marcas cuyo contenido coincide con la denominación social de quien pretende su inscripción, que dicha coincidencia no puede servir de llave para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el 6 de la Ley 17/2001 cuando el signo aspirante presente con el prioritario las similitudes que en este caso ha apreciado la Sala de instancia. Admitir lo contrario significaría tanto como propiciar que por la mera constitución de una sociedad, anónima o limitada, bajo una denominación específica, coincidente con una marca ya inscrita, aquélla tuviera derecho a inscribir como marca su propia denominación en detrimento de los derechos exclusivos del titular de la marca inscrita. El recurrente no ha invocado a este respecto el artículo 9 de la Ley 17/2001, cuyo apartado segundo establece que no podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el Título II (entre las que figuran las comprendidas en el artículo 6 ). Es cierto que en la letra

   d) del apartado primero del artículo 9 se contienen determinadas prescripciones relativas a la inscripción como marcas del nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. Pero se trata de supuestos para los que el precepto legal exige que el titular de los signos pruebe el uso o conocimiento notorio de ellos en el conjunto del territorio nacional, lo que no sucede en el caso de autos.

3. En fin, también son rechazables las alegaciones relativas al principio de especialidad. En este caso es plena la coincidencia entre los productos que tratan de proteger uno y otro signo. No sólo es que estén incluidos en la misma clase del Nomenclátor sino que media entre ellos una plena conexión o similitud aplicativa desde el momento en que se trata de los mismos objetos o productos de papelería. Como bien aprecia el tribunal de instancia, el consumidor se vería inducido a confusión sobre el origen empresarial de las tarjetas, sobres y demás artículos de este género comercializados bajo una denominación similar ("Dennison Hesperia") a la que identifica precisamente los ya protegidos por el signo prioritario.

   La coincidencia aplicativa no se desvirtúa por el hecho de que la actividad comercial de la titular de las marcas prioritarias tenga mayor notoriedad o relevancia en el sector hostelero. El contraste entre las marcas se ha de hacer a partir de sus elementos objetivos tal como se presentan a registro y desde esta perspectiva el signo ya inscrito identifica, sin reserva alguna, los citados artículos de papelería. No es posible, pues, admitir que para estos mismos productos se conceda la inscripción de otro con el que se aprecian las similitudes antes descritas.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español