STS, 13 de Julio de 2010

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia de fecha 10 de julio de 2.009, desestimatoria del recurso promovido por José María Fuster Hernández, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de febrero de 2.005, por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra una resolución del mismo organismo de 28 de mayo de 2.004, a la que anulaba. Acordaba asimismo la primera resolución la denegación del registro de la marca nº 2.556.736 "LA PERDIZ", de tipo mixto, para productos de la clase 30 del nomenclátor.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de septiembre de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de José María Fuster Hernández, S.A. ha comparecido en fecha 16 de octubre de 2.009, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción de la jurisprudencia;

- 2º, por infracción del artículo 39.2.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia;

- 3º, por infracción de la jurisprudencia, y

- 4º, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y del artículo 3.4 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, así como de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y que declare no ser ajustada a derecho la resolución de 16 de febrero de 2.005 de la Oficina Española de Patentes y Marcas y acuerde el registro en su integridad de la marca solicitada en relación con todos los productos solicitados, condenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas a estar y pasar por dicha declaración, a realizar la inscripción de la concesión y el registro de la marca y a expedir el título correspondiente, con expresa imposición en costas a la parte recurrida.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de febrero de 2.010 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.

Por providencia de fecha 5 de mayo de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 7 de julio de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La entidad mercantil José María Fuster Hernández, S.A., impugna en casación la Sentencia dictada el 10 de julio de 2.009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que desestimó el recurso contencioso administrativo entablado contra la denegación de la marca mixta nº 2.556.736 "La Perdiz" para determinados productos de la clase 30 (en concreto para pimentón, azafrán, condimentos y especias). La denegación del registro de la citada marca fue acordada por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas al estimar el recurso de alzada interpuesto por la empresa Sodas y Gaseosas Alejandro Martínez, S.L., en defensa de su marca prioritaria mixta "La Perdiz, utilizada desde 1.884", para levaduras y polvos para esponjar en la clase 30, además de para diversas bebidas de la clase 32.

La Sentencia recurrida desestimó el recurso previo con las siguientes razones:

" TERCERO.- A la vista de la anterior doctrina, la Sala aprecia que entre los términos de las marcas enfrentadas existe una identidad denominativa y plena coincidencia en la palabra LA PERDIZ, por lo que, al margen de las posibles diferencias gráficas o de diseño de las marcas enfrentadas, la total identidad es argumento suficiente para apreciar la incompatibilidad de las enfrentadas.

Todas tienen denominaciones idénticas "LA PERDIZ", aunque es cierto que la marca M 2541803 tiene la denominación de "LA PERDIZ UTILIZADA DESDE 1884"; pero todas ellas distinguen productos de la misma clase del Nomenclator, la 30, aunque en el caso de la primera sea "polvos para esponjar", y la M 1525920 "LA PERDIZ" sea "fideos y toda clase de pastas alimenticias para sopa, sémolas y harinas y arroces de todas clases", y la marca de la entidad recurrente LA PERDIZ M-2556736/5 sea para "pimentón, azafrán, condimentos y especias". Se dan por tanto los requisitos del art. 6.1 de la Ley de Marcas para que la prohibición se haga presente.

Señala la recurrente que existía un registro anterior idéntico y para los mismos productos, que era la marca 11.860 LA PERDIZ para las clases 29. 30 y 31, que fue cedida por D. Raimundo, y que la recurrente ha venido haciendo uso continuadamente, encontrándose vigente en el momento de la solicitud de la marca finalmente denegada y de la concesión de la marca oponente. Tal alegación no puede ser suficiente puesto que lo cierto y verdad es que no nos encontramos ante una renovación de una marca, sino que en realidad la marca que dice que ha seguido utilizando es distinta de la que en su día le pudo ser cedida, ya que como observamos en los folios integrantes del documento 8 del expediente administrativo, el diseño originario de la marca 11.860 es diferente del que la entidad recurrente hace constar en las facturas aportadas para acreditar su uso continuado, y, además, insistimos, se trata de una nueva marca; siendo indiferente, como hemos señalado, que haya convivido pacíficamente con otra u otras con idéntica denominación, y en las que el gráfico es también una perdiz que en el caso de la marca mixta M 1525920 es, como vemos en el escrito de oposición, también una perdiz, y la denominación LA PERDIZ dentro de una circunferencia.

Por último, ha de destacarse que las diferencias aplicativas de las que habla la recurrente para defender la convivencia de las marcas enfrentadas, en realidad no es tal porque ya hemos señalado que todas las marcas despliegan sus efectos en las mismas áreas, concretamente en la clase 30, que incluye productos como café, té, cacao, azúcar, arroz... harinas... levaduras, polvos para esponjar, sal... salsas, condimentos; especias; hielo. Es decir, productos destinados a la alimentación; por lo que los ámbitos aplicativos son parecidos pese a que, como señala la prueba pericial, las características y propiedades de los productos sean diferentes." (fundamento de derecho tercero)

El recurso se articula mediante cuatro motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre la continuidad registral entre marcas y sobre el derecho del titular de una marca anterior para registrar otra idéntica o semejante. En el segundo motivo se alega la infracción del artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) y de la jurisprudencia, en relación con la posibilidad de usar una marca con cambios menores sobre el diseño original. El tercer motivo se basa en la alegación de la jurisprudencia sobre coexistencia pacífica entre marcas. Finalmente, el cuarto motivo se funda en la infracción del artículo

6.1.b) de la Ley de Marcas y el 3.4 del Reglamento (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio ), por apreciar riesgo de confusión a pesar de la diferencia aplicativa entre los productos de ambas marcas.

Sobre los dos primeros motivos y la continuidad registral entre marcas distintas.

En el primer motivo la parte alega que la Sentencia ha desconocido la jurisprudencia sobre continuidad registral entre marcas distintas que tengan o en las que predomine la misma denominación, incluso para productos distintos de los protegidos por la marca originaria. Según afirma, dicha jurisprudencia se habría infringido puesto que en el momento de solicitar la marca ahora denegada era titular por cesión de la marca nº 11.860 "La Perdiz", para productos de la clase 30, que venía usando desde 1.972, sin que la realidad de dicha cesión, debidamente probada, haya sido puesta en cuestión por ninguna de las partes ni en el procedimiento administrativo ni en el judicial. Por otro lado, no considera la parte recurrente que pueda ser un obstáculo para el registro de la marca solicitada el que exista un registro posterior a la marca originaria, inscrito 98 años después que aquélla. Añade que la jurisprudencia avala la continuidad registral incluso en el supuesto de que la marca originaria hubiera ya caducado, circunstancia que no concurre en el presente caso puesto que estaba en vigor en el momento de solicitar la nueva marca.

Por otra parte en el segundo motivo se sostiene que la Sentencia ha infringido asimismo el artículo

39.2.a) de la Ley de Marcas, ya que el mismo permite el empleo de la marca en una forma que difiera de la inscrita siempre que no se altere de manera significativa el carácter distintivo de ésta.

Tiene razón la actora y procede estimar conjuntamente ambos motivos. En efecto, como se comprueba en el fundamento de derecho transcrito de la Sentencia impugnada, la Sala de instancia niega toda posibilidad de que la titularidad de la marca nº 11.860 "La Perdiz", que había sido cedida al recurrente y de la que venía haciendo uso regular, pueda otorgarle derecho alguno para el registro de la marca denegada, con base en que el recurrente no pretende la renovación de una marca sino registrar una marca nueva, distinta a la que venía usando y que le pudo haber sido cedida.

Se equivoca la Sentencia recurrida. En efecto, porque en caso de que estuviese acreditada la cesión, cuestión sobre la que no llega a pronunciarse la Sala de instancia, la titularidad de la misma sí podía ser legítimamente esgrimida por la solicitante de la nueva marca como argumento de prioridad y continuidad registral para la solicitud de una marca nueva, según la jurisprudencia de esta Sala que alega la parte, siempre que existiese identidad o parecido substancial entre ambas marcas. Esto es, no por el hecho de tratarse de la solicitud de una marca nueva puede prescindirse de examinar si la titularidad de la primera le otorgaba derecho para alegar prioridad o continuidad registral en orden a la inscripción de la nueva marca. En estrecha relación con lo anterior, también se equivoca la Sala al basarse para descartar la relevancia del uso de la marca cedida en el hecho de que el diseño empleado por el recurrente fuese distinto al de la marca originaria.

La Sala de instancia hubiera debido, en cambio, verificar la titularidad de la marca de la que la parte afirmaba que le había sido cedida y que aseguraba venir utilizando, el uso efectivo de la misma, su identidad o parecido con la nueva marca pretendida y la eficacia de dicha prioridad frente a terceros oponentes. En cuanto a la diferencia de diseño entre la marca cedida y la que venía usando, tiene razón el recurrente cuando aduce en su favor en el segundo motivo el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas, y hubiera debido la Sala efectuar una comparación entre ambas marcas no limitada a la afirmación de que eran diferentes, sino pronunciándose sobre si tales diferencias excedían lo permitido por el citado precepto legal. Así pues, en definitiva, deben estimarse conjuntamente ambos motivos al haber descartado erróneamente la Sala de instancia toda relevancia a la cesión de la marca nº 11.860 por pretenderse ahora la solicitud de una nueva marca, distinta a la originariamente cedida, sin examinar y ponderar debidamente las circunstancias señaladas, la alegada cesión de la marca nº 11.860, su uso por el recurrente, el parecido más o menos substancial del diseño usado con la originariamente registrada y, en su caso, la eficacia de dicha prioridad en el momento de registro de la nueva marca en función de la identidad o parecido de ambas.

Sobre la comparación entre las marcas enfrentadas.

Casada y anulada la Sentencia impugnada no es preciso ya examinar los restantes motivos de casación, sino que procede, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, resolver el asunto en los términos en que viene planteado. El debate de instancia consiste en la impugnación por parte de la entidad mercantil José María Fuster Hernández, S.A., solicitante de la marca mixta nº 2.556.736 "La Perdiz", de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 16 de febrero de 2.005 por la que se estimaba el recurso de alzada formulado por la sociedad Sodas y Gaseosas Alejandro Martínez, S.L., titular de la marca opuesta nº 2.541.803 "La Perdiz, utilizada desde 1884" y se denegaba el registro de la marca solicitada.

Alega la parte actora para justificar su derecho a la inscripción de la marca solicitada la doctrina de la marca "pseudoderivada", la convivencia que venía ocurriendo entre las marcas enfrentadas, las diferencias entre los productos a los que se aplicaban dichas marcas y las diferencias fonéticas y gráficas entre ellas.

Las entidades que se opusieron a la concesión de la marca solicitada -incluida Sodas y Gaseosas Alejandro Martínez, S.L., cuyo recurso de alzada contra la concesión inicial de la misma fue estimado- no comparecieron como codemandadas en el recurso contencioso administrativo, pese a haber sido debidamente emplazadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Abogado del Estado, por su parte, se limitó a efectuar algunas consideraciones sobre la marca mixta nº 1.525.920 "La Perdiz", para la clase 30, de la empresa Arroces y Cereales, S.A., sobre la que se limitó a afirmar su carácter renombrado y sus semejanzas gráficas con la marca oponente. Sin embargo, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada en el recurso contencioso administrativo es la de 16 de febrero de 2.005, que se limita a estimar el recurso de alzada interpuesto por Sodas y Gaseosas Alejandro Martínez, S.L., y que se pronuncia únicamente sobre la compatibilidad entre la marca oponente y la marca nº 2.541.803 "La Perdiz, utilizada desde 1884", perteneciente a la citada empresa. Al no haber comparecido en el proceso ninguna de las empresas titulares de las marcas opuestas debemos limitar el examen a la legalidad de la declaración de incompatibilidad efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas entre la marca solicitada y la nº 2.541.803 "La Perdiz, utilizada desde 1884" en la referida resolución que se recurre, sin poder entrar en la oposición que inicialmente mantuvieron a la concesión de la marca solicitada las sociedades mercantiles Arroces y Cereales, S.A. y Orellana Perdiz, S.L. con sus respectivos registros por no haberse planteado tales oposiciones en vía jurisdiccional.

Consta probado en autos de manera indubitada que efectivamente se produjo la cesión de la marca mixta nº 11.860 "La Perdiz" para la clase 30 por su titular don Raimundo a don Constancio, quien vino usando dicha marca en su propio nombre a partir de entonces, y posteriormente lo haría la empresa mercantil recurrente que ostenta su nombre, sin que la referida marca llegase a ser inscrita en el registro de marcas ni a nombre del cesionario originario ni del de la empresa que le sucedió. Consta también acreditado que dicho uso posterior se hacía con un gráfico más o menos diferente (también una perdiz, pero distinta) al de la marca originaria.

Pues bien, en principio el uso anterior de una marca de su propiedad, aun no registrada, le otorgaría al actor derecho para solicitar la inscripción de una marca "La Perdiz" con gráfico idéntico o parecido sobre productos de la misma clase 30 con continuidad registral respecto de la primera marca. Ahora bien, habida cuenta de que hubo oposición a la concesión de la nueva marca por parte de varias entidades mercantiles y que tanto el artículo 43 de la anterior Ley de Marcas de 1.988, vigente cuando se hizo la cesión, como el

46.2 y 3 de la actual de 2.001, en vigor en el momento de la solicitud de la ahora en litigio, condicionan los efectos frente a terceros de la cesión de una marca a la inscripción registral de la transmisión de propiedad, habría que dilucidar si dicho derecho al registro y a la continuidad registral con la marca cedida podría superar la oposición de otras marcas posteriores a la usada no registrada, pero prioritarias respecto de la análoga que se pretende registrar.

Sin embargo, antes de entrar en dicho examen y por economía procesal conviene proceder como hizo la Sentencia casada y confrontar primero por sí mismas las dos marcas ahora enfrentadas, la solicitada con el número 2.556.736, mixta, "La Perdiz", para pimentón, azafrán, condimentos y especias en la clase 30 del nomenclátor internacional, con la marca nº 2.541.803, también mixta, "La Perdiz utilizada desde 1.884", para levadura y polvos para esponjar en la misma clase. Desde el punto de vista de la semejanza de la marca hay que tener en cuenta la coincidencia de los términos "la perdiz", sin duda los de mayor distintividad dado que constituyen la integridad de la denominación en la solicitada y el elemento denominativo primordial en la opuesta, ya que la frase accesoria de ésta tiene una grafía menor y se presenta claramente como una leyenda accesoria. El aspecto gráfico, en cambio, aun siendo en ambos casos una perdiz, es apreciablemente diferente tanto en forma y disposición de la perdiz como en el encuadre gráfico de la misma. Ambas marcas presentan por tanto un balance relativamente ambiguo respecto a la comparación de los respectivos conjuntos gráfico denominativos.

Así las cosas debe prevalecer en este caso la clara diversidad de los productos a los que se dirigen ambas marcas. En efecto, aun perteneciendo los productos afectados en los dos casos a la clase 30 y, por tanto, al sector alimentario, se trata de productos muy definidos y que tienen usos y utilidad muy específicos y diversos, como lo son las especias por un lado y las levaduras y polvos para esponjar por otro. Esta circunstancia, junto con la convivencia previa entre dichas marcas y con otras de análogos gráficos y denominación en el sector alimentario deben llevar al reconocimiento de la marca solicitada.

En definitiva, las diferencias en los respectivos conjuntos gráfico denominativos y la diferenciación aplicativa son en conjunto, en opinión de la Sala, de más peso que los parecidos y la común pertenencia a la clase 30, por lo que debe anularse la resolución denegatoria y dejarse firme la inicial concesión de la marca solicitada acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 28 de mayo de

2.004. Al resolverse la confrontación de ambas marcas en un sentido favorable a la compatibilidad -al contrario de lo que apreció la Sala de instancia-, no es preciso ya entrar en la cuestión relativa a la continuidad registral de la marca novel con la anterior "La Perdiz" nº 11.860, cedida al solicitante y usada por él desde 1.972.

Conclusión y costas.

Lo expuesto en los dos anteriores fundamentos de derecho conducen a la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida y a la estimación igualmente del recurso contencioso administrativo entablado por la empresa mercantil José María Fuster Hernández, S.A., anulando la citada resolución denegatoria de la marca solicitada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ordenando la inscripción definitiva de la citada marca.

En lo que respecta a las costas, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Le de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,