STS, 15 de Julio de 2010
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 15 Julio 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Julio de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5504/2009 interpuesto por "INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.", representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1411/2006, sobre concesión de la marca "Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Industria de Diseño Textil, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1411/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2005, posteriormente confirmado en alzada con fecha 8 de noviembre de 2006, que concedió el registro de la marca número
2.642.766, "Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza".
En su escrito de demanda, de 12 de junio de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "en virtud de la cual, y con estimación del presente recurso, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas, y se acuerde la denegación de la marca nº 2.642.766 'Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza' (con gráfico)". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de agosto de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo, con expresa condena en costas al recurrente".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "
FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la mercantil Industria de Diseño Textil, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de noviembre de 2006 por la que se concedió la marca nº 2.642.766 4 Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza (mixta) para la clase
16. Sin costas".
Con fecha 12 de noviembre de 2009 "Industria de Diseño Textil, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5504/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción por indebida inaplicación de los arts. 6 y 8 de la Ley de Marcas, así como la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 5 de mayo de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de marzo de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Industria de Diseño Textil, S.A." (en lo sucesivo, "Inditex, S.A.") contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.642.766, "Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "guías turísticas y comerciales, publicaciones y revistas, impresos, folletos y catálogos comerciales y publicitarios".
A la inscripción de la marca número 2.642.766, "Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza", solicitada por D. Javier, se había opuesto "Inditex, S.A." en cuanto titular de la marca comunitaria número A-112.755, "Zara", que ampara productos de la misma clase (en concreto "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de impresión; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendida en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés") y de la 25 (en concreto "vestidos, calzado, sombrerería").
La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados [...] suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo en una sentencia cuyo único fundamento realmente aplicable al caso de autos, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fue que "es correcta la concesión de la marca al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores"; y que "[...] no existe razón para estimar la pretensión de la actora en tanto que ambas marcas van dirigidas a ámbitos aplicativos suficientemente distintos como para producir confusión entre los consumidores".
En su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia el supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al no haber motivado la sentencia por qué considera diferentes las marcas objeto de litigio. Junto a ello afirma "Inditex, S.A." que la Sala no respondió a sus alegaciones sobre el aprovechamiento ilícito del renombre de las marcas "Zara", dejando así "imprejuzgada una cuestión absolutamente esencial para la resolución del conflicto sometido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que formaba parte nuclear del debate procesal". Todo lo cual supone, en su opinión, "un quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia (art. 67 LJCA ) y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 Constitución Española) y de los principios de interdicción de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 24 Constitución Española)".
El motivo debe ser estimado. La lectura de la sentencia (en la que ni siquiera se hace constar, en concreto, cuáles eran los distintivos enfrentados al signo aspirante) revela que no se ha pronunciado sobre la base argumental más relevante de la demanda. La alegación clave de este escrito procesal había sido precisamente que las marcas "Zara" gozan en el mercado de gran prestigio y renombre, de modo que la eventual diferencia aplicativa resultaba irrelevante "a los efectos de lo que el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas pretende evitar: la confusión en el mercado". Sostenía una y otra vez "Inditex, S.A." no sólo la similitud de las denominaciones enfrentadas ("pues ambas comparten un elemento común claramente identificable con el término más característico 'Zara' de forma que una visión de conjunto sintética de la totalidad de los elementos integrantes de las mismas muestra que el impacto visual y la pronunciación es similar") sino, de modo muy especial, que el riesgo de error en el público consumidor aumentaba a raíz del renombre indiscutible de la marca "Zara", a la que se asociaría la ahora impugnada con menoscabo del carácter distintivo de aquélla.
No es posible en este caso, a diferencia de otros, considerar que la sentencia ofrece una respuesta implícita a estas alegaciones. Las muy escuetas afirmaciones de la Sala, antes transcritas, parecen utilizar como consideración relevante para el fallo desestimatorio las diferencias aplicativas de los dos signos en liza, pero el tribunal deja de resolver la cuestión de si, precisamente por la notoriedad de la marca "Zara", tales diferencias podían evitar la aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001 .
Casada la sentencia de instancia, hemos de afrontar el análisis de las cuestiones suscitadas en el debate procesal. Lo cual exige, ante todo, reiterar el reconocimiento del renombre de las marcas "Zara", que no dudamos en calificar de innegable.
En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo así lo ha declarado en anteriores sentencias de las que baste citar las de 20 de diciembre de 2004 (recurso 1315/2002), 21 de enero de 2008 (recurso 957/2005), 2 de julio de 2008 (recurso 145/2006) y 11 de marzo de 2010 (recurso de casación número 2112/2008 ). Las consecuencias aparejadas a esta declaración han determinado en algunos casos el éxito correlativo de la pretensión casacional de "Inditex, S.A.", como sucedió en los tres primeros asuntos citados, con la subsiguiente denegación del registro de marcas similares (las denominaciones "Domina Zara Somnium Sum", "Zaratos" y "Osnadeco Zaradecor", respectivamente). En otros casos, sin embargo, hemos confirmado la procedencia del registro de las marcas impugnadas por entender que, pese al renombre de los signos "Zara", aquéllas no presentaban riesgos de confusión o asociación con éstos (así, la marca "Zarina Perfumerías" objeto de la cuarta de las sentencias reseñadas).
El criterio para discernir unos supuestos de otros puede sintetizarse en los términos de nuestra sentencia de 2 de julio de 2007 : todo dependerá de si, al margen de los componentes aplicativos, "[...] la utilización del término "zara" en la marca solicitada es tan relevante que minimiza los otros caracteres diferenciales, induciendo a error o confusión al consumidor medio, que asociará la pretendida marca con la renombrada y creerá que los servicios comercializados por aquella tienen el mismo origen empresarial".
A partir de esta premisa, las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas. Aun cuando en la marca aspirante figure el término "Zara" como integrante de la expresión "Zaraguías" (a la que acompaña, con caracteres tipográficos menos destacados, "las Guías Temáticas de Zaragoza") su visión de conjunto permite identificar con claridad que se trata de un signo distintivo referido tan sólo a la ciudad de Zaragoza, sobre cuyos servicios trata de facilitar información mediante guías temáticas locales. Desde esta perspectiva la marca solicitada difiere significativamente de la anterior, y el reconocido renombre de la marca "Zara" no padece porque se impriman unas "zaraguías" temáticas para la ciudad de Zaragoza.
El examen de conjunto de ambas denominaciones excluye que exista riesgo de error en el público consumidor, necesariamente local, por el hecho de que ambas compartan el elemento común ya referido. Éste, repetimos, se integra de modo inescindible en una expresión ("zaraguías") que identifica unas guías temáticas locales para una ciudad cuya milenaria toponimia también lo incorpora. Puede afirmarse, pues, que la inscripción de la marca número 2.642.766, "Zaraguías las guías temáticas de Zaragoza", fue acordada debidamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas pues no incidía en las prohibiciones de registro insertas en los artículos 4.1, 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .
A esta conclusión no obstan los antecedentes administrativos invocados en la demanda. El hecho de que determinadas solicitudes hayan sido denegadas por razón del renombre de la marca "Zara" no implica que cualquier signo que utilice, en unión de otros, este mismo conjunto fonético deba necesariamente ser denegado. La prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas exige que haya identidad o semejanza capaz de inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, además de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados. En el supuesto ahora analizado, no obstante el renombre de la marca oponente, no consideramos que la nueva marca "Zaraguías", con la adición ya expuesta, implique sin más la reproducción de aquélla ni se convierta en una imitación susceptible de crear confusión. Cualquiera que sea la mayor o menor semejanza o diferencia aplicativa de las marcas enfrentadas (y debe reconocerse que la restricción del nuevo signo al campo de las publicaciones acota destacadamente su ámbito, ya limitado en cuanto que la denominación misma incorpora la mención a las guías temáticas de Zaragoza), lo que no apreciamos en este supuesto es que se produzca la semejanza o el riesgo de asociación entre los distintivos, ni que el registrado intente aprovecharse del prestigio de "Zara". El consumidor no tiene por qué atribuir a las guías temáticas locales denominadas "Zaraguías" una procedencia empresarial común con las marcas "Zara" de las que es titular "Inditex, S.A.".
En suma, no obstante el renombre (muy superior a la notoriedad) de las marcas "Zara"' en España y en el resto del mundo, consideramos que en este caso -caracterizado de modo muy especial por la componente local de parte del topónimo "Zaragoza", ciudad a la que se dedican las guías temáticas protegidas por el nuevo signo- el público puede identificar sin dificultad las referidas guías ("Zaraguías") como productos claramente distintos, y ajenos en su procedencia comercial, de los protegidos por la marca "Zara", sin confundirlos ni asociarlos con ellos. La protección reforzada de las marcas de prestigio no es aplicable ante casos como éste en los que no advertimos la semejanza de los signos en liza ni el intento de aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o "dilución" de la marca "Zara".
En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 5504/2009, interpuesto por "Industria de Diseño Textil, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1411 de 2006, que casamos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 1411/2006 interpuesto por "Industria de Diseño Textil, S.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2005, posteriormente confirmado en alzada con fecha 8 de noviembre de 2006, que concedió el registro de la marca número 2.642.766, "Zaraguías las Guías Temáticas de Zaragoza", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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