STS, 19 de Febrero de 2010
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2010:604 |
| Número de Recurso | 4751/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil diez.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.751/2.008, interpuesto por la CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 13 de junio de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 5.029/2.004, sobre denegación de marca número 2.553.478.
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de junio de 2.008, desestimatoria del recurso promovido por la Caja General de Ahorros de Canarias contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 21 de abril de
2.004 y 22 de septiembre del mismo año, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº
2.553.478, de tipo gráfico, para productos y servicios de las clases 3, 9, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del nomenclátor, pero se denegaba respecto de los productos amparados por las clases 18 y 25, también solicitados.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de julio de 2.008, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de la Caja General de Ahorros de Canarias ha comparecido en forma en fecha 3 de octubre de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, formulando un único motivo por infracción de la jurisprudencia en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, de forma que, en consonancia con el petitum realizado ante el Tribunal de instancia, se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca 2.553.478 en las clases 18 y 25 y que es procedente declarar la concesión de su registro para dichas clases.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de diciembre de 2.008 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.
Por providencia de fecha 14 de enero de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 17 de febrero de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La Caja General de Ahorros de Canarias interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia de 13 de junio de 2.008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contra la denegación administrativa de la marca gráfica nº 2.553.478, en las clases 18 y 25. La citada marca había sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para muchas otras clases pero denegada para las dos citadas por la oposición de la entidad mercantil Adidas Salomon AG con varias marcas gráficas prioritarias en las mismas.
La Sentencia recurrida justifica el fallo desestimatorio en los siguientes fundamentos:
" TERCERO.- La cuestión a dilucidar aquí se concreta por tanto en determinar si la marca nacional denegada nº 2.553.478 gráfica, en las clases 18 y 25 es o no compatible con las marcas oponentes también gráficas, nº H 300.802, 300.804 y 300.806, y la nº 1.668.156, en las mismas clases, propiedad de la mercantil ADIDAS SALOMON AG.
Así, al llevar a cabo la comparación entre los distintivos enfrentados en la forma en que la doctrina jurisprudencial tiene determinado ha de hacerse, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto, la Sección considera que debe confirmarse la resolución objeto de recurso, por la que se denegó la marca gráfica en las dos clases referidas, y ello porque el gráfico solicitado evoca el que representa la marca ADIDAS, en una primera visión o impresión de conjunto, siendo así que la marca solicitada se concedió para las numerosas clases en que fue solicitada excepto precisamente para las clases en que vienen operando las marcas notorias, de las que es titular la oponente.
En este sentido, conviene traer a colación lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2.005, que dice: "El principio de especialidad, que fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de Marcas de 1988, supone que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio. De acuerdo con este principio es posible la coincidencia de signos si los mismos amparan productos diferentes. Ahora bien, como antes se anticipó, el principio tiene una excepción en los casos de marcas renombradas, es decir, en aquellas marcas que traspasando el sector de comercialización de sus productos trascienden a todos los ámbitos del mercado de tal forma que puede decirse que son conocidas por la generalidad de los consumidores. En estos casos la protección registral es más amplia y trata de evitar que cualquier comerciante se aproveche de la reputación alcanzada por esa marca renombrada, cualquiera que sea el ámbito de productos o servicios que ampare la marca solicitada, aunque sea muy distante de los de aquella. Es este el sentido que debe darse al artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que establece la prohibición absoluta de inscripción de estas marcas renombradas, sentido que concuerda con el del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en la interpretación que le ha dado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Convenio (ADPIC), cuyo artículo 16 dispone que "El artículo 6 bis del Convenio de París (1967 ) se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada". En la misma línea debe citarse la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 (mode CV contra Adidas AG). Pues bien, en relación con el signo distintivo de las tres bandas paralelas que adornan las botas de Adidas, se ha puesto de manifiesto la reputación de que gozan en el comercio en general a través de la documentación que se ha aportado a los autos. Así resulta del informe que se acompañó con la demanda en el que, con base en la encuesta llevada a cabo por la empresa ECO se llegó a la conclusión de que "las tres bandas paralelas, al menos en su ubicación tradicional en las prendas de vestir de la marca Adidas, funcionan como un signo identificativo de esa marca para un sector muy amplio de población, que se hace aún mayor entre los jóvenes y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y del norte de la Península. Las prendas de otras marcas que reproducen las tres bandas son ampliamente identificadas con la marca Adidas, por lo que se benefician del reconocimiento y prestigio de esa marca -la más conocida del sector, según la misma encuesta-, así como de las asociaciones de calidad y estilo que haya podido consolidar esa marca en la apreciación de sus conocedores". Este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance de las tres bandas de la marca Adidas en diversas sentencias. Así, por ejemplo, las sentencias de 3 de junio de 1991 y 17 de noviembre de 1992 de la Sala Primera, en la última de las cuales se hace referencia al "enorme soporte publicitario de "Adidas", que difícilmente permite alegar desconocimiento del adorno. En la de esta misma Sala Tercera de 10 de diciembre de 1994 en la que se expresa que las tres tiras o bandas oscuras superpuestas en los lados de las zapatillas o botas deportivas caracterizan la marca y modelo ADIDAS. Se trata, por tanto de una marca de renombre que se encuentra protegida por la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, y en este sentido debe estimarse el recurso contencioso- administrativo y anular la concesión de las marcas números
.2.008.753 y 2.008.754, por ser contraria a Derecho, al incorporar sobre una bota de fútbol las tres bandas características de la marca Adidas, lo que supone aprovecharse de la reputación ganada en el mercado por otra empresa."
Es lo cierto que no pueden ser monopolizadas las figuras geométricas, como el triangulo de forma caprichosa que en el presente supuesto se reivindica, pero la gran similitud entre los gráficos en que consisten las marcas en conflicto, y el hecho de que la marca gráfica solicitada evoca claramente al distintivo por el que es conocida la marca "ADIDAS", solo podría llevar a admitir la inscripción de la marca solicitada si operasen en distintas áreas comerciales, esto es, si jugara el principio de especialidad, lo que, como decimos, no ocurre en este caso.
Consideramos pues, que la gran semejanza existente en el aspecto gráfico entre las marcas enfrentadas puede dar lugar a error en los consumidores y en las transacciones comerciales en el mercado, debiendo recordar a este respecto la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 10 de octubre de 1.997 RJ 1997\7586, en la que se pone de relieve "en los casos en que las marcas cuestionadas tienen identidad absoluta o gran semejanza entre las leyendas de ambas, incurren en la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al existir entre ambas semejanza fonética, lo cual es suficiente para que exista tal incompatibilidad dado que el art. 124.1 se refiere a la semejanza fonética o gráfica, lo que equivale a decir que basta una de ellas para que entre en juego la prohibición...., en cuyo caso resulta totalmente imposible conceder la compatibilidad entre ambas...". Y, en el mismo sentido, la Sentencia de la Sala Tercera Sección 3ª de 28 de noviembre de 1.997 (RJ 1997\8652 ), respecto a "la no accesibilidad al Registro cuando exista identidad absoluta denominativa entre la marca solicitante y la ya inscrita". Así se pone también de relieve en la Sentencia de la misma Sala de 29 de septiembre de
1.997 (RJ 1.997\6784 ): "El riesgo de asociación, atribuyendo a los productos una misma procedencia, con el consiguiente error o confusión en el mercado, debe tenerse por cierto en los supuestos de identidad de los signos constitutivos de las marcas. Así lo ha afirmado reiteradamente este Tribunal (entre otras y como más recientes, en las Sentencias de 5 y 25 de marzo del año en curso (RJ 1997\1813 y RJ 1997\2559 ), negando para tales supuestos de identidad que la diversidad de los productos distinguidos tenga trascendencia bastante".
Por lo expuesto, en definitiva, consideramos que la resolución por la que se denegó en las clases 18 y 25 la marca gráfica referida, es ajustada a derecho." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)
El recurso se articula mediante un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional. En el se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), en relación con la protección de las marcas notorias.
Sobre la protección de las marcas notorias.
Entiende la parte actora que se ha infringido la jurisprudencia recaída sobre el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, ya que la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas ha de apoyarse, en todo caso, en la premisa de un parecido o semejanza con las que se enfrentan a ellas que haga posible una confusión o asociación entre las mismas. En el caso de autos, afirma la entidad recurrente, las marca solicitada no suscita una impresión visual parecida a las opuestas como prioritarias, por lo que no procede declarar la incompatibilidad con ellas de la marca solicitada en las dos clases en las que ha sido denegada.
El motivo debe ser descartado. Tiene razón la actora al afirmar que la constatación de un riesgo de confusión o de asociación que haga necesario proteger a una marca notoria o renombrada siempre presupone un mínimo elemento de proximidad o semejanza en algún aspecto (fonético, denominativo, gráfico, conceptual) que de origen a semejante riesgo. Pero dicha tesis, efectivamente presente en nuestra jurisprudencia, no es negada por la Sentencia de instancia, sino que la crítica que en definitiva realiza la entidad recurrente a dicha Sentencia se asienta sobre su discrepancia sobre la existencia o no de un parecido entre las marcas enfrentadas. Esto es, la Sala justifica el parecido existente entre las marcas enfrentadas y la parte lo niega con extensas consideraciones.
Así las cosas resulta evidente que el motivo no puede prosperar. El recurso de casación se configura, como hemos sostenido en constante y reiterada jurisprudencia que la propia parte menciona, como un recurso extraordinario que se encamina exclusivamente a la comprobación de la recta aplicación e interpretación del derecho, sin que puedan revisarse en el mismo los hechos declarados probados o las apreciaciones de naturaleza fáctica efectuadas en la instancia (entre muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Entre tales juicios de hecho están, precisamente, los que se realizan en el derecho de marcas en relación con el parecido entre marcas, el riesgo de asociación o confundibilidad y otros análogos.
En el presente supuesto, la apreciación sobre el parecido y el posible riesgo de asociación recogida en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia impugnada, antes transcrito, se expresa en forma motivada y razonable, sin que pueda afirmarse que tal apreciación sea arbitraria o manifiestamente errónea. En consecuencia, se trata de un juicio de hecho que no puede ser revisado en esta sede de casación, por lo que procede la desestimación del motivo y del recurso.
Conclusión y costas.
La desestimación del motivo único conlleva la del propio recurso de casación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Caja General de Ahorros de Canarias contra la sentencia de 13 de junio de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 5.029/2.004 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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ATSJ Castilla y León 17/2019, 28 de Febrero de 2019
...que sirva para resarcir los perjuicios producidos. En este sentido, no está de más reproducir aquí lo señalado en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2010, dictada en el recurso de casación número 3656/2008 (de la que se hace eco el auto de esta Sala de 26 octubre de 2018)......