STS, 18 de Febrero de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:454 |
| Número de Recurso | 1733/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1733/2008 interpuesto por "N.V. NUTRICIA", representada por la Procuradora Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de febrero de 2008 en el recurso contencioso- administrativo número 599/2004, sobre inscripción de la marca internacional número 746.226, "Nutricia"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.", representada por el Procurador D. Jaime Gafas Pacheco.
"Société des Produits Nestlé, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 599/2004 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de 2003 y 18 de febrero de 2004 (éste en alzada) que concedieron el registro en España de la marca internacional número 746.226, "Nutricia" para diversos productos.
En su escrito de demanda, de 10 de noviembre de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "en la que, estimando el presente recurso, declare la resolución recurrida no conforme a derecho y anulándola y dejándola sin efecto acuerde la denegación de la marca internacional nº 746.226, Nutricia en clases 5, 35 y 42".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de febrero de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".
"NV Nutricia" no presentó escrito de contestación a la demanda.
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Société des Produits Nestlé, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marca de 18 de febrero de 2004, por las que se estimaba parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la concesión de la marca nº 789.462 'Nutricia', para productos de las clases 5, 35 y 42, anulando la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho en los términos expresados en la presente sentencia, sin pronunciamiento en materia de costas."
Con fecha 19 de mayo de 2008 "NV Nutricia" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1733/2008 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Único: por "aplicación errónea del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988 de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable".
"Société des Produits Nestlé, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa condena en costas.
El Abogado del Estado presentó escrito absteniéndose de evacuar dicho trámite.
Por providencia de 15 de enero de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de febrero siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de febrero de 2008, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Société des Produits Nestlé, S.A.", anuló en parte la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada y denegó la concesión de la marca internacional número 789.462, "Nutricia", para productos de las clases 5, 35 y 42.
A la inscripción de la marca internacional número 789.462, "Nutricia", solicitada por "NV Nutricia" para productos y servicios de las clases 5, 10, 16, 29, 30, 35, 41 y 42, se había opuesto, entre otros, la "Société des Produits Nestlé, S.A." en cuanto titular de la marca número 17.969 (8), "Nutricia", que ampara productos de la clase 29, en concreto "leche preparada para la lactancia de niños y otros productos lácteos". La oposición fue presentada para cinco de las clases (5, 29, 30, 35 y 42) dejando fuera de ella los productos correspondientes a las clases 10,16 y 41.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la resolución inicial de 11 de junio de 2002 en la que concedía el registro de dicha marca internacional para las clases 10, 16, 35, 41 y 42 y lo rechazaba para las clases 5, 29 y 30, estimó parcialmente el recurso de alzada deducido contra aquélla por "N.V. Nutricia" y acordó su concesión también en la clase 5, manteniendo la denegación de las clases 29 y
30.
Las razones que determinaron su decisión final fueron que "[...] la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de registro prevista en el art. 12.1 citado, toda vez que la marca solicitada, m. int. 746.226 Nutricia y las marcas obstaculizantes del acceso al registro de aquélla 1.700.580/581 y 579 y 1.745.485 Nutrindas, aunque coincidan en el ámbito de los productos, clases 5, 20 y 30, y ello obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos del mismo, se desprende que presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos y gráficos, ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadora suficiente para que el consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión".
El pleito en la instancia quedó reducido, pues, a la impugnación del nuevo registro tan sólo en relación con los productos amparados por la marca internacional número 746.226, "Nutricia" en las clases 5, 35 y 42, admitidos por la Oficina registral. No se discutían en el litigio y quedan fuera de la casación: a) la obvia identidad denominativa entre ambas marcas; b) la compatibilidad de una y otra en cuanto a los productos correspondientes a las clases 10, 16 y 41; c) la inviabilidad de la nueva marca para productos alimenticios de las clases 29 y 30.
La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en lo que se refiere a las clases 5, 35 y 42, por las siguientes razones: "[...] En el presente caso, partimos de la total identidad denominativa de la marca concedida y de su oponente (Nutricia frente a Nutricia), con lo que la Sala debe examinar si concurre la necesaria especialidad respecto de los productos o servicios amparados por la marca concedida. Este es el criterio seguido por la Oficina para la concesión de la marcas en las clases impugnadas, por considerar que no existía el riesgo de confusión pese a la coincidencia denominativa.
La Sala no comparte el criterio de la Administración y sí detecta la existencia de coincidencia o inmisión entre los campos aplicativos de los productos y servicios para los que resultó concedida la marca, respecto de la clase 29 de la prioritaria. Fue concedida en su día para 'leche preparada para la lactancia de niños y otros productos lácteos', producto susceptible de entrar en conflicto y confusión con los de la clase 5 que incluye 'alimentos para bebes', y con los servicios de las clases 42 y 35: 'Consejos sobre la nutrición, dietistas, restauración...' y 'la publicidad, gestión de negocio y administración relacionados con las clases 5, 10, 16, 29, 30 y 32...', entre otros.
En consecuencia la marca fue indebidamente concedida".
En su único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, y de la jurisprudencia que lo interpreta. En apoyo de su tesis reitera que son compatibles las marcas también para los productos denegados pues, a su juicio, "distinguen productos y servicios diferentes que además están clasificados en diferentes clases del Nomenclátor Internacional, infringiendo el principio de especialidad [...] estando clasificada la prioritaria en clase 29 y la aspirante en clases 5, 35 y 42".
Añade que la posibilidad de convivencia de marcas pertenecientes a las clases 5 y 29 ya ha sido admitida por el Tribunal Supremo en las sentencias de 28 de febrero de 2007 y de 9 de diciembre de 1987. La compatibilidad de signos pertenecientes a la clase 29 en relación con las marcas pertenecientes a las clases 35 y 42 habría quedado, por su parte, confirmada igualmente en las sentencias de esta Sala de 10 de abril de 1987 y de 28 de enero de 1984 .
El recurso de casación es admisible, pese a la objeción opuesta por "Société des Produits Nestlé, S.A." sobre la base de que se limita a discrepar del juicio comparativo de instancia respecto de los elementos de hecho. Si ello es así o no constituye, precisamente, la cuestión que debe ser resuelta en la sentencia de fondo.
El recurso, sin embargo, será desestimado pues la marca internacional número 789.462, "Nutricia", solicitada para identificar en España determinados productos de la clase 5 y servicios de las clases 35 y 42, es incompatible con la marca oponente de "Société des Produits Nestlé, S.A.", también denominada "Nutricia", tal como decidió el tribunal sentenciador.
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La Sala de instancia acierta no sólo al subrayar la identidad de ambos signos (uno y otro utilizan, repetimos, el mismo vocablo "Nutricia") sino también la relación existente entre la "leche preparada para la lactancia de niños y otros productos lácteos", protegidos por la marca prioritaria de la "Société des Produits Nestlé, S.A.", y los "alimentos para bebés" que trata de identificar la marca aspirante entre los productos protegidos de clase 5.
Es incuestionable que la leche preparada para los lactantes y los demás productos lácteos de la "Société des Produits Nestlé, S.A." son también alimentos para bebés y se distribuyen a través de los mismos canales que los productos análogos de "N.V. Nutricia". Permitir que con la misma denominación comercial conviviesen en el mercado productos alimenticios muy próximos de diferente procedencia empresarial supondría un riesgo de confusión y de asociación que no debe ser tolerado.
En la misma clase 5 la marca aspirante identifica otros productos de diversa naturaleza que, aun cuando no tan relacionados con los alimentos para bebés, pueden razonablemente considerarse como afines. De hecho, la sociedad "N.V. Nutricia" ha admitido la negativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas a registrar la marca para otros muchos productos alimenticios de las clases 29 y 30, también afines a los protegidos por la prioritaria marca "Nutricia" de "Société des Produits Nestlé, S.A.".
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Puede asimismo mantenerse, razonablemente, que los servicios amparados por la marca aspirante "Nutricia" en las clases 35 y 42 tienen una cierta relación aplicativa con los productos de la marca prioritaria, correspondiendo unos y otros al mismo sector de la nutrición humana. Con aquéllos "N.V. Nutricia" trataba de identificar sus servicios de asesoramiento nutricional o de publicidad, gestión del negocio y administración en el sector alimenticio. En la medida en que no se excluye de dichos servicios la publicidad o el asesoramiento nutricional respecto de productos para los que ambas marcas se declaran incompatibles (esto es, los ya citados de las clases 29 y 30 más los correspondientes a la clase 5) el riesgo de confusión y de asociación persiste. Sería en cierto modo contradictorio negar la viabilidad de la nueva marca para productos alimenticios (clases 5, 29 y 30) y simultáneamente reconocérsela para la promoción o publicidad de esos mismos productos.
El razonamiento de la Sala de instancia cuando afirma la semejanza aplicativa de unos y otros no puede, pues, tacharse de erróneo o arbitrario. Por el contrario, aplica el criterio jurisprudencial según el cual, si existe plena identidad denominativa de los signos en liza (lo que ocurre en este caso), se ha de efectuar con mayor rigor el examen de los respectivos ámbitos aplicativos. El innegable factor de confundibilidad que supone la identidad de términos requiere, para ser compensado, una mayor diferenciación de los productos o servicios, de modo que se pueda excluir el riesgo de confusión o asociación indebida entre las marcas. No concurre en este supuesto la compensación, antes bien, una relación aplicativa suficiente para concluir que la concesión de la marca en las clases 5, 35 y 42 por la Oficina Española de Patentes y Marcas fue indebida, tal como resolvió la Sala de instancia.
En cuanto a la cita de las sentencias de esta Sala que contiene el motivo, baste decir que ninguna resuelve el supuesto de autos. Venimos afirmando reiteradamente que para juzgar sobre la existencia o no de semejanzas entre los distintivos enfrentados el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, dado el casuismo imperante. Y hemos afirmado asimismo que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas tiene poca utilidad invocar declaraciones generales que pudieran resultar aplicables de modo indiscriminado a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias singulares en él concurrentes. Cabe, pues, afirmar que ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 165/2007 interpuesto por "N.V. Nutricia" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de febrero de 2008 en el recurso contencioso-administrativo número 599 de 2004. Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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