STS 145/2010, 29 de Marzo de 2010

1.- La Procurador Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación de la entidad "Grupo Puma, S.A.", interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y dos de Barcelona, siendo parte demandada las sociedades "Puma Stiken S.A." y "Grupo Puma

1.982, S.L."; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en virtud de la cual se acuerde: a) Declarar que GRUPO PUMA, S.A. ha adquirido el derecho a explotar en exclusiva, directamente y/o por mediación de terceras sociedades, la denominación GRUPO PUMA para distinguir cualesquiera negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción. b) Declarar que cualquier uso de la denominación GRUPO PUMA por una o ambas demandadas, directamente y/o por mediación de terceras sociedades, para distinguir negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción entraña, una infracción de los derechos adquiridos por la actora sobre el distintivo GRUPO PUMA, con independencia de sus complementos gráficos y/o denominativos tales como "1982". c) Declarar que cualquier uso del distintivo GRUPO PLIMA por una o ambas demandadas para distinguir negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción, siempre que se efectúe con una tipografía de letras y/o presentación que denominativa, gráfica, cromática y/o conceptualmente potencie su confusión o asociación con el distintivo GRUPO PUMA, en especial bajo la presentación que figura a los documentos núms. 53, 56, 57 y 64 de la demanda, constituye actos de competencia y/o publicidad desleales. d) Declarar que los antedichos ilícitos mercantiles han irrogado a la actora daños y perjuicios, tanto por lucro cesante como por daño emergente, material y moral. Y consiguientemente condenar solidariamente a PUMA STIKEN S.A. y/o GRUPO PUMA 1982, S.L. a estar y pasar por las precedentes declaraciones, y en consecuencia: 1. A que se abstenga y cese efectiva e inmediatamente en cualquier uso de la denominación GRUPO PUMA sean cuales fueren sus complementos gráficos y/o denominativos tales como "1982" y/o la denominación GRUPO PLIMA con una tipografía de letras y/o presentación que denominativa, gráfica, cromática y/o conceptualmente potencia su confusión o asociación con el distintivo GRUPO PUMA, en especial bajo la presentación que ilustran los documentos nums. 53, 56, 57 y 64 de la demanda, como distintivo de negocios, actividades y/o sociedades vinculadas a productos o servicios para la construcción. 2. A que en el término de dos meses, u otro que prudencialmente señale este digno Juzgador, proceda GRUPO PUMA 1982, S.L. a modificar su razón social eliminando de ello el vocablo GRUPO PUMA que habrá de ser sustituido por otro que la difiera sustancialmente del nombre comercial GRUPO PUMA, S.A.; con apercibimiento a su legal representante de que en caso de no acatar en tiempo y forma esta condena, la misma se ejecutará a su costa mediante emisión de mandamiento exhortatorio dirigido el Sr. Registrador Mercantil de Madrid a fin de que se inscriba tal sentencia, acompañando testimonio de la misma con expresión de su firmeza, en los asientos de la sociedad GRUPO PUMA 1982 S.L. con subsiguiente notificación al Registro Mercantil Central para su publicación en el BORMA, a los efectos prevenidos por el Reglamento del Registro Mercantil a su art. 382. 3 . A retirar del tráfico económico, con entrega a esta parte para su destrucción y computable su valor a la indemnización de daños y perjuicios, cuantos catálogos, anuncios, publicidad en Internet, embalajes, envoltorios, material publicitario, cartelería comercial u otros documentos materialicen la prohibida utilización de los distintivos GRUPO PUMA y/o GRUPO PLIMA. 4. Indemnizar a GRUPO PUMA, S.A. por los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial y/o actos de competencia y/o publicidad desleales, computando tal indemnización conforme a los criterios y la cuantía prudencialmente establecidos en el hecho décimo "in fine" de la demanda. 5. A la publicidad a costas de las demandadas condenadas de la parte dispositiva de la sentencia que se dicte en este procedimiento tanto en dos diarios de difusión nacional como en dos revistas profesionales del sector de la construcción a libre elección de la actora, así como su notificación a proveedores, distribuidores, clientes y demás personas interesadas. 6. Al pago de las costas ocasionadas por el procedimiento.".

2. - El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Puma Stiken, S.A., contestó a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, y suplicando al Juzgado se dicte Sentencia absolviendo de la demanda a esta parte, ya sea por estimación de las excepciones previas planteadas o por la oposición formulada en cuanto al fondo, con la correspondiente condena en costas.

   En el mismo escrito, alegando hechos y fundamentos de derecho aplicables, se formuló reconvención, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia dando lugar a la misma y declarando: 1º.-Que la reconvincente PUMA STIKEN S.A. antes denominada COLAS Y PINTURAS, S.A. (COPISA), siendo una de las sociedades integrantes del llamado grupo PUMA desde su creación en 1982 y habiendo participado desde el primer momento en el uso del distintivo PUMA y de los demás logotipos corporativos utilizados por este grupo, goza de igual acceso actual al uso de este distintivo y logotipos que la sociedad GRUPO PUMA S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos. 2º.- Que la reconvenida GRUPO PUMA S.A. debe respetar el derecho de PUMA STIKEN S.A. al uso exclusivo de las marcas PLIMA números 1.584.528 y 1.584.529 y GRUPO PLIMA número 2.148.680 que tiene registradas y en vigor, absteniéndose de condicionar este uso o limitarlo en su contenido legalmente amparado, absteniéndose GRUPO PUMA S.A. de usar tales marcas registradas. 3º.-Que la reconvincentes PUMA STIKEN, S.A. como integrante de la comunidad de usuarios de los distintivos PUMA y logotipos corporativos utilizados por el grupo PUMA desde su fundación, tiene derecho a ostentar la condición de cotitular de las marcas registradas 1.584.530, 1.584.531, 1.584.532 y 1.584.533 que actualmente figuran inscritas solamente a nombre de GRUPO PUMA, S.A., derecho que puede igualmente reclamar cualquier otra sociedad que acredite su pertenencia al grupo PUMA. 4º.- Que la sociedad reconvenida GRUPO PUMA, S.A. deberá estar y pasar por las declaraciones que preceden. 5º.- Que para la efectividad de la inscripción de la cotitularidad de las marcas números 1.584.530, 1.584.531, 1.584.532 y

   1.584.533 deberá expedirse el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con imposición de las costas a la reconvenida en el supuesto de que se oponga esta reconvención.".

3. - La Procurador Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación de la entidad "Grupo Puma, S.A.", contestó a la reconvención alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestimen el suplico identificado como 1º y el suplico identificado como 4º en tanto en cuanto se refiera al suplico 1º, con expresa imposición de costas a la demandante reconvencional.".

4. - El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Grupo Puma 1982, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que hacía suyas las alegaciones, excepciones, peticiones y pretensiones que haya formulado o formule la demandada principal Puma Stiken S.A. 5.- Como consecuencia de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva formuladas en el escrito de contestación a la demanda, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y dos de Barcelona, auto de fecha 16 de enero de 2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "PARTE DISPOSITIVA: Se considera subsanada la excepción de falta de litisconsorcio activo considerando que la entidad demandante GRUPO PUMA, S.A. actúa en beneficio de las sociedades de su grupo CEMKOSA, CEMSA, CEMSA ALICANTE, CEPISA, MORMASA, MORTELAN, PEGACOL, PROGESA, PUMA CATALUNYA, PUMA GRANADA, PUMA LEVANTE, PUMA MORCEM, PUMACEM, PUMACOL, PUMAGAL, PUMARSA Y PUMASA. Se estima procedente el litisconsorcio pasivo, debiendo ser también demandadas las sociedades ACOPISA, CEKOMSA, PUMANSA, PLIMASUR y PUMA MURCIA S.A.. Se concede a la parte actora el plazo de quince días para constituir el litisconsorcio, debiendo aportar copias de la demanda y documentos anejos, quedando entre tanto en suspenso, para la demandante y las demandadas iniciales el curso del presente procedimiento.". Posteriormente, por Auto de fecha 10 de abril de 2.003, se incluyo en el litisconsorcio pasivo a la sociedad PUMA SEVILLA S.L. que deberá ser demandada.

6. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuarenta y dos de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 2 de abril de

   2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimo la demanda presentada por el procurador Sra. García, en nombre y presentación de GRUPO PUMA, S.A. y de las sociedades de su grupo relacionadas en la parte dispositiva del auto de fecha dieciséis de enero de 2003, frente a PUMA STIKEN, S.A., GRUPO PUMA 1982, S.L., ACOPISA, CEKOMSA, PUMANSA, PLIMASUR, PUMA MURCIA Y PUMA SEVILLA, S.L., y, en su virtud, absuelvo a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra, condenando a la parte actora al pago de las costas. Asimismo, estimo la demanda reconvencional presentada por el Procurador Sr. Font, en nombre y representación de PUMA STIKEN, S.A., GRUPO PUMA 1982, S.L., ACOPISA, CEKOMSA, PUMANSA, PLIMASUR, PUMA MURCIA Y PUMA SEVILLA, S.L., frente a GRUPO PUMA, S.A. y de las sociedades de su grupo relacionadas en la parte dispositiva del auto de fecha dieciséis de enero de 2003 y, en su virtud declaro: 1º. Que Puma Stiken, S.A. goza de igualdad de acceso actual al uso de este distintivo y logotipos que la sociedad Grupo Puma, S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos. 2º. Que Grupo Puma S.A. debe respetar el derecho de Puma Stiken al uso exclusivo de las marcas Plima números 1.584.528 y

   1.584.529 y Grupo Plima número 2.148.680. 3º. Que Puma Stiken S.A. como integrante de la comunidad de usuarios de los distintivos Puma y logotipos corporativos utilizado por el grupo Puma tiene derecho a ostentar la condición de cotitular de las marcas registradas 1.584.530, 1.584.531, 1.584.532 y 1.584.533 que actualmente figuran inscritas a nombre de Grupo Puma; debiendo la actora estar y pasar por las declaraciones que preceden, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la cotitularidad referida. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Grupo Puma, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 22 de septiembre de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS parcialmente el recurso interpuesto por la representación de GRUPO PUMA, S.A. contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 42 de Barcelona, de 2 de abril de 2004, cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; DECLARAMOS que el uso por parte de las demandadas de los signos distintivos "GRUPO PUMA" y "GRUPO PUMA 1982", desde el año 2001, en la forma descrita en el fundamento jurídico sexto constituye un acto de competencia desleal; Y CONDENAMOS a las demandadas a cesar en tal uso y a retirar los catálogos, anuncios, publicidad en Internet, embalajes, envoltorios, material publicitario, cartelería comercial u otros documentos en los que se hubiera materializado estos actos declarados de competencia desleal. CONDENAMOS a la demandada GRUPO PUMA 1982, S.A. a modificar su denominación social, eliminando de ella el vocablo "GRUPO PUMA"; y a PUMA STIKEN S.A. y GRUPO PUMA 1982, a pagar solidariamente a la actora la indemnización de 68.178,77 euros. En cuanto a la reconvención DEJAMOS sin efecto el primero de los tres pronunciamientos judiciales dictados al respecto en la sentencia recurrida, por el que se declaraba que "Puma Stiken, S.A. goza de igual acceso actual al uso de este distintivo -"PUMA"- y logotipos que la sociedad Grupo Puma S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos"; Y MANTENEMOS el resto de los pronunciamientos relativos a la reconvención. No procede hacer expresa condena de las costas de esta alzada y sí imponer a la demandada reconvencional las costas ocasionadas por la reconvención.".

El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de las entidades Puma Stiken, S.A. y otros, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 22 de septiembre de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 222, apartado 4, de la LEC. SEGUNDO.- Se alega infracción del apartado 1 del art. 218 de la LEC. TERCERO .- Se alega infracción de los arts. 216 y 218.1 de la LEC. CUARTO .- Se alega infracción del art. 218.1 de la LEC. QUINTO .- Se alega infracción del art. 218.1 de la LEC. SEXTO .- Se alega infracción del art. 218.2 de la LEC. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: UNICO.- Se alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 21 de octubre de 1.994, 31 de diciembre de 1.996, 25 de marzo de 2.003, 15 de abril de 2.003, 16 de mayo de 2.003 .

Por Providencia de fecha 23 de noviembre de 2.005, se tuvo por interpuestos los recursos anteriores y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, las entidades GRUPO PUMA 1982, S.L., PUMA STIKEN, S.A., ACOPISA, CECOMSA, PUMANSA, PLIMASUR, S.A., PUMA MURCIA, S.L. y PUMA SEVILLA, S.L., representadas por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle; y como parte recurrida la entidad GRUPO PUMA, S.A., representada por la Procurador Dª. Mª. Carmen Ortiz Cornago.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 17 de junio de 2.008, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de PUMA STIKEN S.A., ADHESIVOS, COLAS Y PINTURAS S.A., GRUPO PUMA 1982 S.L., PLIMASUR S.A., PUMA ANDALUCIA S.A., PUMA MURCIA S.L. y PUMA SEVILLA S.L., contra la Sentencia dictada, en fecha 22 de septiembre de 2005, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo nº 503/2004 dimanante de los autos de juicio ordinario 334/2001, del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona.".

Dado traslado, la Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la entidad Grupo Puma, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día de 2 de marzo de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre derecho de la propiedad industrial (legislación marcaria) y de la competencia. Habida cuenta que el nombre comercial en cuya tutela se acciona no está registrado y que no se ejercita la acción de nulidad de signo registrado, la controversia se resuelve en el ámbito de competencia desleal por concurrencia desleal en el mercado apreciándose los ilícitos de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero. Solicitado el cambio de denominación social de una de las sociedades codemandadas, el conflicto se resuelve en sede de derecho societario, lo que por la codemandada aquí recurrente se tilda de incongruente porque no se había planteado con arreglo a tal régimen jurídico, sino en la perspectiva del derecho de la propiedad industrial.

Por la entidad mercantil GRUPO PUMA, S.A. se dedujo demanda contra las también mercantiles PUMA STIKEN S.A. y GRUPO PUMA 1982, S.L. en la que solicita se acuerde: a) Declarar que GRUPO PUMA, S.A. ha adquirido el derecho a explotar en exclusiva, directamente y/o por mediación de terceras sociedades, la denominación GRUPO PUMA para distinguir cualesquiera negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción. b) Declarar que cualquier uso de la denominación GRUPO PUMA por una o ambas demandadas, directamente y/o por mediación de terceras sociedades, para distinguir negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción entraña una infracción de los derechos adquiridos por la actora sobre el distintivo GRUPO PUMA, con independencia de sus complementos gráficos y/o denominativos tales como "1982". c) Declarar que cualquier uso del distintivo GRUPO PLIMA por una o ambas demandadas para distinguir negocios, actividades y/o sociedades vinculados a productos y servicios para la construcción, siempre que se efectúe con una tipografía de letras y/o presentación que denominativa, gráfica, cromática y/o conceptualmente potencie su confusión o asociación con el distintivo GRUPO PUMA, en especial bajo la presentación que figura a los documentos núms. 53, 56, 57 y 64 de la demanda, constituye actos de competencia y/o publicidad desleales. d) Declarar que los antedichos ilícitos mercantiles han irrogado a la actora daños y perjuicios, tanto por lucro cesante como por daño emergente, material y moral. Y consiguientemente condenar solidariamente a PUMA STIKEN S.A. y/o GRUPO PUMA 1982, S.L. a estar y pasar por las precedentes declaraciones, y en consecuencia: 1. A que se abstenga y cese efectiva e inmediatamente en cualquier uso de la denominación GRUPO PUMA sean cuales fueren sus complementos gráficos y/o denominativos tales como "1982" y/o la denominación GRUPO PLIMA con una tipografía de letras y/o presentación que denominativa, gráfica, cromática y/o conceptualmente potencia su confusión o asociación con el distintivo GRUPO PUMA, en especial bajo la presentación que ilustran los documentos nums. 53, 56, 57 y 64 de la demanda, como distintivo de negocios, actividades y/o sociedades vinculadas a productos o servicios para la construcción. 2. A que en el término de dos meses, u otro que prudencialmente señale este digno Juzgador, proceda GRUPO PUMA 1982, S.L. a modificar su razón social eliminando de ello el vocablo GRUPO PUMA que habrá de ser sustituido por otro que la difiera sustancialmente del nombre comercial GRUPO PUMA, S.A.; con apercibimiento a su legal representante de que en caso de no acatar en tiempo y forma esta condena, la misma se ejecutará a su costa mediante emisión de mandamiento exhortatorio dirigido el Sr. Registrador Mercantil de Madrid a fin de que se inscriba tal sentencia, acompañando testimonio de la misma con expresión de su firmeza, en los asientos de la sociedad GRUPO PUMA 1982 S.L. con subsiguiente notificación al Registro Mercantil Central para su publicación en el BORMA, a los efectos prevenidos por el Reglamento del Registro Mercantil a su art. 382. 3 . A retirar del tráfico económico, con entrega a esta parte para su destrucción y computable su valor a la indemnización de daños y perjuicios, cuantos catálogos, anuncios, publicidad en Internet, embalajes, envoltorios, material publicitario, cartelería comercial u otros documentos materialicen la prohibida utilización de los distintivos GRUPO PUMA y/o GRUPO PLIMA. 4. Indemnizar a GRUPO PUMA, S.A. por los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial y/o actos de competencia y/o publicidad desleales, computando tal indemnización conforme a los criterios y la cuantía prudencialmente establecidos en el hecho décimo "in fine" de la demanda. 5. A la publicación a costa de las demandadas condenadas de la parte dispositiva de la sentencia que se dicte en este procedimiento tanto en dos diarios de difusión nacional como en dos revistas profesionales del sector de la construcción a libre elección de la actora, así como su notificación a proveedores, distribuidores, clientes y demás personas interesadas.

Por la entidad demandada PUMA STIKEN S.A. se formuló reconvención en la que solicita: 1º.- Que la reconviniente PUMA STIKEN S.A. antes denominada COLAS Y PINTURAS, S.A. (COPISA), siendo una de las sociedades integrantes del llamado grupo PUMA desde su creación en 1982 y habiendo participado desde el primer momento en el uso del distintivo PUMA y de los demás logotipos corporativos utilizados por este grupo, goza de igual acceso actual al uso de este distintivo y logotipos que la sociedad GRUPO PUMA S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos. 2º.- Que la reconvenida GRUPO PUMA S.A. debe respetar el derecho de PUMA STIKEN S.A. al uso exclusivo de las marcas PLIMA números 1.584.528 y 1.584.529 y GRUPO PLIMA número 2.148.680 que tiene registradas y en vigor, absteniéndose de condicionar este uso o limitarlo en su contenido legalmente amparado, absteniéndose GRUPO PUMA S.A. de usar tales marcas registradas. 3º.- Que la reconviniente PUMA STIKEN, S.A. como integrante de la comunidad de usuarios de los distintivos PUMA y logotipos corporativos utilizados por el grupo PUMA desde su fundación, tiene derecho a ostentar la condición de cotitular de las marcas registradas 1.584.530, 1.584.531, 1.584.532 y 1.584.533 que actualmente figuran inscritas solamente a nombre de GRUPO PUMA, S.A., derecho que puede igualmente reclamar cualquier otra sociedad que acredite su pertenencia al grupo PUMA. 4º.- Que la sociedad reconvenida GRUPO PUMA, S.A. deberá estar y pasar por las declaraciones que preceden. 5º.- Que para la efectividad de la inscripción de la cotitularidad de las marcas números 1.584.530, 1.584.531, 1.584.532 y

1.584.533 deberá expedirse el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 42 de Barcelona en los autos de Juicio Ordinario número 334 de 2.001, desestima la demanda, y estima la reconvención de PUMA STIKEN, S.A. y otras entidades frente a GRUPO PUMA, S.A. y de las sociedades de su grupo relacionadas en la parte dispositiva del auto de fecha dieciséis de enero de 2.003 y, en su virtud, declara: 1º. Que Puma Stiken, S.A. goza de igualdad de acceso actual al uso de este distintivo y logotipos que la sociedad Grupo Puma, S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos. 2º. Que Grupo Puma S.A. debe respetar el derecho de Puma Stiken al uso exclusivo de las marcas Plima números 1.584.528 y 1.584.529 y Grupo Plima número 2.148.680. 3º. Que Puma Stiken S.A. como integrante de la comunidad de usuarios de los distintivos Puma y logotipos corporativos utilizado por el grupo Puma tiene derecho a ostentar la condición de cotitular de las marcas registradas 1.584.530,

1.584531, 1.584.532 y 1.584.533 que actualmente figuran inscritas a nombre de Grupo Puma; debiendo la actora estar y pasar por las declaraciones que preceden, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la cotitularidad referida.

La Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 22 de septiembre de 2.005, en el Rollo número 503 de 2.004, estima parcialmente el recurso interpuesto por GRUPO PUMA, S.A., y acuerda: Declarar que el uso por parte de las demandadas de los signos distintivos "GRUPO PUMA" y "GRUPO PUMA 1982", desde el año 2001, en la forma descrita en el fundamento jurídico sexto constituye un acto de competencia desleal; y condenar a las demandadas a cesar en tal uso y a retirar los catálogos, anuncios, publicidad en Internet, embalajes, envoltorios, material publicitario, cartelería comercial u otros documentos en los que se hubiera materializado estos actos declarados de competencia desleal. Y asimismo condena a la demandada GRUPO PUMA 1982, S.A. a modificar su denominación social, eliminando de ella el vocablo "GRUPO PUMA"; y a PUMA STIKEN S.A. y GRUPO PUMA 1982, a pagar solidariamente a la actora la indemnización de 68.178,77 euros.

En cuanto a la reconvención la Sentencia de la Audiencia deja sin efecto el primero de los tres pronunciamientos judiciales dictados al respecto en la sentencia recurrida, por el que se declaraba que "Puma Stiken, S.A. goza de igual acceso actual al uso de este distintivo -"PUMA"- y logotipos que la sociedad Grupo Puma S.A. y que comparten los demás componentes de la comunidad de usuarios de dichos distintivos y logotipos"; y mantiene el resto de los pronunciamientos relativos a la reconvención.

Contra la Sentencia de la Audiencia se interpuso por la representación procesal de PUMA STIKEN, S.A.; ADHESIVOS, COLAS Y PINTURAS S.A. (ACOPISA); GRUPO PUMA 1982, S.L.; CEMENTOS COMPOSTELANOS, S.A. (CECOMSA); PRIMASUR, S.A.; PUMA ANDALUCIA, S.A.; PUMA MURCIA, S.L. y PUMA SEVILLA, S.L. recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 17 de junio de 2.008 .

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

En el primer motivo se alega infracción del apartado 4 del art. 222 de la LEC, por no tener en cuenta la resolución recurrida lo establecido en sentencia firma entre los mismos litigantes en proceso anterior que es antecedente del actual. El antecedente lógico que, según la parte recurrente, vinculaba al Tribunal con fuerza de cosa juzgada es la Sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 9 de diciembre de 1.999 .

El motivo se desestima porque los objetos procesales de los dos pleitos son diferentes. En el presente proceso no se discute sobre el distintivo PUMA, y la resolución recurrida únicamente resuelve sobre el derecho de la parte actora a utilizar el nombre comercial no registrado GRUPO PUMA S.A. y que el uso por las demandadas de los signos distintivos "GRUPO PUMA" y "GRUPO PUMA 1982", desde el año 2001, en la forma descrita en el fundamento jurídico sexto, constituye un acto de competencia desleal, lo que obviamente no se discutió, y menos resolvió, en el proceso anterior aludido en el motivo.

En el segundo motivo se alega infracción por la Sentencia recurrida del requisito de la congruencia concretado en el apartado 1 del art. 218 LEC al no resolver específicamente sobre la excepción de falta de legitimación activa de la demandante GRUPO PUMA S.A. en relación a lo realmente postulado por la misma en su demanda.

El motivo se desestima por carencia de fundamento.

Es cierto que la sentencia recurrida rechaza la protección del nombre comercial con base en la legislación marcaria -Ley de Marcas de 1988 -, porque no está registrado, y no se ejercita acción de nulidad del art. 77 LM. E igualmente es cierto que como nombre comercial extrarregistral le otorga protección con base en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, y concretamente en los arts. 6 y 12 LCD. Sin embargo, carece totalmente de fundamento la afirmación del motivo de que no se ejercitó por la parte actora la pretensión por supuesta competencia desleal, con lo que se desconoce el contenido de la demanda a los folios 24, 25 y 30 y siguientes, y el propio petitum de la misma.

En el tercer motivo se aduce infracción por la Sentencia recurrida del principio de justicia rogada del art. 216 LEC, así como del requisito de congruencia con las demandas que establece el art. 218.1 LEC, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sobre esta materia.

El motivo se desestima por su carencia de fundamento.

Con independencia de que no cabe confundir derecho exclusivo o derecho de exclusiva, protegido por la legislación de propiedad industrial, con derecho a utilizar en exclusiva, es decir únicamente, una determinada denominación o signo, procede reiterar que la sentencia recurrida otorga al nombre comercial extrarregistral de la parte actora la protección que dispensa la Ley de Competencia Desleal. Y no resulta entendible que se pueda negar el ejercicio de las acciones de esta última Ley. En la fundamentación de derecho de la demanda se alegan los arts. 19.1 y 20.1 de la LCD a efectos de legitimación (f. 24) y los arts. 5, 6, 11 y 12 de la LCD a efectos de ilícitos cometidos (f. 24 ); se señala (f. 25) que "conforme a lo dispuesto por los artículos 53 y 71 de la LEC se justifica acumular acciones de propiedad industrial y competencia desleal por su homogeneidad y compatibilidad..."; y finalmente también se razona (f. 25) en relación con el art. 21 LCD a efectos de interrupción del cómputo de la prescripción extintiva. Y en el suplico claramente se hace referencia al ejercicio de las acciones de competencia desleal, además de las de propiedad industrial y de publicidad.

Por otro lado, en el fallo de la sentencia recurrida, no se incurre en incongruencia "extra petita" porque no se da nada distinto de lo solicitado. Otra cosa es que por no accederse a todo lo pedido no se ajuste estrictamente el pronunciamiento del fallo a los términos del suplico de la demanda, pero ello no infringe el principio de congruencia, el cual no se vulnera cuando se da menos de lo suplicado, y no exige un acomodo riguroso a las palabras del "petitum". Esta Sala viene reiterando (SS., entre otras, 20 de noviembre y 31 de diciembre de 2.007, 6 y 11 de junio de 2.008 ) que el deber de congruencia consiste en una necesaria adecuación del fallo a las pretensiones de las partes, sin que sea preciso una estricta y absoluta identidad entre ellos, sino mas bien una adecuación racional y flexible, de tal modo que se decida sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo, en todo o en parte.

En el caso, el fallo guarda acatamiento a la sustancia de lo pedido, por lo que no se da el vicio procesal denunciado en el motivo.

En el cuarto motivo se alega infracción del principio de congruencia con la demanda que establece el art. 218.1 LEC al desestimar el primer pedimento de la reconvención sin atenerse al contenido propio y literal del pedimento.

El motivo se desestima .

Con independencia de que, si lo pedido en el pedimento de que se trata ya estaba reconocido (según la dialéctica de la parte recurrente) en la Sentencia de 1999, no tiene sentido volverlo a reiterar, en cualquier caso no hay cambio de "causa petendi", - que es una de las posibles excepciones a la doctrina de que no cabe invocar incongruencia cuando se trata de sentencia absolutoria-, por parte de la sentencia recurrida.

Se alega en el motivo, con referencia a la argumentación básica de la resolución recurrida, que la misma incurre en un punto de partida falso, posiblemente por no tener a la vista el texto del suplico de la reconvención, al dar por cierto que se proponía "el reconocimiento de un derecho de uso compartido", cuando lo realmente pedido era la confirmación de la negativa a cualquier declaración de derecho exclusivo alguno de uso. El motivo olvida que fundamentó su pretensión reconvencional en el art. 394 CC razonando que "este precepto abona los pedimentos primero y tercero de la presente reconvención", y la resolución recurrida razona que "resulta improcedente reconocer a las demandadas un derecho de uso compartido sobre aquellos signos, pues desde el punto de vista marcario están en las mismas condiciones para usarlo que la actora o cualquier tercero...". El argumento puede ser o no aceptado (lo que aquí no puede ser examinado), pero en absoluto hay un cambio de "causa petendi", y, por consiguiente, decae la alegación de incongruencia.

En el motivo quinto se denuncia infracción por la Sentencia recurrida del principio de congruencia con las pretensiones postuladas y de respeto a la causa de pedir postulada para las mismas, con violación del art. 218.1 de la LEC, al condenar al cambio de denominación social GRUPO PUMA 1982, S.L.

El motivo se estima porque la resolución recurrida adopta la decisión del cambio de denominación de la sociedad codemandada en la perspectiva de un conflicto entre denominaciones sociales, y con base exclusiva en el Derecho societario (arts. 407 y 408 RRM en relación con el art. 2.2 TRLSA ), lo que no fue planteado en la demanda. Una cosa es el conflicto de una marca o un nombre comercial con una denominación social y otra distinta entre dos denominaciones sociales. La propia resolución recurrida así lo reconoce en los fundamentos de derecho octavo y noveno al discurrir sobre el distinto régimen jurídico aplicable. Planteadas las acciones de la demanda en el ámbito de los derechos de la propiedad industrial, competencia desleal y publicidad, no cabe resolver el conflicto con base exclusiva en la normativa societaria. La aplicación de ésta no puede justificarse como un mero cambio de la norma jurídica aplicable, pues se trata de una alteración sustancial de la fundamentación jurídica que implica un planteamiento diferente que excede del ámbito del principio "iura novit curia".

En el motivo sexto se aduce infracción por la sentencia recurrida del principio de respeto a las reglas de la lógica y de la razón que impone el art. 218.2 de la LEC al establecer conclusiones fácticas que no respetan dicho principio.

El motivo se rechaza por la defectuosa técnica procesal.

Si se aceptase que se puede utilizar la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, para, a su amparo, y con la alegación de "falta de lógica y razón", combatir cualquier tipo de apreciaciones fácticas o jurídicas, procesales o sustantivas, de la resolución recurrida, se convertiría al recurso extraordinario en un recurso ordinario, y a este Tribunal en una tercera instancia.

El derecho a una resolución fundada en Derecho, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, exige una fundamentación jurídica y coherencia formal. La resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. La exteriorización de estas razones en que se basa la decisión judicial, además de coherencia en el desarrollo argumental, ha de ser adecuada y suficiente, cuya medida esta en íntima relación con la naturaleza del caso y circunstancias concurrentes, pues salvo cuando es exigible la denominada "motivación reforzada", solo se requiere el grado de intensidad mínimo -"mínimamente razonables (SSTC 186/2002, 14 de octubre; 227/2002, 9 de diciembre ). La motivación no exige el acierto de la argumentación y solo se rechaza el error fáctico notorio, la arbitrariedad o irracionalidad. El TC viene reiterando que "no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas".

En el caso, la mayoría de las alegaciones que se efectúan en el motivo mediante las que se invoca la carencia de lógica y razón respecto de determinadas apreciaciones fácticas de la resolución recurrida no son sino discrepancias con dichas apreciaciones por parte de la recurrente, que no tienen encaje en la exigencia procesal y constitucional de motivación, e incurren en el vicio procesal denominado supuesto de la cuestión; y en cuanto a las dos últimas alegaciones no se da incoherencia formal alguna en las soluciones adoptadas, pues son protecciones diferentes, aunque puedan concurrir, las que otorgan la legislación de propiedad industrial y de competencia desleal.

La estimación del motivo quinto y desestimación de los restantes del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva: a) que se deba suprimir del fallo de la resolución recurrida el pronunciamiento relativo al cambio de la denominación social de la demandada GRUPO PUMA 1992, S.A., lo que debe entenderse sin perjuicio de que no puede actuar en el mercado como nombre comercial creando confusión con el nombre comercial GRUPO PUMA, S.A. de la parte actora; y, b) que se deba pasar a examinar el recurso de casación (Disposición Final 16ª.1, regla 6ª LEC).

RECURSO DE CASACION

En el único motivo se alega infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el conflicto entre marcas y los conflictos entre denominaciones sociales particularmente en lo que afecta a las diferentes reglas de coexistencia que rigen entre uno y otro ámbito (SS. de 21 de octubre de

1.994, 31 de diciembre de 1.996, 25 de marzo de 2.003, 15 de abril de 2.003, 16 de mayo de 2.003 ).

El examen del motivo, y, por ello, el del recurso de casación, resulta estéril porque, al no existir derecho exclusivo dado que el nombre comercial por el que se acciona no está registrado, huelga cualquier referencia a la legislación marcaria, como por lo demás ya se sienta en la resolución recurrida, y, en lo que atañe al conflicto entre denominaciones o razones sociales, el tema ya fue resuelto anteriormente apreciándose incongruencia por no haberse planteado en la demanda como conflicto societario, sino de propiedad industrial.

Habida cuenta la estimación parcial del recurso extraordinario por infracción procesal, que además hace innecesario entrar en el de casación, procede no hacer imposición de costas causadas en ambos recursos, y sin que resulten razones para alterar los pronunciamientos acordados para las instancias, todo ello de conformidad con los arts. 394 y 398 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se condena a la demandada GRUPO PUMA 1982, S.A. a modificar su denominación social, eliminando de ella el vocablo "GRUPO PUMA";

Mantenemos en lo restante la resolución recurrida;

No se hace especial imposición de costas por los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.