STS, 31 de Marzo de 2010

"Future Enterprises Pte Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1128/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2005 que rechazó el registro de la marca internacional número 805.086, "MacCoffee", para la clase 30.

En su escrito de demanda, de 3 de mayo de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que declare haber lugar al recurso planteado y revoque la resolución de fecha 14.06.2005 que acordó la denegación de la marca internacional nº 805.086, 'MacCoffee', mixta, para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 19 de septiembre de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo con expresa condena en costas al recurrente".

"McDonald's Corporation" contestó a la demanda el 13 de diciembre de 2007 y suplicó sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo, absolviendo a la Administración pública de la demanda formulada contra la misma y confirmando el acuerdo recurrido que denegó la protección en España de la marca internacional nº 805086 MacCoffee".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 23 de octubre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Future Enterprises Pte Limited, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Arcos Gómez, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de junio de 2005 que estima el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de octubre de 2004, las cuales anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca internacional núm. 805.086 MacCoffee para la clase 30 del Nomenclátor en los productos solicitados. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Con fecha 27 de abril de 2009 "McDonald's Corporation" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1754/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 88.1.c) y d) de la Ley Jurisdiccional :

Primero a cuarto: Por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y concretamente lo dispuesto en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Por "falta de aplicación de la jurisprudencia aplicable de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate".

Por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico y concretamente de la letra b) del apartado 1 del art. 6 de la Ley de Marcas de 2001 ".

El Abogado del Estado presentó escrito en que manifestó que se abstenía de evacuar el trámite de oposición al recurso.

"Future Enterprises Pte Limited" presentó escrito de personación con fecha 27 de abril de 2009. Posteriormente, por escrito de 29 de mayo de 2009 suplicó a la Sala que "se deje sin efecto la personación solicitada en nombre de mi mandante, dejándose de entender conmigo las sucesivas diligencias en concepto de recurrido, y todo ello a los efectos oportunos", lo que se acordó por diligencia de ordenación de 2 de junio de 2009.

Por providencia de 22 de enero de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 24 de marzo siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 23 de octubre de 2008, estimó el recurso interpuesto por "Future Enterprises Pte Limited" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había denegado el registro en España de la marca internacional número 805.086, "MacCoffee", para distinguir determinados productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional. El tribunal de instancia consideró, por el contrario, que era procedente la inscripción de dicha marca en el registro español.

Tanto la empresa "Future Enterprises Pte Limited", titular de la nueva marca, como el Abogado del Estado han declinado intervenir en el presente litigio para oponerse al recurso de casación deducido por "McDonald's Corporation" .

El registro en España de la nueva marca "MacCoffee" había sido instado por "Future Enterprises Pte Limited" para identificar los siguientes productos: "café, té, cacao, bebidas a base de café, sucedáneos del café, capuchino, preparaciones hechas de cereales (incluidos los cereales instantáneos en polvo), helados, comidas preparadas, confitería a saber, bombones, caramelos, piruletas, regaliz, pastillas, pasteles, pan bizcochos, jaleas (confitería) y púdines, pastelería, productos alimenticios para picar hechos de preparaciones elaboradas con harina y de harina de patata, galletas, productos alimenticios para picar hechos de maíz, barritas tentempié que contienen frutas y frutos secos (confitería), barritas alimenticias a base de cereales, galletas de arroz, barritas de muesli, barquillos".

A la inscripción de la marca internacional número 805.086, "MacCoffee", solicitada por "Future Enterprises Pte Limited", se había opuesto "McDonald's Corporation" en cuanto titular de la marca número

1.817.594-5, "McCafé", que ampara servicios de la clase 42, en concreto "restauración (alimentación)".

La Oficina Española de Patentes y Marcas, al resolver finalmente el recurso de alzada, había rechazado la solicitud de registro por las siguientes razones:

"[...] La aplicación de la prohibición citada al caso que aquí nos ocupa se infiere del examen comparativo de sus distintivos y de sus ámbitos aplicativos, para poder concluir el riesgo de confusión prohibido, y a éste se llega claramente cuando se observa la identidad conceptual y gran semejanza denominativa entre aquéllos, 'MacCoffee' y 'MacCafé', pues el vocablo, aun siendo inglés, tiene un significado generalizado entre los consumidores españoles que es el de café, condición indispensable, según reiterada jurisprudencia, para que no pueda calificarse como caprichoso o de fantasía y pueda entrar a formar parte de un distintivo como cualquier otro español. Esta gran similitud denominativa e identidad conceptual exige un extremado rigor en la comparación en el orden aplicativo, encontrándonos, cuando llegamos a ésta, con una clara confluencia en cuanto que los productos que pretende amparar la aspirante entran dentro del campo de los servicios de restauración protegidos por la prioritaria, con relación de complementariedad".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"La parte recurrente fundamenta su impugnación en que las marcas enfrentadas no son idénticas en sus expresiones gráficas y fonéticas y en el ámbito aplicativo de los productos que son diferentes lo que impide que concurra el riesgo de confusión y asociación en el mercado, existiendo infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas, 17/2001. Por otro lado, señala que no es de aplicación el artículo 8.1 de dicha Ley dado que la notoriedad o renombre alegado por la oponente corresponde a la marca Mc Donald's y no al resto de marcas ni al término Mc.

[...] La Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca dado que los términos en su conjunto son suficientemente dispares ya que MacCoffee y McCafé son esencialmente diferentes en su conjunto y no suenan al oído de manera igual, amén de tratarse de clases diferentes, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia a lo que debe añadirse que a la oponente se la puede conocer en el mercado por la configuración general de su marca Mc Donald's en un ámbito concreto, la restauración relativa a comidas rápidas, pero no por la utilización de las iniciales Mc, por lo que procede estimar el presente recurso]."

"McDonald's Corporation" afirma en el primero de sus cuatro motivos de casación basados en el supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que el tribunal de instancia vulnera el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no pronunciarse "sobre todos los elementos fácticos y jurídicos del pleito".

A su juicio, el tribunal de instancia ha omitido en la sentencia "toda manifestación respecto de la existencia de numerosos precedentes denegatorios en los que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como los Tribunales y la OAMI (Oficina comunitaria de marcas) han denegado la inscripción de solicitudes de marca u otros distintivos de terceros por considerarlos incompatibles con las marcas McDonald's, Mc y otras marcas de la familia de signos caracterizados por las siglas Mc y de los que es propietario McDonald's Corporation u otras firmas de este grupo multinacional de la alimentación".

Es cierto que el tribunal de instancia no proporciona una respuesta explícita a los argumentos de la demanda basados en la solución dada a otros conflictos más o menos análogos. Pero también lo es que ninguno de ellos se refería, en concreto, a la contraposición de las marcas "McCafé" y "MacCoffee". Siendo ello así, y dado que el requisito de congruencia no requiere una respuesta minuciosa a todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes en sus escritos, sino tan sólo a los relevantes para la decisión final, la falta de consideración de unos antecedentes administrativos (por lo demás, no vinculantes para los tribunales) o de otras sentencias recaídas en litigios de perfiles diferentes no incurre en aquel defecto procesal.

En el segundo motivo de casación el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia que se denuncia lo es "[...] por haberse omitido en la sentencia una argumentación suficientemente razonada respecto de la invocación realizada por mi mandante sobre el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas, referido a las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados".

La censura no puede ser compartida. El tribunal de instancia ha apreciado de modo expreso el "conocimiento" de la marca "Mc Donald's" "en el mercado", ceñida al ámbito de la restauración de "comidas rápidas", y descartado su notoriedad en relación con las iniciales "Mc". Afirmaciones que podrán ser acertadas o erróneas pero con las que da respuesta a la alegación correlativa de la demanda mediante la cual "Mc Donalds Corporation" reivindicaba el renombre general de sus marcas para oponerse a la concesión del nuevo signo.

Tampoco puede ser aceptado el motivo tercero en el que se censura el "quebrantamiento de forma [...] por haberse omitido en la sentencia cualquier referencia a los argumentos expuestos por mi mandante sobre la concurrencia de las marcas en el sector de la alimentación y la clara relación aplicativa existente entre las marcas en litigio". Lo cierto es, sin embargo, que la Sala de instancia se ha referido, acertada o equivocadamente, a la relación existente entre los productos identificados por los dos signos en liza.

Ulteriormente analizaremos si el tribunal de instancia ha errado al valorar la relación aplicativa de las marcas desde la perspectiva de su pertenencia a las diferentes clases del Nomenclátor, o al no advertir la concomitancia entre los productos que en la clase 30 ampara la marca impugnada ("MacCoffee") y los servicios que en la clase 42 lo hace la prioritaria ("McCafé"). Pero tales cuestiones corresponden, repetimos, al análisis sustantivo, esto es, al enjuiciamiento por razones de fondo de las apreciaciones de instancia sobre el contraste entre los signos enfrentados, resultando ajenas al ámbito de control procesal correspondiente a las formas esenciales del juicio.

Este mismo razonamiento es aplicable al cuarto y último de los motivos de carácter formal. En él se imputa a la Sala de instancia no haberse referido a "un aspecto que consideramos fundamental y que es el relacionado con el aspecto conceptual de las marcas y la existencia de una identidad total desde el punto de vista conceptual".

Hemos de entender, por el contrario, que el tribunal ha rechazado la existencia de todo tipo de identidad entre los signos enfrentados, lo que incluye también la conceptual. Esta apreciación podrá, repetimos, ser más o menos acertada pero no incongruente desde la perspectiva procesal.

Aun invirtiendo el orden de los dos últimos motivos, ambos ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, examinaremos con carácter preferente el sexto, en el que se denuncia la infracción de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Marcas de 2001 .

El motivo -a cuya estimación ha declinado oponerse "Future Enterprises" una vez que se personó en el recurso- ha de prosperar. En el juicio de comparación efectuado por la Sala de instancia se cometen dos errores manifiestos, el primero de los cuales afecta al ámbito aplicativo de una y otra marca y el segundo al contraste entre los dos distintivos.

1. En cuanto a los productos y servicios respectivamente protegidos por "MacCoffee" y "McCafé", el tribunal se limita a considerar que pertenecen a "clases diferentes". Tal restricción de su enfoque no es acertada. De modo constante venimos afirmando que no es posible reducir el análisis -necesario para aplicar el artículo 6 de la Ley 17/2001 - a la mera comparación de las clases, sin descender al examen singular de los productos o servicios en liza. La referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor.

   Esto es lo que sucede en el presente caso: la marca prioritaria "McCafé" identifica servicios de restauración (alimentación) y la marca aspirante "MacCoffee" trata de proteger determinados productos que pertenecen precisamente al mismo sector alimenticio y se consumen con frecuencia en establecimientos de restauración, como es el café y los demás artículos de pastelería o similares que le suelen acompañar. La conexión o afinidad de ambas marcas es, pues, innegable desde el punto de vista aplicativo. El error del tribunal al apreciar la ausencia de afinidad aplicativa de las marcas, por utilizar como único parámetro su pertenencia a dos clases del Nomenclátor, le ha impedido advertir la conexión existente entre los productos de la clase 30 amparados por la marca impugnada ("MacCoffee") y los servicios que en la clase 42 protege la prioritaria ("McCafé").

2. Tampoco puede admitirse que "MacCoffee" y "McCafé" sean "esencialmente diferentes en su conjunto". No lo son, desde luego, en el plano conceptual pero tampoco en el meramente denominativo. El uso del prefijo "Mac" o "Mc" -común a muchos apellidos de origen irlandés y escocés- más la adición del término "Café" (o su expresión en inglés "Coffee", suficientemente conocida en España por el consumidor medio en cuanto término que expresa el mismo concepto) aproximan ambas expresiones haciéndolas semejantes.

La estimación del recurso de casación lleva consigo que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los límites en que se plantea el litigio. Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente abocarán a la confirmación del acto impugnado pues, en efecto, los dos distintivos enfrentados resultan incompatibles en España.

El debate procesal se había centrado en gran medida sobre la notoriedad de las marcas comerciales pertenecientes a la "familia" de "McDonald's Corporation" y sobre la mayor o menor incidencia que en el litigio pudiera tener el uso del prefijo "Mac" (o su abreviatura "Mc") por parte de la marca aspirante. De hecho, la Oficina registral española afirma que la marca solicitada "MacCoffee" era incompatible con la anterior "McCafé" entre otros motivos porque "[...] la inclusión en aquélla del prefijo Mac, traducción fonética de Mc, puede llevar al consumidor a pensar una misma empresa origen de ambas, ante la notoriedad en el sector de la restauración de la marca McDonald's, propietaria de la prioritaria".

Por nuestra parte no consideramos necesario, para la desestimación del recurso contencioso-administrativo, compartir en su totalidad este enfoque argumental. La prohibición relativa de registro dimana en el caso que nos ocupa de la similitud suficiente de los dos signos y la relación aplicativa, afinidad o proximidad de sus respectivos ámbitos de protección. La conjunción de ambos factores determina que la marca aspirante, con vocación para identificar productos de difusión muy generalizada, pueda muy fácilmente ser asociada a la marca prioritaria en el sector de la restauración alimenticia, esto es, pueda hacer pensar al consumidor que pertenece o corresponde a la misma empresa titular de la que ya goza de protección.

Ello no implica, sin embargo, reconocer una especie de monopolio absoluto o exclusividad a favor de "Mc Donald's Corporation" sobre toda marca que incorpore sin más el prefijo "Mac" o "Mc", según ya recordamos en nuestra sentencia de 16 de abril de 2008 al desestimar el recurso de casación número 4768/2005, interpuesto por aquella empresa norteamericana contra la sentencia que corroboraba el rechazo a la inscripción en España del distintivo "McSalad Shaker".

La lectura de algunas de las decisiones judiciales que se reseñan en nuestra sentencia de 16 de abril de 2008, sobre marcas pertenecientes al sector alimenticio como "Mc Pizza" (denegada) o "McPapa's Andorra" (admitida), pone de relieve la necesidad de tomar en cuenta los perfiles singulares de cada distintivo, más que hacer juicios generales sobre la admisión o el rechazo de signos que incorporen el prefijo "Mac" o "Mc" junto con otro u otros términos adicionales. Los precedentes invocados por "Mc Donald's Corporation" en este sentido no permitirían tampoco obtener, para el caso de España, conclusiones unívocas aplicables al uso indiscriminado de aquellos prefijos, ni siquiera en el sector de la restauración.

Lo realmente determinante a efectos de resolver la presente controversia es, repetimos, que los dos signos enfrentados en ella se asemejan fonética y conceptualmente, a la vez que protegen productos o servicios muy directamente relacionados. Sentado lo cual, ni siquiera es necesario acudir a la prohibición inserta en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas . La reputación de la empresa "Mc Donald's Corporation" en el sector de la restauración (comidas rápidas) es innegable, como lo es su difusión en muchos países. Pero la solución al litigio sería la misma si la marca prioritaria "McCafé" perteneciese a otra entidad ya que su prevalencia -y subsiguiente incompatibilidad- sobre "Mac Coffee" para productos muy relacionados subsistiría en todo caso.

Procede, por todo lo expuesto, tras la casación de la sentencia impugnada, la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 1754/2009, interpuesto por "McDonald's Corporation" contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de octubre de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1128 de 2005, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 1128/2005 interpuesto por "Future Enterprises Pte Limited" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2005 que rechazó el registro de la marca internacional número 805.086, "MacCoffee".

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.