STS 119/2010, 18 de Marzo de 2010

Por escrito presentado ante el Juzgado Decano de Madrid, el veinticuatro de junio de dos mil tres, la Procurador de los Tribunales doña Adela Cano Lantero, en representación de Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, interpuso demanda de juicio ordinario contra COAM Rehabilitación, SL.

Alegó la referida representación, en dicho escrito, que Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid es conocido, en el sector de la construcción y la arquitectura por su acrónimo - COAM - y que, además, es titular de varias marcas, entre ellas la registrada con el número 1.708.222, mixta, formada por la denominación " Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM " y el signo gráfico de la entidad. Que la referida marca le había sido concedida, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, para identificar " servicios de construcción, reparación, conservación y rehabilitación; servicios de inspecciones de proyectos de construcciones ", clase 37. Que la demandada se denomina COAM Rehabilitación, SL y se dedica a la ejecución de obras de construcción, reforma, reparación y conservación de edificaciones e inmuebles. Que COAM Rehabilitación, SL es también titular de una marca, registrada con el número

2.142.203, de estructura mixta y formada por un cuadrado con líneas diagonales negras sobre fondo blanco en la mitad de su superficie, con las palabras COAM, en letras grandes, y Rehabilitación, en letras pequeñas, debajo. Que esta marca había sido concedida después - el doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho - de la suya y para identificar " trabajos de albañilería, reforma, reparación y conservación de edificaciones e inmuebles ". Que la demandada utiliza la referida marca en su actividad. Y que la ha requerido notarialmente de cese, sin resultado positivo.

Con esos antecedentes y como titular de la marca número 1.708.222, ejercitó acción de nulidad de la marca de la demandada número 2.142.203, con apoyo en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, al entender que existe riesgo de confusión entre los signos, por ser prácticamente idénticos, fonética, gráfica y conceptualmente. Supletoriamente se apoyó en el artículo 9.1. d) de la misma Ley .

Además pretendió que la demandada fuera condenada a cambiar su denominación social, conforme a la disposición adicional 17ª de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre .

En el suplico de dicho escrito interesó una sentencia " por la que, estimando íntegramente la demanda: 1º Se declare la nulidad de la marca mixta número 2.142.203 "Coam Rehabilitación" de la demandada, por contravenir lo dispuesto en la letra b) del número 1 del artículo 6 de la Ley de Marcas.- 2º .Subsidiariamente, se declare la nulidad de la marca mixta número 2.142.203 "Coam Rehabilitación" de la demandada, por contravenir lo dispuesto en la letra d) del número 1 del artículo 9 de la Ley de Marcas.- 3º .Se ordene la cancelación de la citada marca en el Registro de Marcas.- 4º.- Se declare que la denominación social de la demandada vulnera los derechos prioritarios de mi representado sobre la partícula Coam.- 5º.-Se imponga a la demandada el cambio de su denominación social, de manera que no incluya el término Coam.- 6º.- Se condene a la demandada a estar por las anteriores declaraciones.- Todo ello con ello con expresa imposición de las costas a la demandada, de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de Madrid, el cual la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario.

La demandada, previamente emplazada, se personó en las actuaciones representada por la Procurador de los Tribunales doña Virginia Gutiérrez Sanz y contestó la demanda.

En el referido escrito, en cuanto al fondo, la demandada se opuso a la estimación de las acciones ejercitadas por Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. En concreto, negó el riesgo de confusión entre los signos confrontados y, al fin, la concurrencia de los requisitos precisos para la aplicación de las prohibiciones relativas de registro previstas en los artículos 6.1.b) y 9.1.d) de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

En el suplico del escrito de contestación la demandada interesó que "teniendo por presentado este escrito y en consecuencia por evacuado el trámite de contestación ad cautelam hasta la resolución e la excepción planteada en escrito anterior aparte, dando al pleito el curso correspondiente, se sirva dictar sentencia desestimando por completo la demanda y absolviendo de la misma a mi mandante, con imposición a la demandante de todas las costas causadas".

Celebrado el acto de audiencia previa, en el que fueron admitidos los documentos aportados por las partes como medios de prueba, el Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de Madrid dictó sentencia, sin celebración del juicio, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil tres y la siguiente parte dispositiva: " FALLO que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Adela Cano Lantero, en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, contra Coam Rehabilitación, SL, a quien representa la Procuradora Virginia Gutiérrez Sanz, debo absolver y absuelvo a la mercantil demandada de las pretensiones contra ella deducidas, condenando a la corporación demandante al pago de las costas causadas".

La representación de Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de la misma ciudad, por lo que, seguidos los trámites preceptivos, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, que las turnó a la Sección Decimoctava, la cual tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha quince de septiembre de dos mil cinco, con la siguiente parte dispositiva: " FALLAMOS. Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Cano Lantero en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia y en consecuencia estimando íntegramente la demanda iniciadora del procedimiento debemos declarar y declaramos la nulidad de la marca mixta número 2.142.203 "Coam Rehabilitación" inscrita a favor de la demandada ordenando igualmente la cancelación de la citada marca en el Registro de Marcas, se declara igualmente que la denominación social de la demandada vulnera los derechos prioritarios de la actora sobre la partícula Coam imponiendo a la demandada la obligación de cambiar su denominación social de forma que no incluya el referido término, condenando a la demandada al pago de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de costas en esta alzada".

La representación de COAM Rehabilitación, SL interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid el quince de septiembre de dos mil cinco .

Por providencia de uno de diciembre de dos mil cinco el recurso se tuvo por interpuesto y las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de diecisiete de junio de dos mil ocho, decidió: " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Coam Rehabilitación, SL" contra la sentencia dictada, en fecha quince de septiembre de dos mil cinco, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Dieciocho), en el rollo de apelación nº 185/2005, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 803/2003 del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de los de Madrid.- 2º) Y entréguese copia de los escritos de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en Secretaría".

El recurso de casación interpuesto por COAM Rehabilitación, SL contra la sentencia dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid el quince de septiembre de dos mil cinco, con apoyo en el artículo 477, apartados 1 y 2, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se compone de tres motivos, en los que la recurrente denuncia:

La infracción del artículo 6, apartado 1 letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, en relación con el contenido de la clasificación internacional de productos y servicios del Tratado de Niza.

La infracción del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

La infracción del artículo 2, apartado 2, de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, 396, apartado 1, 398, apartados 1 y 2, y 407, apartado 2, del Real Decreto 1.784/1.996, de 19 de julio, por el que se aprobó el Reglamento del registro mercantil, en relación con el artículo 76 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Adela Cano Lantero, en nombre y representación del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintitrés de febrero de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

La sentencia recurrida estimó el recurso de apelación de Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y, haciendo lo propio con la demanda que había interpuesto dicha entidad, declaró nula la marca española número 2.142.203, registrada a favor de la demandada, COAM Rehabilitación, SL, en aplicación del artículo 52, apartado 1, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas. Esto es, por causa de afectarle la prohibición relativa prevista en el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Ley o, lo que es lo mismo, por la semejanza entre tal signo y una marca prioritaria de la demandante - la número 1.708.222 -, así como entre los servicios identificados con ellos. Y, consecuentemente, por razón de producir la coexistencia de los registros un riesgo de confusión en el público sobre la procedencia empresarial de aquellos.

También estimó el Tribunal de apelación una segunda pretensión, acumulada a la declarativa de la nulidad del registro de marca número 2.142.203, pues, tal como había reclamado la demandante y por considerar que la denominación social de COAM Rehabilitación, SL generaba riesgo de confusión con la marca número 1.708.222 de la actora, condenó a la demandada a eliminar de su denominación la primera palabra de ese conjunto, en aplicación de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 17/2.001 .

Tres son los motivos del recurso de casación de la demandada. De ellos, como Tribunal de casación no debemos referirnos al segundo, ya que en él denuncia la recurrente la infracción de una norma - el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2.001 - que fue invocada en la demanda - ordinal segundo del suplico - sólo subsidiariamente, esto es, sólo para el caso de que el órgano judicial no entendiera concurrente la prohibición relativa del artículo 6, apartado 1, letra b) de la misma Ley - que es, como se ha dicho, la que ha declarado infringida la sentencia recurrida -.

En el primero de los motivos de su recurso afirma COAM Rehabilitación, SL que en la sentencia recurrida había sido infringido el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, en relación con la clasificación internacional de productos o servicios para el registro de marcas, adoptado en el Acuerdo de Niza de 15 de junio de 1.957 y sus posteriores modificaciones.

Niega la recurrente en este motivo el riesgo de confusión en que se había basado la declaración de nulidad de su registro e insiste en la compatibilidad de su discutido signo con el de la entidad actora, en los planos fonético y conceptual, así como en las diferencias de los servicios con ellos identificados.

El motivo se desestima.

La distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, tiene un particular interés a efectos de este recurso extraordinario, que no posibilita revisar la prueba - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008, entre muchas -, pero si la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales -, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros casos, con el riesgo de confusión - sentencias de 7 de julio de 2.006, 12 de junio de 2.007 y de 15 de enero de 2.009 -.

Ello sentado, la determinación de los criterios que permiten afirmar el riesgo de confusión ha sido afrontada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en busca de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, lo que lo ha configurado, finalmente, como un concepto esencialmente comunitario.

Desde ese prisma, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de

1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -.

Por otro lado, el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -.

Ello, sin embargo, no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -.

Además, el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de

1.999, C-342/97, 20 -.

Por último, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Pues bien, a la vista de esos criterios no cabe atribuir a la sentencia recurrida la infracción que en el motivo se le atribuye. Antes bien, el Tribunal de apelación comparó dos marcas mixtas e identificó como elemento con mayor fuerza distintiva en los respectivos conjuntos el denominativo y, dentro de él, la sigla COAM, la cual, pese a carecer de dimensión conceptual, está formada por las letras iniciales de la denominación de la demandante, por medio de la que es generalmente conocida en el mercado relevante.

Tampoco cabe afirmar con fundamento que los servicios para los que se concedieron una y otra marca, según el registro - los de construcción, reparación, conservación y rehabilitación, la de la actora, y el de albañilería para reforma, reparación y conservación de edificaciones e inmuebles, la de la demandada no guarden entre sí, por razón de su naturaleza, fines y aplicaciones, el grado de semejanza que se exige para la existencia del riesgo de confusión en el precepto aplicado. Riesgo que no hay que olvidar incluye el de asociación.

En el tercero y último motivo de su recurso de casación, COAM Rehabilitación, SL denuncia la infracción del artículo 2, apartado 2, de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, en relación con los artículos 396, apartado 1, 398 y 407, apartado 2, del Real Decreto 1.784/1.996, de 19 de julio, por el que se aprobó el Reglamento del Registro Mercantil, y el artículo 76 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

Se refiere este motivo a la condena impuesta a la recurrente a cambiar su denominación social, para eliminar de ella el término COAM. Alega que su denominación cumple las exigencias de las normas citadas. Añade que no está sometida al régimen de los signos distintivos y, por ello, que es plenamente compatible con la marca de Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El motivo se desestima.

Pese a las distintas funciones que una y otra cumplen, la semejanza de una denominación social y una marca puede generar el riesgo de confusión que, con la protección de ésta última, se trata de evitar. Expresamente el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2.001 contempla la posibilidad de que una denominación social se constituya, en determinadas condiciones, en obstáculo para el registro posterior de una marca.

La posibilidad inversa, esto es de que la denominación social, por medio del riesgo de confusión, sea un instrumento de ilícita intromisión en la esfera de exclusiva reconocida sobre un signo registrado con anterioridad, no ha estado expresamente prevista en nuestra legislación.

Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, la jurisprudencia se posicionó claramente a favor de declarar la incompatibilidad en caso de riesgo de confusión y de resolver el conflicto mediante la combinación del principio de prioridad con el de la mayor eficacia de la decisión procedente para poner fin a la persistencia del peligro.

Es cierto que el planteamiento de la recurrente encuentra apoyo en una determinada interpretación de la limitación del derecho sobre la marca por razón del uso por un tercero de su nombre y dirección prevista hoy en el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2.001 y, durante la vigencia de la Ley 32/1.988, en el artículo 33, apartado 1, letra a), de la misma -, así como en las sentencias de 21 de octubre de 1.994, 28 de febrero de 2.001, 15 de abril y 16 de mayo de 2.003 -.

Pero, en el sentido en que se ha pronunciado la Audiencia Provincial - que, como se dijo, ante la constatación de un riesgo de confusión, condenó a la demandada a eliminar de su denominación la palabra COAM - pueden citarse las sentencias de 27 de diciembre de 1.954, 11 de marzo de 1.977, 7 de julio de

1.980, 16 de julio de 1.985, 24 de enero de 1.986, 24 de julio de 1.992, 26 de junio de 1.995, 4 de julio de

1.995, 31 de diciembre de 1.996, 14 de febrero y 10 de julio de 2.000, 27 de mayo de 2.004, 18 de mayo de

2.006, 4 y 10 de julio de 2.008, 2 de marzo y 7 de octubre de 2.009, que encuentran el refuerzo que hoy ofrece la disposición decimoséptima de Ley 17/2.001 .

También es cierto que la denominación social, a diferencia de la marca, no tiene como función propia la de distinguir en el mercado productos o servicios y que, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2.007 -C-17/06, Céline, SARL c. Céline, SA, 22 y 31 -, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE - antecedente del 37, apartado 1, letra a), de la Ley 17/2.001 - no se limita a los nombres de las personas físicas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha declarado en su sentencia que la demandada, por usar una de las palabras que componen su denominación social - COAM para identificar en el mercado los servicios que presta, genera riesgo de confusión en invade de hecho, al igual que hace potencialmente su marca registrada, el ámbito de exclusiva reconocido a la demandante.

La desestimación del recurso determina la imposición de las costas a la recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.