STS, 18 de Octubre de 2002

"Naarden Internacional, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 466/1994 contra el acuerdo del Ministerio de Industria, Oficina Española de Patentes y Marcas, de 22 de octubre de 1993, que, al estimar el recurso de reposición deducido por "Quest International Nederland B.V." contra la anteriormente dictada de 19 de febrero de 1991, le denegó la marca 1.538.573 "Narden" y diseño inicialmente concedida.

En su escrito de demanda, de 10 de noviembre de 1994, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anule y deje sin efecto el acuerdo dictado por la Oficina Española de Patentes y Marcas relativo a la denegación de la marca 1.538.573 'Narden' y gráfico, acordando en su lugar la concesión de la misma, así como lo conducente para la remisión de la sentencia y del expediente original de dicha marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a los efectos legales oportunos". Por otrosí interesó el recibimiento del recurso a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de abril de 1995, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Quest International Nederland B.V." contestó a la demanda con fecha 12 de mayo de 1995 y suplicó "dicte en su día sentencia por la que se declare el derecho de mi representada a que se deniegue definitivamente la marca hoy impugnada por la actora".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla, en nombre y representación de la entidad 'Naarden Internacional, S.A.', contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de octubre de 1993 que estima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 19 de febrero de 1991, y en consecuencia, debemos declarar y declaramos la disconformidad de la misma con el ordenamiento jurídico, debiendo ser anulada. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de sus partes".

Con fecha 4 de diciembre de 1996 "Quest International Nederland B.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8732/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia que cita. Segundo: Bajo el mismo ordinal, por infracción de los artículos 14 y 9.3 de la Constitución y de la jurisprudencia que cita.

La entidad "Naarden Internacional, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas a la recurrente.

Por providencia de 24 de junio de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de marzo de 1996, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Naarden Internacional, S.A." contra la resolución final de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que denegó la inscripción de la marca gráfica número 1.538.573 por considerar que no era compatible con la marca oponente número 492.512, propiedad de "Quest International Nederland B.V.".

Los productos que una y otra marca protegían son los que más adelante expresaremos al transcribir la parte correspondiente de la sentencia de instancia.

La sociedad "Quest International Nederland B.V.", disconforme con dicha sentencia, la recurre en casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional alegando como primer motivo que infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y como segundo motivo que infringe asimismo los artículos 14 y 9.3 de la Constitución. Ambos motivos se apoyan también en la supuesta infracción de la jurisprudencia que citan y, como es lógico, a su estimación se opone la empresa "Naarden Internacional, S.A.", favorecida por el fallo que es objeto de recurso.

La Sala de instancia estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Naarden Internacional, S.A." al considerar que las marcas en litigio eran legalmente compatibles, conclusión que coincidía con la inicialmente sostenida por la Oficina Española de Patentes Marcas (cuyo cambio de criterio se produjo al estimar, en reposición, el rechazo al registro de la marca aspirante sostenido por "Quest International Nederland B.V.").

Los fundamentos jurídicos que determinaron el fallo de la sentencia fueron los siguientes:

"[...] En el caso de autos, puede señalarse que entre la marca del actor, consistente en la denominación 'Narden' y la marca oponente denominada 'Naarden International' existen diferencias fonéticas y sobre todo gráficas suficientes que impiden que se cause error o confusión en el mercado.

Es cierto que ambas marcas tienen como vocablo común Narden; no obstante, concurren varias circunstancias que permiten establecer diferencias entre ellas, suficientes como para permitir su compatibilidad al no causar confusión en el mercado. Así, la marca solicitante, Narden, tiene incorporado a su denominación un gráfico que consiste en un dibujo que representa un mapa mundi dentro de una elipse, en el cual aparece no sólo el nombre de la marca sino también la denominación social de la entidad solicitante y además el nombre de algunas ciudades. Por el contrario, la marca oponente, cuya denominación es Naarden International tiene como gráfico un castillo, lo cual a simple vista son marcas que por los gráficos que incorporan son fácilmente diferenciables, y ello porque los gráficos tienen una cierta singularidad en su forma que permite evitar la confusión.

En consecuencia, puede afirmarse que existen importantes diferencias gráficas entre las marcas enfrentadas que permiten declarar su compatibilidad, por lo que debe revocarse el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, anulándose la resolución recurrida.

[...] Por otra parte, señalar que no es lo mismo que las marcas enfrentadas lo sean dentro de un sector de productos idénticos o análogos por razón de su naturaleza y destino, o dentro de productos o servicios dispares; ya que no es admisible que el comprador que necesita un producto de los que designa la marca vaya a comprar otro producto distinto del que quiere por el hecho de que ambos ostenten marcas semejantes o incluso idénticas, ya que la justificación de la prohibición del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, es clara; la inscripción de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de un determinado industrial o comerciante inviste a su titular de un derecho exclusivo a su uso, dentro del ámbito mercantil al que está destinado, por tanto, el registro posterior de otra marca a favor de otro, que pueda inducir a confusión al consumidor, menoscabaría y lesionaría un derecho exclusivo del titular prioritario.

Matizando aún más lo ya indicado, se puede decir que lo que la ley prohíbe en el artículo 12.1 no es la semejanza en sí misma, ni siquiera la identidad del distintivo de que se trate, con el registrado anteriormente a favor de otro titular, sino la identidad o semejanza que origine confusión sobre la procedencia de los productos o servicios a que la marca viene a distinguir. Así, si el riesgo de confusión es previsible, la prohibición actúa.

En el caso de litis las marcas enfrentadas distinguen productos que utilizan distintos canales de distribución. Así, la marca solicitante nº 1.538.573, denominada 'Narden' ampara productos de la clase 29, tales como: 'carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas'. Y la marca oponente nº 492.512, denominada 'Narden International' ampara: 'productos químicos destinados a la industria, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales, aromas, sustancias aromáticas, odorantes, esencias, jarabes y otros preparados para hacer bebidas'.

Por tanto, tal como se ha relatado ambas marcas se refieren a productos que no están incluidos dentro del mismo campo comercial y, en consecuencia, no se puede apreciar la existencia de riesgo de confusión en el mercado que protege el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, debiendo ser estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto, al considerarse que son compatibles las marcas en litigio".

El primero de los motivos de casación insiste en la "falta de aptitud registral" de la marca aspirante número 1.538.573 porque, a juicio de "Quest International Nederland B.V.", se trata de un signo o denominación confundible con la marca precedente, lo que basta para apreciar la vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

El motivo se descompone en seis alegaciones sucesivas: existe semejanza desde el punto de vista gráfico y prosódico (submotivos a y b); la pertenencia de los productos amparados a clases diferentes del Nomenclátor no elimina el riesgo de confusión (submotivo c); una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, confirmada por la de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de enero de 1991, condenó a "Naarden Internacional, S.A." a modificar su denominación social y le prohibió el uso de la que venía utillizando (submotivo d); no es suficiente para acceder a la inscripción el hecho de que "Naarden Internacional, S.A." fuera titular de un registro más antiguo, cual el correspondiente a la marca número 305.048, como habría venido a confirmar la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1995 (submotivo e); el fallo favorable a "Naarden Internacional, S.A." relativo a la marca 1.273.531, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 559/91, no es aun firme y contradice la sentencia del Tribunal Supremo antes citada y otras del mismo Tribunal Superior (submotivo f).

La respuesta a este cúmulo de argumentaciones exige precisar, previamente, algunos extremos, entre ellos uno que el recurrente debería no haber silenciado ante esta Sala en un debate presidido por las reglas de la buena fe procesal.

En efecto, la cita que hace de las sentencias civiles reseñadas tendría que haber ido acompañada, dada la fecha del escrito interposición del recurso de casación, de la relativa a la sentencia de este Tribunal Supremo (Sala Primera) de 23 de octubre de 1995 que anuló la segunda de ellas, esto es, la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 23 de enero de 1991 en el rollo de apelación número 833/1989, y dispuso la retroacción de actuaciones procesales.

En cuanto al recurso de casación interpuesto por "Quest International Nederland B.V." contra la sentencia dictada el 13 de enero de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 559/91, diremos que ha sido desestimado por esta Sala en sentencia de 16 de mayo de 2001.

Hemos desestimado igualmente en nuestra sentencia de 24 de junio de 2002 el recurso de casación número 3018/1996, interpuesto por aquella empresa contra la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de noviembre de 1995, dictada en el recurso contencioso administrativo número 1541/1993; en dicho recurso de casación "Quest International Nederland B.V." trataba de impugnar otro fallo judicial favorable a "Naarden Internacional, S.A." de contenido análogo al que hoy hemos de resolver.

El rechazo del primer motivo de casación resulta obligado a partir de una circunstancia que la parte recurrente parece no haber tenido suficientemente en cuenta, cual es el nuevo sesgo introducido en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas respecto de la prohibición del registro de marcas semejantes.

En efecto, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas" la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:

1. Que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;

2. que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.

En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas.

Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas).

A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error.

La Sala de instancia no ha dejado, en este caso, de tener en cuenta la decisiva importancia del "principio de especialidad" al que se refiere singularmente el tribunal sentenciador cuando subraya que los productos protegidos por las marcas en conflicto no sólo se incluyen en clases distintas del Nomenclátor, sino que son en sí mismo diferentes y para su comercialización se utilizan distintos canales de distribución.

Destaca, en efecto, la Sala de instancia que la marca solicitante número 1.538.573 ampara productos de la clase 29 (carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas) que poco tienen que ver con los protegidos por su oponente número 492.512, de las clases 1, 3 y 32 (productos químicos destinados a la industria, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales, aromas, sustancias aromáticas, odorantes, esencias, jarabes y otros preparados para hacer bebidas).

Si, según afirma la Sala, "ambas marcas se refieren a productos que no están incluidos dentro del mismo campo comercial", dadas sus diferencias intrínsecas, la conclusión que ella misma obtiene, favorable a la inscripción de la marca aspirante, debe entenderse conforme con el ya citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, pues la prohibición relativa que éste contiene no puede entrar en juego ante la falta de una de las dos identidades o semejanzas conjuntamente exigibles a tenor de él.

Hemos reiterado en otras sentencias que la apreciación de cualquiera de los factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 3271988 queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales de instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación a menos de que incurra en evidente arbitrariedad o manifiesto error carente de toda justificación razonable. Esta doctrina se aplica no sólo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos que, por cierto, la Sala de instancia rechaza dadas los componentes gráficos de una y otra, sino también al juicio sobre la identidad o similitud de los productos que con ellas se trata de proteger.

Frente a las consideraciones del tribunal sentenciador sobre la falta de semejanza de los productos la parte recurrente nada opone, en realidad. Se limita, en el que hemos denominado submotivo c), a afirmar que la pertenencia de los amparados por una y otra marca a clases diferentes del Nomenclátor no elimina el riesgo de confusión, alegación claramente insuficiente y que no toma en la debida consideración el contenido del artículo 12.1.a) en el sentido que hemos expuesto. Pertenezcan o no a una misma clase, lo decisivo es que haya similitud o identidad de productos, sin las cuales, como aquí ocurre, la prohibición relativa prevista en aquél simplemente no entra en juego.

Sentada esta conclusión, el resto de alegaciones en que se articula este primer motivo quedan privadas de sustento.

Las agrupadas en los submotivos a) y b) no pueden estimarse por cuanto prevalece el juicio de la Sala de instancia sobre la diferenciación de los signos gráficos enfrentados; añadiremos que, en todo caso, siendo distintos los productos, la similitud de signos sería irrelevante pues ante la falta de identidad o similitud aplicativa simplemente no entra en juego la prohibición de registro.

A la alegación contenida en el epígrafe d), sobre la incidencia que pudieran tener las sentencias de otros órganos jurisdiccionales civiles en él reseñadas, ya hemos dado respuesta destacando la falta de firmeza de dichas resoluciones judiciales.

En cuanto a los submotivos e) y f), con los que "Quest International Nederland B.V." trata de desvirtuar las alegaciones que "Naarden Internacional, S.A." había hecho en su demanda, en la cual invocaba como argumentos a favor de la inscripción el hecho de la preexistencia de la marca 305.048 y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de enero de 1994 (recurso contencioso administrativo número 559/1991), diremos:

1. Por un lado, que se trata de cuestiones ajenas a lo que constituye en sí la razón de decidir de la sentencia recurrida, pues ésta no se apoya en dichos argumentos impugnatorios de "Naarden Internacional, S.A.", de modo que la contradicción de semejantes argumentos en el seno del recurso de casación por parte de "Quest International Nederland B.V." se debe a una inadecuada repetición de los términos en que se produjo el debate procesal durante la instancia.

2. Que, en todo caso, ya hemos reseñado cómo la referida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya eficacia negaba "Quest International Nederland B.V." al estar aún pendiente del recurso de casación que ella misma había interpuesto, es firme al haber esta Sala desestimado dicho recurso en sentencia de 16 de mayo de 2001.

En su segundo y último motivo de casación "Quest International Nederland B.V." afirma que la Sala de instancia, por "apartarse arbitraria o inadvertidamente de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en tres supuestos esencialmente semejantes, sin ofrecer [...] la más mínima fundamentación", ha vulnerado los principios de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de unidad de doctrina.

De las resoluciones judiciales que, a juicio de la recurrente, sentaban la doctrina adecuada, a la que debió atenerse la ahora recurrida, sólo la primera (esto es, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1995) tendría virtualidad como para ser alegada en cuanto precedente jurisprudencial vinculante, si el marco de hecho y el marco jurídico en que se produjo fueran los mismos entonces y ahora.

Sucede, sin embargo, que la referida sentencia de 13 de julio de 1995 contempla situaciones y normas distintas de las aplicables en este litigio, circunstancia que, según ya hemos tenido ocasión de expresar en otras ocasiones al pronunciarnos sobre el contraste entre resoluciones judiciales en materia de marcas, determina la inviabilidad de su aplicación.

En concreto, mediante nuestra reciente sentencia de 24 de junio de 2002 (recurso de casación 3018/1996, en el que también "Quest International Nederland B.V." era recurrente y "Naarden Internacional, S.A." recurrida) ya rechazamos la aplicación al caso de autos que de aquella sentencia hacía la empresa hoy recurrente, y ello no obstante apreciar que en otra sentencia también de esta misma Sala (la de 11 de abril de 2002, recurso de casación 3169/1995, en el que "Naarden Internacional, S.A." era recurrente y "Quest International Nederland B.V." recurrida) la invocación de la de 13 de julio de 1995 había tenido un peso relevante, pues entonces sí había motivo para ello.

En el caso de autos la tan citada sentencia de 13 de julio de 1995 no puede tener la eficacia que "Quest International Nederland B.V." pretende pues, aplicándose ahora la nueva Ley de Marcas y no el Estatuto de la Propiedad Industrial sobre cuyo contenido giraba aquella sentencia, el marco legislativo es diferente, de modo que, incluso si se admitiera la similitud de las marcas enfrentadas -que es, en definitiva, lo que aquella sentencia llevaba a cabo-:

1. El Tribunal Supremo se pronunció entonces sobre marcas que presentan características propias, no iguales a las que en este litigio se enfrentan. Se trataba, entonces, de las marcas números 1.219.684 y 1.219.686, "Naarden", clases 2 y 37; números 1.273.530, 1.273.532 y 1.273.533, "Narden-Naarden Internacional, S.A.", clases 2, 30 y 36; y número 1.273.534, "Narden ... una multinacional donde la calidad y lo pequeño es lo importante, clase 35", frente a las marcas internacionales números 432.131 y 492.512, Naarden International, con gráfico, clases 1 y 3; y

2. el marco legislativo en que se produjo aquella sentencia no daba la importancia que hoy atribuye el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 a la coincidencia aplicativa, de modo que incluso apreciándose la semejanza entre marcas, si unas y otras amparan productos diferentes, no entra en vigor la prohibición registral prevista en aquella norma, según anteriormente hemos razonado con mayor extensión.

En la segunda parte de su último motivo de casación, la empresa recurrente aduce diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en su opinión, habrían sostenido una tesis diferente de la que ahora es objeto de recurso. Se trata de las dictadas por dicho órgano jurisdiccional en los siguientes casos:

1. Por su Sección Octava el 24 de junio de 1995 (recurso 1520/93) sobre la marca 1.324.838 JJ Groupe Jeanjean Naarden, con gráfico, clase 28, frente a la marca internacional 432.131, Naarden International, con gráfico, clases 1 y 3;

2. por su Sección Novena el 22 de noviembre de 1995 (recurso 1333/93) sobre la marca 1.324.837, JJ Groupe Jeanjean Naarden, con gráfico, clase 25, frente a la marca internacional 432.131, Naarden International, con gráfico, clases 1 y 3;

3. por su Sección Cuarta el 11 de junio de 1996 (recurso 256/95), marca 1.324.839, Groupe Jeanjean Narden, con gráfico, clase 41, frente a la marca internacional 432.131, Naarden International, con gráfico, clases 1 y 3.

Basta la mera comparación de los signos distintivos que fueron objeto de litigio en aquellas sentencias frente a los que hoy se debaten en éste para corroborar la falta de fundamento de esta parte del motivo de casación: se trata de marcas con perfiles bien diferenciados de la que controvertida en este caso, por lo que no hay base alguna para sostener que se ha vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español