STS, 9 de Diciembre de 2003

Con fecha 3 de diciembre de 1997, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Desestimamos el recurso deducido por la representación procesal de DANONE, S.A. contra los actos a que el mismo se contrae, sin costas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad DANONE, S.A., a través de su Procurador Sr. VILLASANTE GARCIA, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se acordase revocar las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de marcas número 1.503.625(1) y 1.503.627(8) " BIO CLESA ".

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto de contrario, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas del mismo a la recurrente. También presentó escrito oponiéndose al recurso de casación, la entidad mercantil CLESA, S.A., que terminó suplicando igualmente que la sentencia que en su momento se dictase, declarase no haber lugar al recurso de casación y confirmase la recurrida, con imposición de costas a la recurrente.

Mediante providencia de fecha 23 de julio de 2003 se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 27 de noviembre de 2003, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 3 de Diciembre de 1.997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por quien hoy recurre en casación contra sendas Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la misma fecha 6 de Abril de 1.992, confirmadas en reposición por las de 2 de Junio de 1.993, que concedieron el registro de las marcas números 1.503.625 y 1.503.627, mixtas, BIO CLESA y gráfico, para distinguir productos de la Clase 29 del Nomenclátor internacional, " leche en todas sus formas, productos lácteos y derivados de la leche ", pese a la oposición de la marca DANONE, S.A. titular de varias marcas BIO DANONE Y BIO, también para distinguir productos de la misma Clase 29.

La sentencia de instancia tras delimitar en su Fundamento Jurídico Primero el objeto del recurso contencioso administrativo, los motivos de impugnación de las Resoluciones administrativas ( identidad de los términos BIO enfrentados, identidad no evitable por el añadido de partículas o vocablos), y los de oposición a ellos articulados por quien consiguió la inscripción de la marca (el carácter no apropiable del término BIO por su condición genérica), argumentó, en su Fundamento Jurídico Segundo, para llegar a su conclusión desestimatoria que: " La independencia de los fallos de otras Secciones de esta Sala, cuya autonomía como Tribunal ha llevado a declarar al Tribunal Constitucional que la eventual contradicción entre Secciones en sus fallos no implican vulneración al criterio precedente sin la debida justificación, ya que son sedes jurisdiccionales diferentes a todos los efectos, lo cierto es que esta sección ya se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de considerar genérico el término BIO y por ello no amparable en exclusiva por la marca que lo contenga, según dispone el art. 11 de la Ley de Marcas y Patentes ( sic), razón por la cual resulta forzoso preconizar la compatibilidad entre las marcas enfrentadas con la consiguiente desestimación del presente recurso ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación cuyo primer motivo se articula al amparo del ordinal 3º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por ser esta incongruente.

El motivo, como se observa, está defectuosamente formulado al no citar ninguna norma reguladora de la sentencia que resulte infringida, lo que podría incluso dar lugar a su inadmisión dada la naturaleza esencialmente formalista del recurso de casación que requiere la concreción de la norma o normas infringidas, tal como exige el artículo 99.1 de la citada Ley. A pesar de ello vamos a examinarlo.

En el mismo se atribuyen a la sentencia dos irregularidades que en opinión de la parte constituyen supuestos de incongruencia omisiva: una, que olvida pronunciarse sobre la incompatibilidad de los signos en pugna al no tomar en consideración la totalidad de los elementos fácticos y jurídicos aportados en autos omitiendo todo pronunciamiento sobre los mismos y, otra, que se excede de lo solicitado, pues lo que se enjuiciaba era la registrabilidad de las marcas " BIO CLESA " y no la de la marca oponente.

Ninguna de las dos responden a la realidad. La sentencia de instancia, como decíamos anteriormente, determina el objeto del proceso, los motivos de impugnación formulados por la actora y la contestación de la codemandada y tras ello concluye que, pese a cualquier otro criterio que hayan podido sostener otras Secciones del propio Tribunal, esa Sección ya se ha pronunciado sobre las cuestiones que se le plantean considerando genérico el término BIO y por ello no amparable en exclusiva por la marca que lo contenga; esto es, recoge la cuestión básica planteada y reitera la respuesta que viene dando a la misma cuestión cuando le ha sido planteada. Pudo haber sido más explícita, pero da respuesta a las pretensiones de las partes, tanto actora como demandada, y su ajuste a esas pretensiones es lo que constituye la congruencia.

Tampoco se excede de lo pedido. Declara la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, lo que no es sino consecuencia de lo anterior; no está, por ello, juzgando la registrabilidad de la oponente sino la de las aspirantes y acoge así la pretensión de la codemandada.

Por lo demás para concluir en la desestimación del motivo basta con recordar que la congruencia, tal como ha declarado esta Sala, ( entre otras, sentencias de 7 de Abril de 1.992, 9 de Febrero de 1.998 y la más reciente de 9 de Junio de 2.003), también se da cuando sin tratar de modo expreso alguno de los argumentos deducidos por las partes, el conjunto de la fundamentación de la sentencia supone el rechazo implícito, aunque claro, de dichas objeciones; añadiendo la sentencia de 29 de Enero de 2.003, que "reiterada es la doctrina del Tribunal Constitucional que señala que no es preciso que expresamente la sentencia resuelva sobre todos los extremos invocados por las partes si de sus razonamientos puede deducirse con claridad cual es la posición adoptada en relación con alguno de los extremos alegados ". Que es lo que ocurre en el caso de autos.

El segundo motivo de casación articulado al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional lo formula la recurrente alegando infracción del ordenamiento jurídico por parte de la sentencia, que concreta en la infracción de los artículos 1º, 12.1 a) y 13. c), de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia de la Sala aplicable a los mismos. Antes de nada hemos de hacer dos precisiones: una, que las alegaciones que en el motivo se contienen relativas a los dos hechos nuevos ocurridos con posterioridad a que se dictase la sentencia hoy recurrida en casación y que pretende poner de manifiesto, referentes, uno, a la sentencia que un Juzgado de lo Civil ha dictado prohibiendo el uso de una marca que incorpora el término "BIO ", por entender que la misma vulnera los derechos prioritarios de la marca internacional número 213.645 " BIO ", y, otro, a otra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deniega la inscripción de la marca " BIO-DURCAL ", por parecido con la marca internacional 213.645, supone desconocer la naturaleza propia de este recurso de casación y su función estrictamente revisora de la aplicación que del derecho haya hecho la sentencia recurrida, sin perjuicio de que ni conste su firmeza ni que, además, ninguna de ellas, ni juntas ni separadas, constituyan jurisprudencia; y otra, que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, cuando no idénticos, al ahora examinado, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "BIO".

Por citar sólo los recursos de casación que hemos resuelto en estos tres últimos años y las sentencias en ellos dictadas, y sin carácter exhaustivo, podemos señalar los siguientes:

- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de Abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de Octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y D. Armando .

- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de Mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de Noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A."

- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de Julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de Enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Helados y Congelados, S.A.";

- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de Septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de Marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Celgan, S.A.";

- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de Noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de Abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;

- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de Diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de Mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado e "Interglas, S.A.";

- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de Febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de Julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";

- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de Marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de Diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Clesa, S.A.";

- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de Abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de Septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Helados y Congelados, S.A.";

- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de Junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de Junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Clesa, S.A."; como se observa el número de esta marca está entre las dos a que se refiere el recurso que ahora resolvemos.

- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de Abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de Julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Clesa, S.A.";

- número 4998/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 25 de Septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de Marzo de 1996 en el recurso número 146/1993, sobre marca " BIOLAND ", número 526.388, donde fue recurrente " Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;

- número 5485/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de Octubre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 12 de Marzo de 1996 en el recurso 508/1994, sobre marca " BIO SELENIUM ", número 1.529.407, donde fue recurrente " Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;

- número 5613/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 3 de Octubre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de Mayo de 1996 en el recurso 263/1994, sobre marca " BIOBREE " número 539.729, donde fue recurrente " Danone, S.A. " y recurrida la Administración del Estado;

- número 5830/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 9 de Octubre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 23 de Mayo de 1996 en el recurso 2148/1993, sobre marca " KALISE BIO NATURAL " número 1.319.200, donde fue recurrente " Danone, S.A. " y recurridos la Administración del Estado e " INTERGLAS, S.A. ";

- número 7419/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 21 de Noviembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de Febrero de 1996 en el recurso 1356/1993, sobre marca " BIONOVA ", número 534.577, donde fue recurrente " Danone, S.A. " y recurrida la Administración del Estado;

-número 7908/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de Septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de Julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca "Biosoy" número 554.620, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurridos la Administración del Estado y "Nutritión & Soja, S.A.";

- número 8484/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de fecha 16 de Octubre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 20 de Enero de 1996 en el recurso 710/1993, sobre marca " BIO CELGAN ", número 1.500.995, siendo recurrente " Danone, S.A. " y recurridos la Administración del Estado y " CELGAN, S.A. ";

- número 1173/1997, resuelto por sentencia de esta Sala de fecha 20 de Diciembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 15 de Junio de 1996 en el recurso 650/1994, sobre marca " BIOCAO ", número 1.314.747, siendo recurrente " Danone, S.A. " y recurrida la Administración del Estado;

-número 4472/1997, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de Febrero de 2003, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de Octubre de 1996, en el recurso 1567/1994, sobre marca " BIO-MILKIN " número 552.232, siendo recurrente " Danone, S.A." y recurrida la administración del Estado;

- número 5375/1998, resuelto por sentencia de esta Sala de 7 de Noviembre de 2003, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 2 de Marzo de 1998, en el recurso 2835/1995, sobre marca número 1.679.610, " KALISE BIO GINSENG " siendo recurrente " Danone, S.A. " y recurridos la Administración del Estado e " INTERGLAS ";

-número 7719/1.998, resuelto por sentencia de 24 de Noviembre de 2.003, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 15 de Diciembre de 1997, en el recurso 1825/1994, sobre marca internacional número 543.017, " BIO ORIENTATO ", siendo recurrente " Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;

-número 10.552/1998, resuelto por sentencia de 27 de Noviembre de 2.003, que confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 22 de Septiembre de 1.998, sobre marcas números 1652651, " BIO FRIXIA " y 1652.652, " BIO FIX " siendo recurrente " Danone, S.A. " y recurrida la Administración del Estado.

A los anteriores pronunciamientos habrán de añadirse aún los de los Autos de la Sección Primera de esta Sala, de fechas 23 de Enero de 1.998 y 15 de Julio de 1.999, recaídos en los recursos de casación números 2.748/1997 y 4.520/1998 que declararon la inadmisión de los referidos recursos interpuestos por la hoy recurrente contra las sentencias de fechas 29 de Junio de 1.995 y 14 de Enero de 1998, dictadas ambas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recursos 2576/1.992 y 992/1.995, sobre inscripción de las marcas números 1.259.292-7, " BIOCLESA ", Clase 29 y 1.622.000, " KALISE BIO ", gráfico, también para la misma Clase 29, inadmisión conforme a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 100.2 de la Ley Jurisdiccional, por carencia manifiesta de fundamento, al haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales; ( el segundo de los citados Autos hace referencia, además, a los de 3 de Abril, 23 de Octubre, 27 de Noviembre, 4 de Diciembre de 1.998 y 15 de Enero de 1.999 que habían declarado la inadmisión de los recursos de casación números 5463/1.997, 7500/1.997, 8501/1.997, 9504/1.998 y 10330/1.998, en los que se invocaba " la infracción de los artículos 13.c),12.1.a) y 1º de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable ", concretadas en una serie de alegaciones que resume al final del escrito de recurso bajo el título de conclusiones, como ocurre en este que examinamos).

Recordemos también que los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados.

Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del Tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación a menos que sea de todo punto irrazonable o inmotivada, lo que obviamente aquí no ocurre, aunque se haya hecho por remisión al criterio reiteradamente sostenido por la propia Sala sentenciadora. Es claro que entre "BIO" o "BIO DANONE", por un lado, y "BIO CLESA", por otro, pueden encontrarse elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido en este caso por el Tribunal " a quo " para declarar la compatibilidad entre las marcas enfrentadas.

También, como en anteriores ocasiones hemos hecho, debe rechazarse la tesis de la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo), no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.

El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.

Por último, en cuanto a la censura de la recurrente de la sentencia de instancia por no haber tomado en consideración la notoriedad del signo prioritario, dejando inaplicable el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, aún cuando, en su opinión, tal circunstancia ha quedado suficientemente probada, lo que a través de esa censura se está combatiendo, como expresamente lo admite al comenzar hablando de error en las reglas de valoración de la prueba, es la apreciación que de ésta ha hecho la Sala de instancia para sentar el criterio de la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, criterio que, por cuanto hemos dicho, es ajustado a la jurisprudencia de esta Sala en las sentencias de las que hemos dejado suficiente reseña, pues para que se pueda analizar si esa circunstancia - el aprovechamiento indebido - concurre en un caso determinado el presupuesto necesario es la similitud entre los signos, en este caso inexistente.

Por todo ello, dada la sustancial semejanza, por no decir identidad, entre los supuestos que en los recursos citados fueron enjuiciados y las sentencias que los resolvieron y el aquí planteado, procede, en aplicación del principio de unidad de doctrina, llegar al mismo pronunciamiento que entonces se alcanzó; argumentos en los que no es necesario extenderse más allá de lo antes expresado, para cumplir el deber de motivación que nos impone el artículo 120.3 de la Constitución.

La desestimación de los dos motivos en que se sustenta este recurso de casación, comporta la expresa imposición de las costas del mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,