STS, 15 de Octubre de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:6101 |
| Número de Recurso | 1142/2008 |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1142/2008 interpuesto por "BODEGAS MONASTERIO, S.L.", representada por el Procurador D. José María Martín Rodríguez, contra la sentencia dictada con fecha 4 de junio de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 927/2003, sobre registro de la marca número 2.408.890, "Barón de Ley Finca Monasterio"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Primero.- "Bodegas Monasterio, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 927/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 2002, confirmado el 12 de marzo de 2003, de concesión de la marca número 2.408.890, "Barón de Ley Finca Monasterio".
Segundo.- En su escrito de demanda, de 27 de septiembre de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que declarando haber lugar a la demanda, estime el presente recurso y revoque las aludidas resoluciones decretando, en consecuencia, su denegación". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de octubre de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a la parte actora".
Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de junio de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Mª Martín Rodríguez, en nombre y representación de la sociedad Bodegas Monasterio, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de marzo de 2003, en cuanto confirmatoria en reposición de anterior resolución de 20 de marzo de2002, en virtud de la cual se concedió la inscripción de la marca nacional núm. 2.408.890, 'Barón de Ley Finca Monasterio', a favor de la sociedad española Barón de Ley, S.A., por ser dichas resoluciones ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas".
Quinto.- Con fecha 1 de abril de 2008 "Bodegas Monasterio, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1142/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"al amparo del art. 88.1.c) LJCA , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia con infracción del art. 120.3 de la Constitución".
"al amparo del art. 88.1.c) LJCA , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia con infracción del art. 120.3 de la Constitución, en relación con la falta de respuesta a la infracción, por la sentencia recurrida, del artículo 11.f) de la Ley de Marcas de 13 de julio de 1988 ".
"al amparo del apartado d) del art. 88.1 de la LJCA , se cita por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 , en relación con el artículo 6 apartado 1 letra c) de la Directiva CEE 89/104 ".
"al amparo del apartado d) del art. 88.1 de la LJCA , se cita por infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 , en relación con el precepto de la Directiva y doctrina citada en el apartado anterior, así como en relación con el artículo 5, apartado 1 letra b) de la misma Directiva [...]".
Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Séptimo.- Por providencia de 29 de junio de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de junio de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bodegas Monasterio, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.408.890, "Barón de Ley Finca Monasterio", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".
A la inscripción de la marca número 2.408.890, "Barón de Ley Finca Monasterio", solicitada por "Barón de Ley, S.A.", se había opuesto "Bodegas Monasterio, S.L." en cuanto titular de las marcas números
2.081.278 (7) ("Hacienda Monasterio", que ampara productos de la misma clase, "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)"), 2.075.105 ("Las Casas del Monasterio", clase 33) y 2.075.106 ("La Granja del Monasterio", clase 33) y del nombre comercial 214.523 ("Bodegas Monasterio, S.L.").
Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Barón de Ley Finca Monasterio' y marcas oponentes 'HM Hacienda Monasterio' y otras tres del mismo titular, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, toda vez que el largo enunciado de la marca solicitada tan sólo coincide en un vocablo con las marcas obstaculizantes sin especial fuerza singularizadora".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre comparación de marcas, fueron las siguientes:
"Pues bien, de acuerdo con dichos criterios resulta incuestionable la compatibilidad de las marcas enfrentadas por cuanto son claras y evidentes las diferencias existentes entre ellas, al encontrarnos ante dos conjuntos denominativos con sustantividad e identidad propias claramente diferenciables y significadosdistintos, sin que frente a ello tenga virtualidad, como motivo determinante de una determinada similitud, la coincidencia en ambos de la palabra Monasterio -pues, como hemos visto, no es válido hacer fraccionamientos para resaltar aquello que a dicha parte interesa, tomando de las denominaciones en cuestión las palabras o vocablos en que exista coincidencia y prescindiendo de las que no coincidan, lo que no es jurídicamente correcto (en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 3 de abril de 1996 )."
Tercero.- Los dos primeros motivos de casación se deducen al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En uno y otro se considera infringido directamente el artículo 120.3 de la Constitución ante la falta de respuesta del tribunal de instancia a determinadas cuestiones planteadas en la demanda.
La incongruencia omisiva se habría producido, según la recurrente, en un doble plano: a) porque la Sala "se limita a realizar una comparación 'in abstracto' entre dos marcas, alejadas del presupuesto de aplicación real"; y b) porque la Sala no dio respuesta a la alegación concerniente al artículo 11.f) de la Ley 32/1998, de Marcas .
Le doble censura debe ser rechazada.
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La Sala cumple su función jurisdiccional al limitarse a comparar los dos signos distintivos tal como son en términos objetivos, es decir teniendo en cuenta los elementos propios de la marca aspirante en su contraste con la ya registrada, sin que a estos efectos sean relevantes las características subjetivas de sus titulares.
Insiste la recurrente en que la solicitante de la nueva marca (la sociedad "Barón de Ley, S.A.") es una empresa de vinos reconocida en el mercado que tiene su centro de operaciones y su ámbito de actuación comercial en La Rioja, mientras que ella misma, en cuanto titular de la marca ya registrada, opera dentro del sector de los vinos de Ribera del Duero. Y concluye que este hecho, relevante "desde el punto de vista subjetivo", no ha sido objeto de consideración en la sentencia, que no daría respuesta a la alegación correlativa de la demanda.
Repetimos que lo decisivo para la inscripción registral es la comparación de las marcas tal como se presentan (las aspirantes) o están ya registradas (las oponentes) y no las circunstancias subjetivas de sus titulares. El nuevo signo se solicita para bebidas alcohólicas en general, sin alusión a ninguna zona vinícola determinada. Para decidir sobre la solicitud era irrelevante que la sociedad que aspiraba a su registro fuera hasta entonces conocida por su implantación en un mercado vinícola o en otro pudiendo utilizar en cualquiera de ellos el nuevo signo distintivo. En consecuencia, tratándose de una alegación irrelevante, el silencio de la Sala sobre ella no incurre en incongruencia determinante de la casación de la sentencia.
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Algo análogo ha de afirmarse en cuanto a la falta de respuesta expresa a la alegación de la demanda respecto del artículo 11.f) de la Ley 32/1998, de Marcas .
Bajo la apelación a un motivo absoluto de denegación de registro, lo que en realidad planteaba la demandante era, de nuevo, la confundibilidad de los dos signos opuestos (error de planteamiento que mantendrá en el último de los motivos casacionales). Sostenía que el uso por terceros -distintos de ella misma- de una marca que incluyera los términos "Finca Monasterio" induciría a confusión derivada no tanto de los propios elementos de la nueva marca al margen de cualquier otra, sino del hecho de su posible confusión o asociación con la denominación ya registrada.
La argumentación de la demanda sobre este punto se identificaba, pues, con aquella a la que responderá la sentencia, en los mismos términos en que lo había hecho antes la Oficina registral. La cuestión clave del litigio, sobre la que se pronuncia el tribunal de instancia en sentido negativo, era justamente la relativa al riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas. Y siendo esta la razón de fondo que subyacía en la referencia de la demanda al artículo 11.1.f) de la Ley , obtuvo la adecuada respuesta de la Sala.
Cuarto.- En el tercer motivo casacional, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "Bodegas Monasterio, S.A ." considera que la Sala de instancia ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en "relación con el artículo 6 apartado 1 letra c) de la Directiva CEE 89/104". A estos últimos efectos cita la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005 (Gillette v. LA-Laboratories Ltd Oy) y de 6 de octubre de 2005 (Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). En el escueto desarrollo argumental del motivo no hay, sin embargo, ningunareferencia específica ni a la directiva comunitaria ni a las sentencias del Tribunal de Justicia.
La recurrente considera "evidente el confusionismo al consumidor". A su juicio, el consumidor de vinos creerá que las dos marcas tienen el mismo origen empresarial. Afirma que "el punto de vista de aplicación del criterio legal no es el de la apreciación en conjunto, si no se tiene en cuenta el elemento característico de cada marca"; y critica que la sentencia recurrida, "para fundamentar la desestimación, parte de verificar que la existencia de confusión está supeditada exclusivamente a la coincidencia del término Monasterio; en cambio la interpretación de la norma exige que dicha verificación no se supedite por la denominación del término de la marca oponente."
El motivo ha de ser desestimado. La sociedad recurrente prescinde en su análisis de cuatro de los cinco términos que configuran la nueva marca ("Barón de Ley Finca Monasterio") para considerar, sin razón, que sólo este último es realmente identificativo o característico. De este modo puede concluir, a partir de la parcial coincidencia de ambos signos en un único término, que uno y otro resultan incompatibles.
Tal planteamiento, sin embargo, no es admisible y, por el contrario, resulta acertado el criterio de la oficina registral, corroborado por la Sala de instancia, al no restringir su análisis a sólo aquel término y efectuar la comparación sobre la base del conjunto denominativo de la nueva marca. En ésta, efectivamente, destacan con su propia fuerza identificadora los términos "Barón de Ley" hasta tal punto que su inclusión junto con los vocablos "Finca Monasterio" permite, sin riesgo de confusión ni asociación con la marca prioritaria, conocer el origen empresarial de los respectivos productos.
El consumidor de bebidas puede, en consecuencia, conocer con facilidad que las bebidas alcohólicas amparadas por la marca aspirante proceden precisamente de un productor ("Barón de Ley, S.A.") que llega a incluir en el nuevo signo su propia denominación social para distinguir aquéllas de cualesquiera otras anteriores. Circunstancia que, al originar un signo complejo integrado por varios vocablos con capacidad individualizadora propia, del que sólo uno es coincidente, evita el riesgo de confusión o de asociación con la marca precedente.
Quinto.- En el cuarto y último motivo de casación, también al amparo del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 , "en relación con el precepto de la Directiva y doctrina citada en el apartado anterior, así como en relación con el artículo 5, apartado 1 letra b) de la misma Directiva ".
De nuevo cita la recurrente en el encabezamiento de su motivo la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005 , a la que añade la de este Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003 . Sobre ninguna de ambas, ni sobre la Directiva, se hacen alegaciones específicas en el desarrollo de aquél.
El motivo comienza con una primera serie de consideraciones sobre la comparación de las marcas y el riesgo de confusión o asociación que, en cuanto tales, resultan extrañas al precepto de la Ley 32/1988 que se dice vulnerado. Según ya hemos afirmado, la apreciación de las prohibiciones absolutas de registro (artículo 11 de la Ley ) es de suyo ajena a la comparación de las marcas, cuya semejanza o diferencia ha de apreciarse al examinar las prohibiciones relativas (artículo 12 de la Ley ). El análisis de las prohibiciones absolutas ha de hacerse, pues, sobre la sola base de los componentes del nuevo signo aspirante a su registro, con independencia de que existan o dejen de existir marcas más o menos similares.
La recurrente incurre a lo largo de este motivo (como sucedió en la demanda) en una cierta confusión entre las prohibiciones absolutas y las relativas. Y añade aún más confusión cuando pretende ligar las prohibiciones del artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988 a la aplicación de las normas relativas a la competencia desleal entre marcas, como hace en los apartados finales de este cuarto motivo.
En efecto, puede leerse en ellos cómo la razón de apelar al artículo 11 es que "hay dos marcas, una amparada en la denominación de Origen Rioja y otra, en la denominación de Origen Ribera de Duero, y la primera usa el elemento más característico de la segunda, lo que está prohibido por los principios de la actuación leal". El argumento es, insistimos, ajeno a la aplicación de aquel precepto, al margen de que ni la marca prioritaria ni la ya registrada se restringen a vinos de una u otra denominación geográfica: sus titulares podrán identificar con dicha marca bebidas alcohólicas de cualquiera de ellas.
Afirma la recurrente en el último apartado de su escrito que "lo determinante del fallo desestimatorio del recurso interpuesto es que [...] implica una infracción de la normativa de la leal competencia". Pues bien, el examen del artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988 no ha de hacerse desde la perspectiva de la competencia desleal del nuevo signo con otros ya registrados sino en función de las propias características de aquél. Y, por lo demás, la premisa en la que se sustenta la argumentación es, de nuevo, que las dos marcasenfrentadas son confundibles o fácilmente asociables para el consumidor, lo que ya hemos rechazado al desestimar los motivos de casación precedentes.
Sexto .- Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 1142/2008, interpuesto por "Bodegas Monasterio, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de junio de 2007 , recaída en el recurso número 927 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
