STS, 7 de Octubre de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:6017 |
| Número de Recurso | 1439/2008 |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Octubre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.439/2.008, interpuesto por VETURILO, S.A., representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 14 de noviembre de 2.007 en el recurso contencioso- administrativo número
2.532/2.003, sobre inscripción de marca número 2.412.668 "ad SERCA".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y REPUESTOS SERCA, S.L., representada por el Procurador D. Gustavo Gómez Molero.
PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de noviembre de 2.007 , desestimatoria del recurso promovido por Veturilo, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de mayo de 2.003. Dicha resolución estimaba el recurso de alzada interpuesto contra otra anterior de 5 de junio de 2.002, anulando ésta y concediendo el registro de la marca nº 2.412.668 "ad SERCA", de tipo mixto, para servicios de la clase 35 del nomenclátor, que había sido solicitado por la mercantil Repuestos Serca, S.L.
SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de marzo de 2.008 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de Veturilo, S.A. ha comparecido en forma en fecha 25 de abril de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 20 de noviembre, de Marcas , y
- 2º, que se basa en el apartado 1.c) del citado precepto procesal, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, por infracción del artículo 67 de la misma Ley jurisdiccional, del artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y en su lugar declare que no procede conceder el registro de la marca nº 2.412.668.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de septiembre de
2.008 .
CUARTO .- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Repuestos Serca, S.L, cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo y confirmando íntegramente la recurrida.
QUINTO .- Por providencia de fecha 24 de abril de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 23 de septiembre de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Veturilo, S.A., recurre en casación la Sentencia dictada el 14 de noviembre de
2.007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado contra la concesión de la marca mixta nº 2.412.668 "ad Serca", para servicios de la clase 35 (servicios de venta al por menor en comercios de recambios, lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles), solicitada por Repuestos Cerca, S.L. La entidad recurrente se opone a la concesión de la citada marca en defensa de registros prioritarios nacionales y comunitarios "Serca" para diversas clases (7, 12 y 35).
La Sentencia recurrida justifica la denegación del recurso en las siguientes consideraciones jurídicas:
" PRIMERO: [...] En el caso que nos ocupa el conflicto jurídico se produce entre la solicitante, la marca nacional 2.412.668/3 "ad SERCA" con gráfico para la clase 35 que comprende servicios de venta al por menor en comercios de recambios, lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles; y la marca oponente 2.223.317/2 "SERCA" mixta que comprende servicios de publicidad y negocios. por el examen comparativo de las marcas y por su ámbito aplicativo se llega a la conclusión de que en este supuesto a pesar de la coincidencia del vocablo "SERCA" en la denominación de esas marcas no existe coincidencia en los ámbitos de aplicación, pues no es sólo lo concreto de los servicios que reivindica la marca solicitante sino que también debe tenerse en cuenta la circunstancia de que la entidad actora es titular registral del nombre comercial "REPUESTOS SERCA" anterior a la marca oponente para actividades de compraventa de toda clase de vehículos y sus repuestos y accesorios con lo que esto supone en la valoración de las incompatibilidades entre marcas de servicios, como es el caso. En consecuencia con lo expuesto, con desestimación de la demanda; debe declararse que es conforme a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de la marca solicitante." (fundamento de derecho primero in fine )
El recurso se articula por medio de dos motivos. En el primero, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , se alega la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su incorrecta aplicación dada la similitud o identidad entre los signos y servicios implicados. En el segundo motivo, incardinado en el apartado 1.c) del citado artículo de la Ley jurisdiccional, se denuncia la incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada, al no referirse más que a una de las marcas opuestas en la demanda contencioso administrativa.SEGUNDO .- Sobre la incongruencia omisiva denunciada en el segundo motivo.
Resulta procesalmente adecuado examinar primero el segundo motivo, ya que se alega en él una incongruencia omisiva que de ser cierta acarrearía la necesaria estimación del recurso de casación y la nueva resolución del contencioso administrativo previo.
Pues bien, examinada la demanda contenciosa administrativa formulada por la entidad recurrente es preciso darle la razón y estimar el motivo. En efecto, aunque es verdad que en vía administrativa se opuso con preferencia sobre todas la marca mixta "Serca" nº 2.223.317, para los servicios de la clase 35, ya incluso entonces se adujeron también seis marcas nacionales "Serca" en las clases 4, 7, 9, 12 y 39, entre ellas la 2.223.305 en clase 7 y la 2.223.308 en clase 12, así como la marca comunitaria de igual signo nº
1.720.093 en clases 7, 12 y 39. Algunas de dichas marcas fueron asimismo opuestas de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas para decretar el suspenso de la solicitud, pese a que estaban incluidas en las alegaciones de oposición por parte de la recurrente. En cualquier caso, en la demanda contencioso administrativa, que es lo que importa en último extremo, las cuatro marcas mencionadas expresamente con su número fueron aducidas y opuestas como prioritarias frente a la marca concedida administrativamente.
Es evidente, por tanto, que al limitarse la Sentencia de instancia a examinar la contraposición entre la marca concedida y la marca "Serca" nº 2.223.317, siendo las restantes también de imprescindible examen tanto por la similitud del signo como por los servicios sobre los que se proyectan, procede estimar el segundo motivo y entrar a resolver el litigio en los términos planteados en la instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción .
TERCERO .- Sobre la prioridad de las marcas "Serca".
Debemos pues resolver sobre la posibilidad de que la marca solicitada "ad Serca" pueda convivir con las marcas opuestas por parte de la entidad actora. En lo que respecta a la similitud de signos no cabe duda de que los signos contrapuestos ofrecen un considerable parecido fonético y denominativo que no resulta excesivamente desvirtuado ni por el añadido previo del elemento "ad" de la solicitante, ni por los respectivos gráficos. En un examen conjunto de las marcas en litigio su respectiva distintividad resulta claramente dependiente del término "serca", que ostenta un carácter preponderante tanto en la marca concedida, en la que viene en mayúsculas frente a las letras previas "ad", como en las opuestas, de las constituye el único elemento denominativo.
En cuanto a los ámbitos aplicativos respectivos, también hemos de convenir en su extrema proximidad o relación, de forma que la incompatibilidad entre los registros enfrentados resulta clara. En efecto, la marca solicitada "ad Serca" lo fue para determinados servicios de la clase 35, en particular para servicios de venta al por menor en comercios de recambios, lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles. Pues bien, todas las marcas "Serca" opuestas en la demanda contencioso administrativa tienen una indiscutible relación con tal ámbito aplicativo. En cuanto a la nº 2.223.317, resulta evidente, puesto que se registró para la toda la clase 35, sin que sirva para reducir la confundibilidad (como erróneamente afirman tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia de instancia) el que la solicitada sólo cubra el comercio de un determinado tipo de productos.
Pero es que, además, las restantes marcas "Serca" opuestas hacen referencia todas ellas de manera más o menos directa, pero sumamente próxima en todo caso, a los productos que se pretende comercializar bajo la marca solicitada. En particular, pueden citarse las relativas a máquinas, motores (menos de automóviles) y herramientas en la clase 7 -marca nacional nº 2.223.305 y comunitaria nº 1.720.093-, y vehículos (incluyendo sus motores) de locomoción terrestre aérea o acuática en la clase 12 -marca nacional nº 2.223.308 y la comunitaria ya citada-.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la similitud de los signos enfrentados y la coincidencia en la clase 35 y la estrecha relación de esta con las restantes clases de las marcas en litigio hacen inviable la concesión de la solicitada. A ello no obsta el hecho de que la solicitante poseyera el nombre comercial "Repuestos Serca" anterior a todos los registros "Serca" opuestos como prioritarios. Tal preexistencia no palia el efecto obstativo prevalente de las marcas opuestas y el riesgo de confusión que se originaría entre tales marcas y la pretendida. Ha de tenerse en cuenta a este respecto que se solicita una marca frente a otras prioritarias registradas en su momento pese a la preexistencia del referido nombre comercial, y que se trata sobre todo por ello de una contraposición entre marcas, factor que adquiere más relevancia que la circunstancia de la prioridad a todas ellas de dicho nombre comercial.
CUARTO .- Conclusión y costas.Las consideraciones expuestas en los dos fundamentos de derecho precedentes suponen la estimación del recurso de casación, debiendo pues ser casada y anulada la Sentencia recurrida. Asimismo, procede estimar el recurso contencioso administrativo previo, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de mayo de 2.003 que estimó el recurso de alzada, dejando subsistente la de 5 de junio de 2.003, que había denegado la marca solicitada.
No concurren las circunstancias legales para imponer las costas ni en la instancia ni en la casación, según lo dispuesto en el artículo 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción .
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Veturilo, S.A. contra la sentencia de 14 de noviembre de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
2.532/2.003, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Veturilo, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de mayo de 2.003 dictada en el expediente correspondiente a la marca nº 2.412.668 "ad SERCA", y anulamos dicha resolución.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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