STS, 30 de Septiembre de 1998
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| Número de Recurso | 8977/1992 |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
En el recurso contencioso administrativo nº 8977/92, en grado de apelación interpuesto por W.R. GRACE & CO., representado por el Procurador D. Fernando Pombo García, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 264 dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso nº 768/85, con fecha 9 de Junio de 1988, sobre marca, habiendo comparecido como parte apelada la Administración General del estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
La entidad mercantil W.R. GRACE & CO., solicitó el 13 de Enero de 1983 del Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca internacional nº 1.026.277 denominada HAMPIREX, para distinguir productos de la clase 1 del Nomenclator, posteriormente reducidos en su tramitación a "micronutrientes quelados", solicitud denegada con fecha 20 de Febrero de 1984, desestimándose el recurso de reposición contra el anterior acuerdo en resolución del 5 de Septiembre de 1985.
Contra la anterior resolución se interpuso por W.R. GRACE & CO., recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, con el nº 768/85 y en el que recayó sentencia nº 264 de fecha 9 de Junio de 1988, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso interpuesto por W.R. Grace & Co. contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1.984 que denegó la inscripción de la marca nº 1.026.277 HAMPIREX y frente a la denegación del recurso de reposición, debemos confirmar y confirmamos las mencionadas resoluciones, sin costas".
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto por W.R. GRACE & CO., el presente recurso de apelación nº 8977/92, en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 24 de Septiembre de 1998, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
La cuestión discutida en el presente recurso de apelación queda concretada a determinar si el Registro de la Propiedad Industrial en sus resoluciones de 20 de Febrero de 1984 y 5 de Septiembre de 1985, realizó una adecuada aplicación de la prohibición de acceso al mismo establecida en el número 1º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al denegar la concesión de la marca nº. 1.026.277, denominada HAMPIREX, solicitada por la entidad mercantil hoy apelante, para distinguir productos de la clase 1 del Nomenclator, luego concretados a micronutrientes quelados a la que se le opuso la marca internacional prioritaria número 460.577, denominada AMPHIPLEX, que ampara productos de la misma área comercial de la clase 1, denegación de la marca primeramente aludida que fue confirmada en lasentencia ahora apelada de la Sala Segunda de este orden jurisdiccional de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, que entendió que existía total incompatibilidad entre las precitadas marcas enfrentadas, tanto atendiendo a su denominación, como a los productos por las mismas amparados, conclusión que debe ser ahora rechazada toda vez que, los argumentos aducidos en esta segunda instancia por la apelante, el primero referido a las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, y el segundo basado en una declaración de consentimiento de la titular de la marca prioritaria, tienen fuerza suficiente para alterar la citada conclusión, como a continuación se razonará.
Por lo que se refiere al primer motivo antes aludido, se ofrece como evidente, que en el presente caso no concurre la prohibición absoluta de identidad del número 1º del artículo 124 del Estatuto, pues aunque coinciden en su orden los 3 vocablos A.I.E. suenan al oído de forma diferente por la situación de las consonantes que en la segunda suenan "fi" en lugar de "pi" y en la última sílaba "rex" en lugar de "plex" y gráficamente presentan grandes diferencias derivadas de las consonantes que están colocadas en forma diferente, ello además de que la marca aspirante contiene también la leyenda W.R. GRACE & CO., que aunque en letra pequeña tiene sustantividad propia y además constituye el nombre comercial de la entidad aspirante, y lo que no es posible hacer, como hacen las resoluciones y la sentencia combatidas, es limitarse a las vocales para la comparación de ambas marcas, pues la confrontación ha de hacerse en su conjunto y no de forma parcial, dado que, como esta Sala ha dicho en numerosas ocasiones, cualquier coincidencia no es suficiente para declarar la incompatibilidad entre dos marcas, sino solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión entre ambas. Por todo ello, la Sala estima que ambas marcas son perfectamente diferenciables fonética y gráficamente y no es posible aceptar la incompatibilidad del artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La no prohibición de acceso al Registro anteriormente establecida, queda reforzada por la aportación en primera instancia en trámite de conclusiones de una declaración de consentimiento de la entidad mercantil titular de la marca nº 460.577 AMPHIPLEX, a la que ni siquiera se alude en la sentencia apelada, dado que esta Sala ha declarado con reiteración - entre otras, sentencias de 8 de Julio de 1983, 10 de Abril de 1985, 30 de Octubre de 1986, 10 de Junio de 1987, 23 de Julio de 1988, 10 de Julio de 1989, y 19 de Abril de 1990-, que ha de reconocerse la eficacia en cualquier momento de la autorización o consentimiento prestado por el titular de una marca opuesta a la que es objeto de solicitud, y que solamente es inadmisible cuando exista entre las marcas enfrentadas la identidad que impide que la autorización en cuestión opere favorablemente a la pretensión del solicitante de una marca, tal como expresamente establece el artículo 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial, o cuando existe una semejanza rayana con la entidad, o como se dice en la sentencia de 28 de Junio de 1975, recogida en sus propios términos en la de 23 de Enero de 1987, "si la intensidad del parecido rayano en la igualdad, pone en peligro la transparencia del mercado", y ello, porque al constituir la declaración de consentimiento una variedad del concepto genérico de la renuncia de derechos, ha de quedar sometido al régimen común, sin tener en ningún caso carácter absoluto ni menos aún vinculante para la Administración o para los Tribunales de Justicia, ya que le afectan los límites derivados del respeto a los derechos de terceras personas y al interés o al orden público, donde se encuadra precisamente la protección del consumidor, finalidad primordial de la intervención administrativa en este sector de la Propiedad Industrial, lo que no ocurre en el caso de autos, en que como hemos dicho antes, no existe identidad fonética ni gráfica entre las marcas enfrentadas.
Por cuanto ha quedado razonado debe estimarse la presente apelación con revocación de la sentencia en la misma recurrida. No concurriendo ninguna de las circunstancias previstas en el Art. 131 de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de W.R. GRACE & CO., contra la sentencia nº 264 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 9 de Junio de 1988, recaída en el recurso nº 768/85 sentencia que REVOCAMOS y en consecuencia se ESTIMA el recurso contencioso administrativo interpuesto por W.R. GRACE & CO., y se declaran no conformes a Derecho y por tanto se anulan las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de Febrero de 1984 y 5 de Septiembre de 1985, que denegaron la inscripción de la marca solicitada acordando la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca nº. 1.026.277 HAMPIREX; sin hacer una expresa imposición en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
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