ATS, 5 de Junio de 2014

PRIMERO .- Por la representación procesal de la entidad Planeta de Agostini Formación, S.L., se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Tercera) de 17 de octubre de 2012, dictada en el recurso 1445/2011 , en materia de marcas, siendo parte recurrida en el presente procedimiento la Universidad de la Iglesia de Deusto.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 25 de junio de 2013 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso consistentes en:

"En cuanto al motivo primero, amparado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , carecer manifiestamente de fundamento debido a la notoria improsperabilidad de la pretensión, por cuanto denunciando la existencia de una incongruencia interna, con toda evidencia se aprecia que no concurre dicha infracción ( artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional ).

En cuanto al motivo segundo, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , carecer manifiestamente de fundamento al fundarse en la infracción de una doctrina jurisprudencial de esta Sala que no resulta aplicable al presente caso ( artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional y ATS de 28 de junio de 2012, RC 374/2012 ).

En cuanto al motivo segundo, además, carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998."

Han presentado alegaciones las partes personadas.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Universidad de la Iglesia de Deusto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de abril de 2011 (aunque la sentencia, sin duda por error, señala que era de fecha 11 de mayo de 2010 ), por la que se estimó el recurso contra la resolución de 20 de diciembre de 2010, de denegación de la marca nacional nº 2.937.510 "Deusto Idiomas" (denominativa), solicitada por la entidad Planeta de Agostini Formación, S.L.

La resolución administrativa impugnada en la instancia acordó la inscripción de la marca por considerar que la entidad solicitante era titular de otras marcas en vigor que incluían el vocablo "Deusto" y que habían venido conviviendo pacíficamente en el mercado con las marcas oponentes, por lo que entendió que el caso estaba prejuzgado.

Por su parte, la sentencia de instancia comienza su fundamentación jurídica identificando el acto impugnado y resumiendo las respectivas posiciones de las partes (FJ 1º). A continuación, advierte que las cuestiones planteadas en el recurso son sustancialmente similares a las enjuiciadas en el recurso 1059/2010, resuelto por anterior sentencia de 10 de octubre de 2012 , y razona que, por razones de unidad de doctrina, la respuesta que se dará en este caso será congruente con la expuesta en aquélla sentencia precedente. Acto seguido, centra la cuestión controvertida en torno a los siguientes puntos (FJ 2º):

"(...) el presente recurso suscita tres cuestiones esenciales cuya decisión servirá para dilucidar el éxito o el fracaso de las pretensiones incorporadas a la demanda. Así, la estimación o desestimación de la pretensión anulatoria de la resolución impugnada dependerá de la respuesta que se ofrezca a la titularidad por la solicitante de la marca "Deusto Idiomas" de otras marcas en las que también se emplea el vocablo "Deusto", al riesgo de confusión entre las marcas "Deusto Idiomas" y "Estudios de Deusto", entre otras, y a la eventual infracción del régimen de publicidad de la solicitud de marca que se contiene el art. 18 de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas ".

Así centrado el objeto del debate, apunta la sentencia, con cita de jurisprudencia, que la previa coexistencia pacífica de marcas en el mercado no es razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en la Ley, y añade que la marca "Estudios de Deusto" (registrada por la Universidad demandante) " trae fecha de prioridad registral de 18 de noviembre de 1967 (página 3 del documento nº 3 del expediente administrativo), La entidad codemandada invoca la titularidad de una plétora de marcas adquiridas en su mayor parte por transferencias de derechos con fecha de efectos en el año 2010, pero no alega ni justifica tampoco que ninguna de ellas sea prioritaria respecto de la aludida de la entidad oponente. Un examen de la documental aportada junto con el escrito de contestación de la citada mercantil permite comprobar así, por ejemplo, que la marca de fecha de solicitud más antigua data del 28 de noviembre de 1973 (f. 274 de las actuaciones) " (FJ 2º).

Prosigue su fundamentación jurídica la sentencia fijando su atención en el juicio sobre la semejanza y riesgo de confusión entre los signos enfrentados, con un nuevo repaso de la jurisprudencia, que se proyecta sobre el caso examinado en los siguientes términos: "[...] debemos concluir que en el presente caso existe el riesgo de confusión que prohibe el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , tal como originariamente fue apreciado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este aserto se justifica por la identidad denominativa de las marcas enfrentadas en cuanto al uso del vocablo "deusto", el carácter dominante de éste y accesorio de, entre otros, los vocablos "Estudios de "y "Letras de", por una parte, y de "Idiomas", por otra, y la proyección de las marcas sobre productos y servicios idénticos y similares " (FJ 2º).

Este último aserto se refuerza -añade la Sala- " por cuanto este juicio ponderativo ya ha sido así examinado en ocasiones similares ", citándose a tal efecto unan sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 22 de marzo de 2012 (recurso nº 1195/2008) y otra del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2008 (recurso de casación -RC- nº 474/2006)

Contra la expresada sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación, que consta de dos motivos casacionales, amparados respectivamente en los apartados c ] y d] del artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1998.

SEGUNDO .- En el motivo primero, formulado, como se ha dicho, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la entidad recurrente en casación denuncia la existencia de una infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia interna, que entiende que se produce por el hecho de que la sentencia de instancia, por una parte, rechaza que la marca nº 2.937.510 "Deusto Idiomas" pueda beneficiarse del precedente registro de otras marcas con el mismo vocablo "Deusto", para lo cual la sentencia anota (sigue diciendo la recurrente) la jurisprudencia sobre la ausencia de carácter vinculante de los precedentes administrativos; y sin embargo, por otra parte, el mismo Tribunal de instancia, a continuación, pretende apoyarse en la jurisprudencia para justificar la existencia de riesgo de confusión en las marcas enfrentadas, cuando afirma que " la anterior conclusión se ve reforzada por cuanto este juicio ponderativo ya ha sido así examinado en ocasiones similares ". Es decir (afirma la recurrente), la misma sentencia comienza negando virtualidad a los precedentes pero luego acude a ellos para fundamentar su tesis. Más aún -prosigue la recurrente su argumentación-, la Sala de instancia pretende sostener su razonamiento en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que es inservible a los efectos pretendidos, ya que dicha sentencia confirmó la denegación del registro de la marca "Deusto Business School", solicitada por la Universidad de la Iglesia de Deusto, lo cual se debió a haberse advertido en aquel caso su incompatibilidad con las marcas allí oponentes, propiedad de la aquí recurrente.

Así planteado, el motivo primero carece manifiestamente de fundamento, por las razones que expondremos a continuación.

Como ha señalado una reiterada jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (por todas, STS de 14 de noviembre de 2011, RC 2910/2008 ) la exigencia de precisión y claridad contenida en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al rigor discursivo de las sentencias y a que éstas mantengan una coherencia y lógica interna tratando de evitar la contradictio in terminis. Asimismo, tiene declarado esta Sala (sentencias de 22 de junio de 2012, RC 1403/2010 , y de 7 de diciembre de 2011, RC 6438/2008 ) que "uno de los requisitos de la sentencia es la congruencia interna, consistente en que la conclusión que se expresa en el fallo ha de sustentarse, de modo armónico y en sintonía con los motivos y razones expuestas en los fundamentos, cuya falta comporta una falta de coherencia interna en su contenido, incurriéndose en tal defecto cuando la parte dispositiva resulta sorprendente, inexplicable, incompatible o contradictoria en relación con los fundamentos que le anteceden, de forma que lo decidido en el fallo no es explicado en los fundamentos que le preceden" .

Ahora bien, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, no resulta suficiente para apreciar el defecto cualquier tipo de contradicción, sino que es preciso una notoria incompatibilidad entre los argumentos básicos de la sentencia y su parte dispositiva, sin que las argumentaciones obiter dicta , razonamientos supletorios o a mayor abundamiento, puedan determinar la incongruencia interna ( STS de 6 de marzo de 2012 [RC 2114/2008 ]).

En el presente caso, la lectura íntegra de la fundamentación jurídica de la sentencia muestra con toda evidencia que no concurre la denunciada incongruencia interna, según los criterios jurisprudenciales antes expresados. En efecto, la sentencia posee una incuestionable lógica interna entre su parte dispositiva y su fundamentación pues, tras recoger la jurisprudencia de esta Sala sobre la ausencia de carácter vinculante de los precedentes administrativos y su aplicación al ámbito del Derecho de marcas y tras destacar la prioridad registral de la marca oponente "Estudios de Deusto", propiedad de la Universidad de la Iglesia de Deusto, de acuerdo con la prueba documental aportada, compara las marcas enfrentadas y llega a la conclusión de que son confundibles, por lo que estima el recurso. A esta lógica en el razonamiento discursivo no obsta el hecho de que, como argumento "a mayor abundamiento" empleado en la comparación de marcas, y en línea con lo razonado en la propia sentencia, la Sala cita un precedente judicial en el que se enfatizaba el valor del vocablo "Deusto" para dar prevalencia (en ese caso) a varias marcas de la codemandada, pues lo relevante a estos efectos no es a quién pertenecían las marcas, sino el hecho de que se tratara de un precedente útil para ilustrar la tesis de la Sala sobre los datos y parámetros relevantes para llevar a cabo la comparación entre las marcas concernidas. Podrá discutirse si esa cita de sentencias es más o menos afortunada para sostener el criterio de la Sala (lo que sitúa la cuestión en el escenario del juicio sobre el tema de fondo), pero en modo alguno puede decirse que por tal razón la sentencia haya incurrido en una incongruencia interna.

Por lo expuesto, es claro y evidente que el primer motivo del recurso carece manifiestamente de fundamento, por lo que, conforme al artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional , procede declarar su inadmisión; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, que ya han sido suficientemente contestadas con los razonamientos anteriores, sin que esté de más añadir que, en todo caso, nada tiene que ver la doctrina jurisprudencial sobre la ausencia de carácter vinculante de los precedentes administrativos, recogida por la sentencia de instancia, con el hecho de que la Sala a quo citase una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de marzo de 2012 (rec. 1195/008 ) y la STS de 30 de septiembre de 2008 (RC 474/2006 ), en las que se habían comparado marcas en las que el elemento coincidente también era "Deusto", y ello a los solos efectos de reforzar su apreciación de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas en el caso por ella examinado.

TERCERO .- El motivo de casación segundo, formulado al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, subdividiéndose el motivo en dos apartados:

En el primer apartado se denuncia la infracción de -sic- "la jurisprudencia que defiende la tesis de que "quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra idéntica o semejante a ella es indudable que nunca puede alegar, frente al titular de la marca prioritaria, un derecho de preferencia del que carece, ya que el Registro lo que debe proteger es el derecho de quien primeramente inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación no hace sino extender, a otros productos o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que esa nueva inscripción viene a constituir una continuidad registral del anterior" . Invoca como jurisprudencia infringida la recogida en las sentencias de esta Sala de 15 de septiembre de 1997 (RA 4913/1992 ), de 6 de mayo de 2002 ( RC 4801/1995), de 25 de octubre de 2002 ( RC 8915/1996), de 24 de abril de 2008 ( RC 5137/2005), de 2 de julio de 2008 ( RC 7537/2005), de 11 de mayo de 2009 ( RC 4019/2008), de 31 de enero de 2012 ( 2180/2011 ) y de 16 de octubre de 2012 ( RC 6311/2011 ); y afirma que al hilo de dicha jurisprudencia no puede negarse su derecho a la inscripción de una nueva marca con el vocablo "Deusto", desde el momento que ya tiene registradas previamente otras marcas con el mismo vocablo, de tal modo que la marca aspirante opera como "continuadora en la prioridad registral".

A su vez, en el segundo apartado de este motivo segundo, la recurrente denuncia la infracción de la jurisprudencia que destaca que "la circunstancia de que vengan coexistiendo en el mercado otros signos distintivos con la misma raíz semántica y una estructura análoga revela ante todo el escaso riesgo de confusión y de perjuicio recíproco", citando y transcribiendo parcialmente sentencias de esta Sala de 10 de mayo de 1990 , de 14 de noviembre de 2001 ( RC 4740/1994), de 30 de enero de 2002 ( RC 6795/1994), de 28 de febrero de 2002 ( RC 8501/1994), de 27 de abril de 2004 ( RC 4381/2000), de 12 de julio de 2004 ( RC 525/2001), de 21 de diciembre de 2004 ( 1486/2002), de 9 de julio de 2007 ( RC 2563/2005), de 9 de marzo de 2009 ( RC 53/2007), de 25 de marzo de 2009 ( RC 991/2007 ) y de 30 de septiembre de 2009 ( RC 5023/2007 ). Insiste esta parte en que la "ratio" de dicha jurisprudencia consiste en que no puede darse riesgo de confusión entre marcas cuando su elemento coincidente es el mismo que ya se encuentra registrado en múltiples marcas a nombre de diferentes titulares (como, dice, ocurre en este caso).

Se ha suscitado en relación con este segundo motivo su posible inadmisibilidad por carencia manifiesta de fundamento y asimismo por carencia de interés casacional, por lo que examinaremos a continuación, por separado, cada una de dichas causas de inadmisión.

CUARTO .- Por lo que respecta a la posible carencia manifiesta de fundamento de este segundo motivo, en la providencia de 25 de junio de 2013 se indicó que ello podría deberse a que el motivo se funda "en la infracción de una doctrina jurisprudencial de esta Sala que no resulta aplicable al presente caso ( artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional y ATS de 28 de junio de 2012, RC 374/2012 )". La parte recurrente alega que se le ha ocasionado indefensión por cuanto que -afirma- en dicha providencia no se especifica a cuál de los dos apartados del motivo se refiere esa indicación ni se aclara por qué la jurisprudencia invocada no es aplicable al caso; pero el reproche carece de fundamento porque la expresa alusión al auto de esta Sala y Sección de 28 de junio de 2012 permite apreciar con claridad que la carencia manifiesta de fundamento se refiere al primer apartado del motivo, en el que se denuncia la vulneración de la jurisprudencia referida a la continuidad registral. En efecto, en ese auto de 28 de junio de 2012 , al que se remite la providencia de audiencia aquí dictada, se razonó precisamente sobre la misma causa de inadmisión del art. 93.2.d] LJCA en otro litigio referido a la materia de marcas, exponiéndose en él unas consideraciones sobre la inaplicabilidad al caso de la jurisprudencia sobre continuidad registral recaída en relación con el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial o en relación con casos diferentes.

Ahora bien, aun cuando no puede aceptarse la alegación de indefensión formulada por la parte recurrente, aun así, ha de concluirse, valorando de forma casuistica las circunstancias del presente recurso, que en este caso no puede afirmarse con la necesaria evidencia que el motivo presente una carencia manifiesta de fundamento tal que justifique su inadmisión, no sólo porque las sentencias citadas en uno y otro recurso (el resuelto en el auto de 28 de junio de 2012 y en este que ahora nos ocupa) son distintas, sino también y sobre todo porque ahora se citan por la parte aquí recurrente dos sentencias recientes, de fecha 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011 ) y 16 de octubre de 2012 (RC 6311/2011 ), ambas referidas a la vigente Ley de Marcas 17/2001, y de las que no puede afirmarse con rotundidad que su invocación sea manifiestamente impertinente, inadecuada o irrelevante. Por eso, siendo esta una cuestión que requiere de un estudio detallado que excede de la funcionalidad del trámite de admisión, ha de concluirse que desde la perspectiva apuntada de la causa de inadmisión del apartado d) del artículo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , el segundo motivo de casación no está incurso en dicha causa de inadmisión.

QUINTO .- Por lo que respecta a la posible inadmisibilidad del segundo motivo por carencia de interés casacional, son ya numerosas las resoluciones de esta Sala y Sección que partiendo de los autos de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 , recursos de casación nº 3287/2009 y 2785/2009 , han aplicado esta misma causa de inadmisión a recursos de casación atinentes a la materia de marcas. A título de muestra, pueden citarse los recientes autos de 26 de septiembre, 14 de noviembre y 21 de noviembre de 2013 (recursos de casación nº 3668/2012, 2759/2012 y 4391/2012), y últimamente los Autos de 16 de enero y 13 de febrero de 2014 (recursos de casación nº 590/2013 y 2028/2013).

En estas resoluciones y otras muchas con similar fundamentación se han considerado carentes de interés casacional y por ende inadmisibles los recursos de casación concernientes a esta materia de marcas en los que lo suscitado por la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del Tribunal de instancia sobre la compatibilidad, semejanza o identidad y riesgo de confusión de las marcas concernidas. Recuerdan estas resoluciones que la jurisprudencia constante ha afirmado una y otra vez la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de las sentencias de instancia en el ámbito del Derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios; apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el Tribunal a quo . La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos ( sentencia de 6 de mayo de 2013, rec. 2107/2012 , por citar una de las últimas).

Desde esta perspectiva, el segundo apartado del segundo motivo de casación pudiera, en una primera aproximación, estar incurso en la aludida causa de inadmisión, pues en él se denuncia la infracción de la jurisprudencia recaída en torno al artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas . Ahora bien, siempre desde la perspectiva casuística que es inherente a esta materia, esa inicial apreciación ha de descartarse, pues este segundo apartado del motivo 2º se encuentra en estrecha relación dialéctica con el primer apartado del mismo motivo, y en ambos, conjuntamente contemplados, se denuncia no tanto, o no sólo, el error de la Sala de instancia en torno al juicio comparativo entre las marcas enfrentadas desde el punto de vista de su semejanza y consiguiente riesgo de confusión, como más bien, o más todavía, la vulneración de las reglas sobre "continuidad registral" de acuerdo con la actual y vigente Ley de Marcas, lo que sitúa la controversia casacional en un terreno jurídico que excede del mero juicio comparativo entre las marcas confrontadas y que aconseja la admisión del motivo y su estudio detenido en sentencia.

Por lo expuesto,

Inadmitir el primer motivo del recurso de casación nº 165/2013 interpuesto por la representación procesal de la entidad Planeta de Agostini Formación, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Tercera) el 17 de octubre de 2012, en el recurso 1445/2011 ; y admitir el segundo motivo de casación; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados