STS, 29 de Noviembre de 2000
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2000:8763 |
| Número de Recurso | 4054/1993 |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil.
En el recurso de casación nº 4054/1993, interpuesto por el Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de KEMIN INDUSTRIES, INC., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 186 dictada por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1043/89, con fecha 26 de febrero de 1993, sobre marca; no habiendo comparecido parte recurrida.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 186 de fecha 26 de febrero de 1993, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de KEMIN INDUSTRIES, INC., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de junio de 1993, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 30 de julio de 1993, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra más ajustada a derecho.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de octubre de 1993, en la cual se hizo constar que no habiendo comparecido parte recurrida, queden los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda.
Por providencia de fecha 16 de junio de 2.000, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de noviembre de 2.000, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula cuatro motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º, de la Ley Jurisdiccional, los cuatro por infracción por interpretación errónea de la jurisprudencia de esta Sala sobre marcas, contenida en las sentencias de 26 de diciembre de 1990, 23 de octubre y 14 de diciembre de 1989, lo que lleva consigo la infracción por violación de la doctrina legal derivada de la interpretación de los Arts. 130 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, recogida en las sentencias de esta Sala de fecha 20 de noviembre de 1974, 5 de octubre de 1978, 2 de marzo de 1974, 19 de abril de 1976, y 10 de marzo y 28 de octubre de 1978, dado que la sentencia recurrida en casación, en su fundamento de derecho número tercero, establece que la identidad de productos distinguidos por las marcas hoy en pugna, como la cuasi identidad entre ambas denominaciones, como la eventual semejanza gráfica y fonética, nada obsta para impedir el acceso al Registro de la marca que se combate, siempre y cuando esta marca hubiera tenidoacceso al Registro con anterioridad a la marca recurrida, citando en apoyo de la tesis sostenida en la sentencia la jurisprudencia de esta Sala contenida en las de 26 de diciembre de 1990, 23 de octubre y 14 de diciembre de 1989, entre otras, lo cual está en contradicción con la doctrina sostenida en esta Sala en numerosas sentencias de 20 de noviembre de 1974, 5 de octubre de 1978, 21 de marzo de 1974, 19 de abril de 1976 y 10 de marzo y 28 de octubre de 1978, que establecen, que todo expediente de marca inscrita, está vinculado a una determinada clase de productos y su exclusión a otras clases conlleva la tramitación de distintos expedientes administrativos, dado que la titularidad de una marca no confiere a su propietario un derecho preferente frente a terceros que permite la extensión del signo distintivo inscrito a otras clases del Nomenclator en cualquier momento posterior, sin que se lo puedan impedir esos terceros que dispongan de marcas semejantes a la suya y de la misma clase de productos. En efecto tiene razón el recurrente al afirmar que la sentencia recurrida interpreta erróneamente los Arts. 130 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuanto afirma, de forma absoluta, que la identidad de los productos que protegen las marcas en pugna nada obsta para impedir el acceso al Registro de la marca que se combate siempre y cuando la marca aspirante hubiera tenido ya acceso al Registro con anterioridad a la marca oponente, citando en su apoyo diversas sentencias de esta Sala de 26 de diciembre de 1990 y otras, dictadas en supuestos diferentes de los que concurren en el caso de autos, dado que la jurisprudencia que cita la sentencia, fue dictada en supuestos en que las denominaciones enfrentadas eran iguales fonética o gráficamente, UDA o PUMA, frente a otras marcas UDA o PUMA, y ello se dice en tales sentencias, en base a que y quien tiene una marca idéntica no puede alegar frente al titular de la misma marca prioritaria, un derecho de preferencia del que carece, ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación no hace sino extender a otros productos del Nomenclator ese derecho de preferencia que naturalmente excluye todo intento de oposición, dado que los reparos opuestos ahora a la marca nueva, por su identidad con la suya, le pudieran ser esgrimidos a la misma cuando formulada su solicitud de inscripción, dada la existencia de marcas idénticas y prioritarias.
En el presente caso, la jurisprudencia establecida para casos de identidad de dos marcas inscritas, no puede ser aplicada como hace la sentencia recurrida pues nos encontramos en presencia de dos marcas KEMEN Y KEMIN, que no son idénticas, sino a lo sumo semejantes, con lo cual, tiene aplicación lo dispuesto en los Arts. 130 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la doctrina legal establecida sobre los mismos, de que todo expediente de marca esté vinculado a una determinada clase de productos y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes al primero, de lo cual se deriva que la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros, lo cual permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclator en cualquier tiempo posterior, pero si este confluye con la marca de un tercero, este siempre puede invocar la prohibición del Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y ello es además lógico y consecuente con lo dispuesto en el Art. 130 del Estatuto que establece que, cada expediente de marca no podrá comprender más que una sola clase de productos, y el que quiera extenderlo a otros productos del Nomenclator, lo solicitara en nuevo expediente sujeto a idéntica tramitación, y ello es así porque de lo contrario bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclator, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada, y ello no es lo que dispone el Art. 130 que solamente permite extender o ampliar a productos de la misma clase sin necesidad de nuevo expediente. Por todo ello, la sentencia de instancia recurrida infringe lo dispuesto en el Art. 130 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 20 de noviembre de 1974, 5 de octubre de 1978, entre otras, y procede estimar el primero y segundo motivo de casación articulado por el recurrente.
Una vez estimado el recurso de casación, y casada y anulada la sentencia de instancia, esta Sala se convierte en Sala de instancia, recuperando plena jurisdicción sobre la cuestión de fondo debatida en el recurso contencioso administrativo debiendo dictar nueva sentencia sobre el fondo del asunto con libertad absoluta de apreciación de la prueba obrante en el expediente y la practicada en primera instancia. Así las cosas nos encontramos con la marca aspirante nº 1.134.603, de la clase mixta, gráfico-denominativa, compuesta por la leyenda KEMEN y un gráfico compuesto por un cuadrado en cuyo interior se contrasta la letra "K" de forma caprichosa, para productos de la clase 1ª del Nomenclator, productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, o agricultura, horticultura y silvicultura, resinas y otros productos químicos, formulando oposición a dicha marca la marca ya registrada nº
1.078.142, puramente denominativa KEMIN, para proteger productos de la clase 1ª del Nomenclator; prescindiendo del hecho cierto de que la marca aspirante, es titular de la marca ya registrada nº 903.573, denominativa KEMEN, para productos de la clase 2ª del Nomenclator, colores, barnices y lacas, lo cual carece de trascendencia, el problema de fondo del presente recurso contencioso administrativo consiste en decidir sobre la compatibilidad o incompatibilidad registral de las marcas nº 1.134.603 y la nº 1.078.142,cuestión resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de fecha 5 de enero de 1988, que declaró la compatibilidad registral de ambas marcas, confirmada en reposición por la de 3 de abril de 1989, que estima diferencias substanciales gráfico-denominativas, y a mayor abundamiento tiene en cuenta la titularidad registral de la marca nº 903.573, actos no anulados por la sentencia recurrida, en cuanto la misma desestima el recurso contencioso-administrativo.
No ofrece a la Sala la menor duda, que con independencia de que la marca aspirante sea titular de otra marca KEMEN nº 903.573, y prescindiendo por completo de ella, en cuanto que la marca aspirante nº 1.134.603, es otra marca diferente de la anterior, solicitada en expediente independiente compuesta de una leyenda KEMEN y un gráfico o dibujo caprichoso en el que se describe la letra "K", para productos de la clase 1ª, es fonéticamente distinta de la oponente KEMIN, en cuanto suenan al oído de forma diferente, y si a ello añadimos, que la marca aspirante es gráficamente diferente de la oponente, el hecho de la identidad de productos no es suficiente para denegarla, en cuanto que el factor productos carece de valor diferenciativo y sólo se tiene en cuenta como elemento complementario del gráfico-denominativo, para acentuar o discernir tales diferencias, pero siempre subordinado al elemento conceptual o semántico, que no presenta ningún problema en el caso debatido en autos y por tanto procede la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por KEMIN INDUSTRIAS, INC, declarando que los actos administrativos son conformes a derecho y que procede la inscripción registral de la marca nº. 1.134.603.
Al haber estimado los dos primeros motivos de casación alegados, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
-
- Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4054/1991, interpuesto por la representación procesal de KEMIN INDUSTRIES, INC., contra la sentencia nº 186 de fecha 26 de febrero de 1993, dictada por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1043/89, casando y anulando dicha sentencia por no ser conforme a derecho.
-
- Que en su lugar dictamos otra por la que, desestimando el recurso contencioso administrativo nº 1043/89, interpuesto por KEMIN INDUSTRIES INC, declaramos conformes a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de enero de 1988, confirmada en reposición por la de 3 de abril de 1989, que acordaron la inscripción registral de la marca nº 1.134.603, sin hacer expresa condena en costas, ni de las causadas en primera instancia, ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
-
SAP Guipúzcoa 2219/2008, 19 de Junio de 2008
...la doctrina jurisprudencial que establece que la calificación del contrato es función propia del órgano judicial (así, por todas, SSTS 29 de noviembre de 2000 y 23 de marzo de 2007 ). El fallo de la sentencia impugnada no supone una modificación del objeto del proceso ya que ni varía el pet......